要聞

在前期北美智權報《重要宣導：上市櫃公司董事會之智財管理義務 》一文中曾提到新修正的「上市上櫃公司治理實務守則」正式將智財管理納入公司治理架構，並提升至董事會監管層級，但董事們可能還是搞不清楚公司的智財管理和他們有什麼關係。因此，這一期智權報將深入介紹台北科技大學教授陳春山闡釋的「董事會之智財治理責任」，讓公司董事們有一個比較具體的認知。 陳春山除了是台北科技大學智財所教授外，也是櫃買中心公益董事、花旗銀行獨立董事、全球品牌管理協 會理事長、以及公司治理協會常務事。他表示以前在做獨董的時候，沒有感受過智慧財產權是一個很高階，高階到可以影響公司治理的事情，這對他來說是很困擾的。因為...

專利法第99條第1項規定「製造方法專利所製成之物」在該專利申請前「為國內外未見者」，則侵權人所「製造相同之物，推定為以該專利方法所製造」。此雖減輕製造方法專利權人就專利侵權之舉證責任，但實務上法院不認為「製造方法專利所製成之物」應實際上存在或公開，而導致該條款形同虛設。本文藉由智慧財產法院99年度民專訴字第159號民事判決來討論此問題。 系爭專利技術介紹 在本案中，系爭專利為發明專利第125443號「製備4-乙醯氧基-2α-苯甲醯氧基-5β,20-環氧基-1,7β,10β-三羥基-9-氧基-紫杉-11-烯-13α-基(2R,3S)-3-第三丁氧基-羰基胺基-2-羥基-3-苯基丙酸酯三水...

說到申請專利時的先前技術資訊揭露義務，除了美國的資訊揭露聲明書（Information Disclosure Statement，IDS）之外，也不能忽略日本特許法第36條第4項第2款規定的先前技術資訊揭露義務（正式名稱是「先前技術文獻資訊揭露要件（先行技術文献情報開示要件）」。依據日本特許法，日本特許申請案的說明書必須符合先前技術文獻揭露要件，未滿足此一要件雖然不構成舉發或異議事由，但在申請案審查之過程中有可能造成審查程序的拖延以及額外支出程序成本，甚至導致拒絕准予專利的不利結果。 由於日本的相關規定有別於國人較熟悉的台灣及美國專利實務，因此有意在日本申請特許專利的申請人，在準備申...

LexisNexis旗下的Lex Machina於2019年2月分發表了2019年美國專利訴訟報告，報告重點闡述了 2018 年美國專利訴訟的趨勢與專家見解，內容涵蓋整個專利訴訟範圍的各項資料，包括聯邦地區法院受理的專利訴訟及專利審查與上訴委員會（PTAB）召開的行政聆訊；此外，該報告同時涵蓋了Hatch-Waxman/ANDA 趨勢以及高頻原告（一年內所提起案件超過 10 件的原告）的訴訟趨勢。 該報告採用了Lex Machina的Legal Analytics 平台的資料，Lex Machina最初是史丹佛大學的一個公益項目，屬於一項開創性的技術，剛於2月4日歡度問市10周年。在...

2020年2月4日，中國科學院武漢病毒研究所以一篇石破天驚的聲明，對外宣布其以前述吉利德公司所研發但尚未上市，用於治療新冠病毒的方法「瑞德西韋（Remdesivir）」，已於2020年1月21日申請了中國專利，並準備透過PCT國際專利申請制度向全球主要國家申請對應的發明專利（專利名稱：抗2019新型冠狀病毒的用途），此聲明立即引起輿論嘩然。中國科研機構，在外國廠商仍擁有Remdesivir「化學結構專利」的情況下，針對該藥物搶先申請以其治療新冠病毒之「方法專利」背後的企圖為何?在武漢病毒研究提出申請之後，該方法專利在中國或全球主要國家被核准的機率又有多少? 本文分別（1）剖析中國積極搶先申請治...

分割申請規定的放寬，一方面使得分割申請的實務與功能較其最初的立法初衷更為寬廣，另一方面也使得分割申請的運用方式更為多樣化，後續勢必將使得分割申請在專利戰略中的地位變得更為重要。本文將說明我國分割申請的現況，並以日本的分割實例說明分割申請在專利戰略中的運用，希望能加深讀者們對分割實務操作之理解。 在我國的專利制度中，分割申請的規定由來已久，並且在民國102年的專利法修正中首度放寬申請分割時點之限制，除了尚未經核准仍處於審查階段之申請案之外，又增訂申請人於發明申請案初審核准審定書送達後得提出分割申請之規定；數年後又在民國108年施行的專利法中，更進一步放寬專利法第34條所規定的可以提出分...

要做好專利申請，除了文件要齊備、審查基準要讀熟之外，還有一個關鍵是遇到認真、負責、好相處的審查員。其中，又以「人」的因素最難控制。雖然台灣與美國在專利審查員的錄用、績效考核不盡相同，但在日常工作、尤其是與專利代理人間的互動狀況並無二致。因此，這一期的北美智權報就要告訴你：專利審查員到底在想什麼？ 面對專利審查員時，所有專利從業者應該都是抱著既敬又畏的心情。一方面，這群人掌握了專利案件的生殺大權，如果不能相處愉快，難免在申請過程中被極盡刁難；但另一方面，專利代理人也需要審查員的指點，讓專利內容去蕪存菁，提升價值。總歸一句話：專利審查員心裡到底在想什麼？怎麼跟這些人互動？應該是專利業者最...

美國商標維持了使用保護主義與註冊保護主義並行。由於美國地域範圍太大，在普通法下的使用取得保護的商標權，控告在其他遙遠地域範圍內善意使用的侵權人，侵權人可以提出遠方善意使用原則抗辯（Tea Rose–Rectanus doctrine）。2017年美國第九巡迴上訴法院的Stone Creek v. Omnia案認為，只要後使用者知道先使用者的存在，就不可能構成善意。 Stone Creek v. Omnia 案事實 本案的原告是美國的家具製造商Stone Creek，在鳳凰城、亞利桑納州有自己的零售店面，直接銷售家具給消費者。1990年起，Stone Creek開始使用如下的商標圖案（圖...

專利審查實務上，如果獨立項和附屬項的差異只是幾何尺度的限定，是否要因該幾何尺度的限定而多找些引證文獻來結合原本的引證案，以做為核駁該附屬項之理由，為值得思考的問題。事實上，美國專利法判例中早已存在相關的判決，認為幾何尺度的差異，不能使系爭請求項具有可專利性。 前CAFC時期 早在美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，稱「CAFC」）成立前，美國聯邦法院即針對幾何尺度不同的可專利性爭議提出相關見解。 美國聯邦上訴法院第八巡迴庭（United States Circuit Court of ...

生物藥品時代來臨。然而，生物藥品結構遠比化學藥品複雜許多，且多需透過活細胞製造，因此可預見其製程的設計和管控會更為嚴謹。為加快仿製藥上市腳步，美國專利法訂有試驗免責的安全港條款，但在美國審判實務上，陪審團如何認定生物相似藥品廠商的行為是否落入法定「僅只依聯邦法律之規定，為藥品之開發而合理使用或提供FDA資訊」的免責範圍? 尤其當生物藥品的製程趨於繁複，更難確認哪些行為（例如「生物相等性試驗、持續性製程驗證」等）係落入上述合理相關的試驗。針對這一點，CAFC在2019年Amgen Inc. v. Hospira, Inc.案提供了一些明確的訊息。 2019年12月16日，美國聯邦巡迴上...