從司法審判視角解構專利撰寫品質:訴訟實務經驗對專利工程師與代理人撰稿策略之關鍵影響

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李淑蓮╱北美智權報 編輯部 筆者曾聽一位智慧財產權領域的戰將說過:「沒有經歷過專利訴訟的專利工程師或專利代理人,就寫不出好的專利。」這句話切中了專利法實務中行政核准與司法實施之間的深層鴻溝。專利權的生命週期劃分為前端的行政審查與後端的司法維權兩個階段。前端審查關注的是專利申請案是否符合專利法所訂之新穎性、進步性與產業利用性等要件,目標在於取得證書。然而,專利權的真正商業價值與法律韌性,唯有在進入民事訴訟、接受被告侵權抗辯與專利無效挑戰的嚴苛檢驗時,方能獲得真實證明。 行政審查思維與司法審判思維之範式轉換 許多專利工程師與代理人在撰寫說明書與申請專利範圍時,常以順利通過專利專責機關審查為唯...

專利權取得過程中的修正,可能是導致專利權無法透過均等論擴張權利的源頭

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邱英武╱北美智權 智權法規研究員 專利申請過程中的「修正限縮」會受「禁反言原則」限制,進而影響權利範圍擴張。工程上套接與螺接在原理、拆卸性及工具上皆完全不同。若申請人在申復修正時將請求項限定為「套接扣環設計」,依據禁反言原則,後續即不得再透過均等論主張權利涵蓋當初已放棄的「螺接」技術。修正限縮雖是獲證的常用手段,卻也是競爭對手專利迴避的破口,申請人須謹慎評估,以平衡專利獲證與商業價值。 套接與螺接的區別 工業技術中有套接(Socket Joint / Sleeve Joint)與螺接(Threaded Joint)是工程、配管、建築及機械領域中,最常見的兩種元件連接方式;下面簡述二者的區...

折疊式手機強勢回歸?從2024年的折疊式設備專利說起

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2024 年,折疊裝置技術持續進化,各大品牌如三星、蘋果、微軟、Google、華為、小米及 Oppo 等紛紛投入研發,專利技術的競爭更加激烈。各家公司在鉸鏈設計、螢幕耐用性、折疊結構與材料技術上不斷突破,以提升裝置的使用體驗與壽命。本文整理及分析了 2024 年主要的折疊裝置專利,探討市場趨勢與未來發展方向。 微軟(Microsoft):重塑折疊裝置技術 微軟曾經嘗試進軍折疊市場,然而 Surface Duo 失敗後,公司重新思考產品策略。2024 年公開的專利顯示,微軟正在研發全新柔性鉸鏈技術,允許單螢幕完整折疊, 與過去雙螢幕設計的 Surface Duo 不同。該件在202...

紫杉醇類藥物化學構造的顯而易見性:Sanofi-Aventis U.S., LLC v. Dr. Reddy’s Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2019)

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醫藥是許多人日常所必須使用到的,例如:有著前列腺癌的患者,都需要定時使用治療癌症的藥物,但是較少有人會想知道自己使用醫藥的成分為何,更不用說進一步了解其中的化學構造。然而,醫藥的化學構造是病症療效的來源,也多半是專利權所層層保護的部分,而且更是醫藥專利侵權訴訟中常被侵害的熱點之一。由此可知,醫藥化學構造有一定程度的重要性。 其中,前列腺癌藥物的化學構造更鮮有人探討,因此,本文藉由Sanofi-Aventis U.S., LLC v. Dr. Reddy's Laboratories, Inc. (Fed. Cir. 2019)案件來探討前列腺癌藥物化學構造的顯而易見性。 本案的案件...

藥物經皮膜藥物治療系統給予之美國藥物專利爭訟案件:Novartis Pharmaceuticals v. Watson Laboratories

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用於治療的藥物除了可經由口服、注射等方式給予外,也可以利用經皮膜藥物治療系統(Transdermal Therapeutic Systems)方式來給予。

優先?還是優惠?申請專利時別傻傻分不清 !

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我國專利法在2011年修正版本中對於新穎性優惠期 (第22條第3項) 所訂之期限為六個月,與主張國際優先權之一年期限不同,對於從業人員來說,即便對優惠期、國際優先權的內涵並未完全理解,由於期限的不同,尚不易混淆。然而,自2017年修法起,不僅對放寬了適用優惠期的具體事實情狀,也將期限放寬至與國際優先權相同之一年。使得部分從業人員在申請新案的程序作業中容易混淆。 國際優先權 (priority) 的本質與實務 當前世界各國專利法制中的國際優先權大致均起源於巴黎公約第4條,優先權制度之建立,可以對希望在多數國家取得專利保護之申請人帶來實際利益。讓申請人有時間考慮是否向國外申請專利,最重要的...

淺談侵權判斷與迴避設計

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在部分申請專利以為自身企業保護的技術領域中,由於專利保護密集,造成企業開發新產品時往往需要同時進行自由運營檢索 (freedom to operate search,略稱為FTO),然若事有不協,侵權風險上升到相當程度,於重,企業必須放棄產品上市的計畫,研發成本付諸東流;於輕,企業必須修改產品來迴避有效的專利,這部分就是很多人所認為的迴避設計 (design around)。但是,迴避設計並非只能這樣被動地運作。 侵權判斷理論架構 迴避設計的目的在於避免侵害專利權,因此有必要先瞭解侵權判斷理論的架構。以我國的專利侵權判斷要點為例,該要點提出專利侵權判斷的流程 (見圖1) 以供法院作為審...

明確、充分揭露與可據以實現

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我國專利審查人員與從業人員的日常工作與進步性 (專利法第22條第2項) 相關居多,新穎性 (第22條第1項) 次之;不論是新穎性還是進步性層面、也不論是核駁還是答辯行為,都可說是以論證、說服為中心展開。但當核駁理由是專利法第26條第1項的時候,就不太有修正的空間了,輕則審查人員誤會一場,從業人員提供說明與佐證即可令審查人員明瞭;重則因為說明書本身存在先天缺陷而回天乏術。 專利法第26條第1項 法條文字很簡單:說明書應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實現。白話似乎是:說明書要寫得明明白白,讓同行能看懂,還要能讓同行可以看著說明書而完成一模一樣的...

同時含有「開放式」與「封閉式」連接詞之專利範圍如何解釋?

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Amgen的品牌藥Sensipar於橘皮書中表列美國第9,375,405號專利,專利範圍在前言後使用連接詞「comprising」,並於其後的限制元件binder和disintegrant進一步使用連接詞「consisting of」。被控產品使用申請專利範圍中binder和disintegrant所記載的成分,並額外使用該限制之外的成分,這樣是否構成侵權? 案件背景 Amgen的品牌藥Sensipar於2004年3月8日獲FDA (美國食品藥物管理局) 許可,有效成分為cinacalcet hydrochloride,用於治療正在接受透析的慢性腎臟病成年患者之次發性副甲狀腺機能亢進,...

化學結構之專利檢索 – Ⅰ

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專利申請案事前檢索的重要性已是老生常談,然而專利檢索有其侷限性,除去一般性關鍵字精確度、檢索工時與檢索強度的權衡等等障礙,特定技術領域的檢索也會出現不同的疑難雜症,化學領域即為一適例。首先,化學物質的表示至少有IUPAC命名以及化學式兩種,前者雖可利用文字描述化學物質,但其使用與解讀卻異常繁雜,導致各國專利行政上傾向以化學式作為專利文件記載化學物質的標準。然而,不論化學式的類型,其在專利文件中均以圖形的方式存在,一般官方提供的檢索系統無法針對這些化學式圖形進行檢索。商業資料庫囿於各種收費機制,則使得從業人員難以長時間透過實作來熟悉資料庫運作的方式、鍛鍊檢索的技巧。 1. PATE...