《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十六》「職務上發明」一詞對於公司總經理的約束為何? 真正發明人又是誰?

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甲與乙是多年朋友,甲經常突發奇想,但也是多可實現並獲利的想法,於是乙與其他朋友出資開了一家公司,請甲擔任總經理。甲在擔任總經理的時間內,仍不改發明人的個性,持續的發明,且要求公司內的繪圖人員協助畫出圖式,其他的實驗與修正過程均是由甲自己完成。 後甲乙雙方因發生糾紛而鬧上公堂,乙堅稱甲的發明均是職務上發明,專利權與專利申請權都應歸屬於公司,而且協助畫圖的員工也應是發明人之一。另外,對於該發明的模具製作與生產工作人員也應都是發明人。甲則說其擔任的僅是總經理職務,並未涉及公司的研發工作,所以自己的發明不應屬於職務上發明;而畫圖、製作模具的員工也只是依循甲的指示畫出圖式與依圖製作模具,並未對...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十四》一案兩請的「人」要注意

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A公司是專注於手機機殼代工的公司,也接獲多家國際大廠與國內上市櫃公司的訂單,逐步創造出公司的價值。幾年下來,公司老闆發現為何國際大廠可以如此長期的屹立不搖的原因,多是該家公司擁有價值非凡的專利權。為此,在公司內部宣布,將積極朝研發開展,企盼公司可以產出質量不錯的專利。今年終於有個不錯的發明要提出申請,而且為能盡快拿到專利權,所以採取新型與發明申請案一起提出申請。申請過程中新型專利非常順利,終於收到核准處分書,且繳費領取證書,而發明專利則尚未公開。發明專利審查過程中,對於審查委員的核駁都一一解決了,審查委員決定發出核駁審定書,可是審查委員將會因為新型專利權是否已經移轉給第三人,而發給不同類型的核...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十三》完美的檢索就可以讓申請案完美過關嗎?

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「完美的」檢索,都是「相對的」檢索,就一定會讓專利申請案「完美」過關嗎?這就可想而知了! A公司是一家上櫃公司,公司的規模還算可以,且對於技術研發也是不遺餘力。研發工程師陳君是公司資深員工,對於公司技術非常瞭解。專利管理師李君則是新進員工,但在專利管理工作方面也有2年多經驗。某次,陳君覺得某項研發技術應可提出專利申請,於是請李君委託事務所處理。在提交申請案前,事務所與陳君、李君談論新的技術內容,事務所遂依據談及的技術內容,撰寫說明書與相關文件後,提交給智慧局申請專利。經過18個月公開後,在第22個月時,收到智慧局的審查意見通知書,認為該申請案不具有新穎性,因在申請日前,已經有...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十二》優先權基礎案竟然要增加發明人?

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一般人都認為發明人對於專利權不會有影響,合理狀況下的確是如此。但是,若發生非常軌的狀況時,那就是非常棘手的。 A公司於接近農曆年關前,研發工程師陳君與李君為趕工作,所以儘速將發明內容提交給專利管理師王君,請他協調事務所,向美國智慧局提交暫時案申請。王君也依要求儘速與事務所聯繫,終於在最後一天完成送件,取得申請日、號。之後陳君與李君延續之前的發明內容,在未擴大發明內容下,增加了部分實施例,使申請案內容更完整。 同年新曆年年底時,公司將該暫時案的發明,預計後續提交中國PCT申請案與台灣申請案,而此後二申請案的說明書內容係切分自美國暫時案,所以暫時案成為國際優先權基礎案。但在提出申請...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十一》專利權評價與融資在台灣之現況與窘境

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在台灣,銀行對於專利權融資為何一直不敢如此大膽放行?這主要是因為銀行「保守穩健」心態作祟。由於銀行於不良貸款呆帳發生後,都是對銀行工作人員作出懲處。在工作飯碗保住的前提下,銀行人員不願意以生活作為賭注,放出大金額借款給僅具有專利權的中小型公司。因為當中小型公司發生財務狀況,無法支撐公司時,銀行對於專利權僅有請求扣押的權利,而專利權變現的市場又是如此狹窄,甚至可說是無。銀行無法從專利權中獲得相對應的抵償,如何願意將錢借出呢? 中國專利局從2008年開開始,先後在29個地區開展智慧財產權質押融資服務試辦,專利權質押金額累計達到638億元人民幣,年均增長112%。光2013年一年,全年專利...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之三十》收到專利警告信函應即刻回應對方嗎?

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陳小姐任職於一家智慧型手機的零組件製造公司A,接受該智慧型手機組裝公司B的委託,製造關鍵零組件。委託契約簽署後,B公司交給A公司該關鍵零組件的規格書,A依據規格書的要求製造並交付B公司供其組裝完成產品。由於產品銷售不錯,B公司每月向A公司下單,A公司都如期交貨。過了幾年,A公司某日收到C公司的專利權警告信函,其內容簡約為「貴公司生產的產品已經侵犯到本公司的專利權,專利屬國為XXXXX、專利號碼為XXXXXX,請貴公司自重,於收到本信函之日起,勿再繼續生產該產品。若未停止生產者,本公司將會向歸公司提起專利侵權訴訟,請求相對應的賠償….」。陳小姐收到信後,非常慌張,因為公司僅是一家接受客戶委託製造...

專利界現狀真的合理嗎?

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小事務所林立,國際競爭力何在? 依目前專利師法規訂,專利師想執行專利業務,就必須有事務所,不論是自己成立還是成為聯合事務所都可。但是最近卻因為律師納入勞工體系,而有更多的爭議。 那就是律師雖納入勞工體系,但卻是責任制。如此的規劃就像是給您糖吃,但是又將糖砍了僅剩下一小塊。一般人可能會覺得奇怪,專利師與律師有何干係,律師納入勞工中,專利師應不需如此吧!對不起,您應注意目前專利師公會中掌控者的身分是專利師嗎?不是,是律師。而且專利師法中存在著眾多的律師法的黑影。 所以,前述律師勞工制度的變更,迫使目前為聘僱勞工身份的律師,為擺脫責任制的枷鎖,就會走向自己開業,小型律師...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之二十七》管理者對於專利在公司位置中應有的基本認識

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近幾年來,專利戰爭一直在發生,不論是美國蘋果與韓國三星的手機大戰,還是中國中興與華為的3G標準專利訴訟,以及中國中興贏得美國ITC關於TPL(Technology Properties Limited LLC)提起的371官司。在在說明專利在世界市場競爭中,是一個非常重要的手段與利器。而專利的出生由來自發明,因此,管理者對於發明與專利應有基本認識,方能對公司的未來市場擬定更妥切的方向,航向紅海中的藍海。 一般公司管理者對於發明與專利,多是認為研發就是拿別人在市場上非常火熱的產品再加以增減或是以其他零件取代,這樣就可以了,不需要花費太多金錢去做研發,只要公司有賺錢就可以了。對於專利的認...

專利師法考試真的有考用合一嗎?

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國家考試一直強調「考用合一」,因此這種考試也多朝此方向前進。但在專利師考試科目中,卻未能見到此目標的落實。 日本弁理士考試制度簡介 應考資格 台灣專利師考試制度是沿襲自日本弁理士考試制度,日本弁理士考試制度是任何人均可以報考,不限制學歷、畢業科系、年齡或國籍。 科目 考試科目則因應二階段筆試考試方式不同而有不同,第一階段是選擇題(短答式),考試範圍是工業財產權法(包括專利、新型、設計與商標法令)、條約及著作權法以及不公平競爭防止法。當第一階段通過後,進入第二階段的論文式筆試,必考科目工業財產法(分三科--發明及新型、設計與商標),選考科目則是從6領域(工程、數...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之二十六》國際優先權主張時,前後案權利人應否一致?

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權利歸屬於官方記錄上不相同所可能產生的風險,就是第三人提出權利歸屬的舉發/異議,例如,當暫時案的權利人是A,而EPC申請案則是B時,第三人可以質疑B公司為何擁有優先權權利而向USPTO、EPC以及台灣提出專利申請呢?為避免日後舉發/異議,若有前述狀況發生時,務必先對暫時案提出讓與移轉登記,使暫時案與正式案的受讓人相同。 李先生的公司A研發人員尉遲先生運用合金技術,將鐵與特殊物質合成金屬,過程中運用了,熱溶、澆灌、壓力…等技術,讓合金強度可以承受高溫,達到產品可以符合軍規的要求。因此,以公司A為受讓人,向美國專利商標局 (USPTO) 提出特殊合金製作技術與流程的暫時案專利申請,發明人...