2025年歐盟設計新穎性優惠期範圍與適用定調 - 2:EUIPO無效部門駁回Case- T 6624案無效申請案的決定

葉雪美╱北美智權報 專欄作家

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儘管與D1相關的大部分證據來自設計權人LLC,但第三方的證據也證實了 — 整體而言,足以證明LLC向Bailey銷售了與系爭設計相對應的LED燈泡,並且該燈泡與D1出版物中所示的產品相同。

因此,第三人揭露該外觀設計是LLC提供資訊的結果。申請人Lidl沒有提交任何令人信服的證據或論點來反駁LLC的主張,例如提交所援引設計獨立開發的證據。Lidl的評論並未引起任何嚴重疑問,因此EUIPO無效部門也沒有理由質疑LLC的陳述,388期主要介紹euipo無效部門的決定及相關分析。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

EUIPO無效部門的決定

關於設計D1的公開

因此,根據CDR第7條第(2)款,在評估系爭設計的新穎性和獨特性時,將不考慮在共同設計提交申請之前12個月內進行的D1揭露。

關於設計D2的公開

根據CDR第63(1)條,在審理程序中,EUIPO必須主動審查事實。然而,在與無效宣告有關的程序中,EUIPO僅限於對當事人提交的事實、證據和論點以及尋求的救濟進行審查。

CDR第52(2)條規定,無效聲明申請必須以書面形式提交,並附有理由說明。並依據《歐盟設計規則施行細則》(CDIR)第28(1)(b)(i)條和(vi)條規定,無效聲明申請必須包含無效理由的陳述以及為支持這些理由而提交的事實、證據和論據的說明。此外,根據CDIR第28(1)(b)(v)條,基於缺乏新穎性和獨特性而提出的無效聲明申請必須包含申請人所依賴在先設計的指示和複製品,以及證明這些設計存在的文件。

判例法明確規定,無效申請人Lidl有義務向EUIPO提供必要的訊息,特別是準確、完整地識別和複製所謂的在先設計,以證明系爭設計不能有效註冊。此外,需要提供證據證明無效理由適用的不是EUIPO,而是無效聲明的申請人Lidl[1]

該無效申請依據的是CDR第25(1)(b)條以及CDR第5條和第6條。它包含D2的表示,根據Lidl的說法,D2表示對系爭設計的新穎性或獨特性構成了障礙。申請書還載有證明所援引設計存在的證據以及支持該權利要求的事實和論點。然而,為證明D2的公開而提交的網路摘錄(附件5和6)並未提供任何有關網頁發布日期的跡象。因此,尚不清楚提交的內容何時向公眾公開[2]。附件5提到了「2016年紅點獎」,但這與該網頁的發布日期無關。

D2於2016年公開僅由申請人聲明,且生產商網站上有兩張D2的圖像支持該聲明。圖片包含標誌和「2016年紅點獎者照明設計」訊息。然而,並未提交任何與「2016年紅點獎」相關的揭露證據。因此,對於獲獎燈具在獲獎時的外觀以及揭露情況存在不確定性。揭露事件不能透過機率或假設來證明,而必須透過在先設計的有效和充分揭露的確鑿客觀證據來證明[3]。為了完整起見,必須指出,如果接受申請人所要求的方式公開設計D2,則決定的結果不會有所不同。

CDR第5(1)(b)條規定,如果在請求保護的設計的註冊申請日之前,或者如果要求優先權,則在優先權日之前,沒有向公眾提供相同的設計,則註冊的共同設計必須被認為是新穎的。根據CDR第5(2)條的規定,如果設計的特徵僅在於非實質細節上有所不同,則必須視為相同。

根據CDR第6(1)(b)條,如果一項註冊的共同設計給相當認知使用者的整體印象,與在該設計請求保護的註冊申請日之前或優先權日(如果有要求)之前已經向公眾公布的任何設計讓相當認知使用者產生的整體印象不同,則該註冊的共同設計必須被視為具有獨特性。

並根據CDR第6(2)條規定,在評估獨特性特徵時,必須考慮設計師在開發設計時的自由度。所比較的設計自由度並不完全相同,且系爭設計給相當認知使用者產生的整體印象與D2產生的整體印象也不同。

系爭設計的新穎性及獨特性

從檔案證據可以看出,LED燈泡設計師的自由度並未受到嚴重限制,除了必須使用標準化的螺口燈頭之外。這些設計在螺絲底座和整體輪廓上看起來是一致的。然而,螺口底座是燈泡的標準特徵,在使用燈泡時是不可見的。因此,它不會引起相當認知的使用者太多關注。

這些設計之間存在一些明顯的差異。首先,系爭設計的燈泡由透明玻璃製成,而D2中的燈泡似乎由黃色玻璃製成。其次,設計之間的本質差異在於燈絲的形狀和尺寸。在系爭設計中,燈絲呈彈簧狀,覆蓋了燈泡的大部分長度,並有四個直徑一致的環。然而,在D2中,燈絲的彈簧形狀要小得多,且具有更多的環路,整體呈現菱形。燈絲是一個顯著特徵,即使在將燈具點亮時仍然清晰可見,從圖6呈現申請人提交的附件4中可以看出。

圖6. 附件4揭露型號F448N-S21R-C 22R4-U燈泡[4]
儘管螺口底座和整體輪廓相互對應,但鑑於上述差異,爭議設計所傳達的整體印象與現有設計所傳達的印象有所不同。設計之間的差異也賦予系爭設計新穎性。基於上述理由,無效申請因缺乏根據而被駁回。Lidl提交的事實和證據不支持CDR第25(1)(b)條所主張的無效理由。因此,該無效申請被駁回。

訴訟對抗部分結束後,Lidl提交了進一步的意見和證據。由於這些與所引用的D1和D2無關,且Lidl未解釋為何無法在申請中提交新的論點和證據,因此該通知不在本無效程序的考慮範圍內。

EUIPO上訴階段及歐盟委員會的決定

無效申請人Lidl依據CDR第56條和第57條以及第34條的規定提起上訴。Lidl聲稱,EUIPO無效部門沒有給予對LLC提交最後意見和證據進行答覆的機會,違反了CDR第53條第(2)款和第62條第(2)款。因此,侵犯無效申請人申訴權。

歐盟委員會(EC)認為,根據CDR第62條第(2)款規定,EUIPO的決定應僅基於相關當事人有機會提出意見的理由或證據。然而,雖然CDR第62條規定的聽證權適用於構成裁決基礎的所有事實或法律問題,但並不適用於當局打算採取的最終立場[5]

CDR第53(2)條規定,在審查無效申請時,EUIPO應根據需要多次邀請當事人在其規定的期限內,針對其他當事人發出的通知或歐盟商標局(OHIM)發出的通知提交意見。儘管如此,應記住,根據CDR第63(2)條,EUIPO可以不理會有關當事人未及時提交的事實或證據。從該條款的措詞可以看出,EUIPO擁有廣泛的自由裁量權,可以決定是否考慮此類證據,同時說明其決定的理由。

考慮此類事實或證據可能是合理的,特別是當歐洲專利局(EPO)也認為如此。首先,從表面上看,延遲提交的材料可能與其面前的無效聲明申請的結果相關;其次,延遲提交的程序階段及其周圍環境並不妨礙考慮此類事項這些條件是累積的[6]。在Case- T 6624案中,EUIPO給予雙方當事人在程序對抗部分結束前提交答辯狀的機會。因此,Lidl在一審中有機會陳述其論點和證據。此外,LLC提交的最後辯論和證據是為了回應Lidl的答辯,特別是回應其關於適用CDR第7(2)條例外的評論 — 沒有提出需要邀請Lidl發表評論的新論點,而只是提出了補充證據。

EC還指出,EUIPO無效部門正確地行使CDR第63(2)條賦予的自由裁量權,決定是否應考慮Lidl在程序對抗部分結束後提交的意見和證據。EUIPO無效部門的理由是,(1)該證據與現有設計D1和D2無關,因此不會對裁決結果產生影響,裁決結果僅涉及這些現有設計的公開;(2)Lidl沒有解釋為什麼其在程序早期未提交相關論點和證據。基於此,並根據上述判例,EUIPO無效部門有權決定不考慮這些論點和證據。因此,EC認為,EUIPO無效部門並未侵犯無效申請人的聽證權,也沒有違反CDR第53(2)條的規定。因此,Lidl的請求因缺乏依據而被駁回。此外,無論如何,Lidl都有機會向EC提出其希望提出的所有論點和證據。

系列主題:

  1. 2025年歐盟設計新穎性優惠期範圍與適用定調 - 1:新穎性優惠期與介紹Case- T 66/24案判決裁定

備註:

  1. [1] 參見21/09/2017, C‑361/15P & C‑405/15P, Shower drains, EU:C:2017:720, §59。
  2. [2] 參見11/12/2019, R311/2019-3, Hookahs, §23。
  3. [3] 參見09/03/2012, T‑450/08, Phials, EU:T:2012:117, §21-24; 13/06/2019, T‑74/18, Informationstafeln für Fahrzeuge, EU:T:2019:417, §22。
  4. [4] 圖片來源:摘自LEDinside網站,其中包含2016年3月22日的文章。文章提到了LLC出席展會的情況,在設計權人目錄第16頁刊登了LLC展位的照片。
  5. [5] 參見27/06/2013, T-608/11, Instruments for writing, EU:T:2013:334, §42。
  6. [6] 參見05/07/2017, T-306/16, Door handles, EU:T:2017:466, §15-18 and case-law cited。

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
學歷: 世新大學法律研究所法學碩士
成功大學工業設計系學士
經歷: 科技部 研發成果管理審查會委員
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作: 《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。

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