用AI輔助發明到底能否當發明人？USPTO《AI輔助發明之發明人指引》之具體案例分析

楊智傑／雲林科技大學科技法律研究所教授

2024 年 5 月 1 日

美國專利商標局（USPTO）在2024年2月公布《AI輔助發明之發明人指引》（Inventorship Guidance for AI-assisted Inventions），除了強調專利發明人必須是真人外，也肯定人類若僅是利用AI輔助發明仍可以獲得專利，但前提是人類的貢獻對發明之構思須具有重要貢獻。本文以USPTO假設案例的幾種情境，說明當人類利用AI輔助發明時，人類所付出的貢獻是否足以作為發明人？

以Pannu案之判準判斷人類貢獻

USPTO在2024年2月公布《AI輔助發明之發明人指引》，其引述1998年聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在Pannu v. Iolab Corp.案[1]對「誰足以作為共同發明人」所提出之見解，認為要擔任共同發明人必須符合以下3點：

（1）以某種重要的方式對發明的構思（conception）或具體實施（reduction to practice）作出貢獻，

（2）對所請求保護發明所作的貢獻，其品質在衡量整體發明的範圍下，並非無足輕重（not insignificant），且

（3）不能僅是向真正的發明人解釋眾所周知的概念和／或現有技術[2]。

USPTO提出之五項指導原則（Guiding Principles, Gp）

上述CAFC在Pannu案提出之判準下，USPTO接續提出五項指導原則，

Gp1：自然人在創作AI輔助之發明時，若使用AI系統，並不因此否定其作為發明人所作之貢獻。
Gp2：僅僅辨識問題，或僅具備一般性目標或研究計畫，尚不足以構成發明之構思（conception）。
Gp3：僅將發明加以具體實施（reduction to practice），本身不足以構成發明人之重要貢獻。
Gp4：若自然人發展出所請求發明所依據之核心基礎（essential building block），即使其未參與每一促成發明構思之活動，仍可能視為對該發明之構思作出重要貢獻，進而具備發明人資格。
Gp5：僅對AI系統擁有「智慧控制權」（intellectual domination），本身不足以構成發明人資格。

指導原則的援引範例 — 遙控車之變速箱

除了上述的指導原則外，USPTO亦提供兩個案例，以協助說明指導原則之適用 — （1）遙控車之變速箱（Transaxle）[3]及（2）用於治療癌症的治療性化合物之開發[4]。以下將介紹遙控車變速箱的三種情境來說明「自然人」的貢獻[5]。

情境1：使用AI輔助研發初步設計提出請求項1

Ruth和Morgan是XYZ玩具公司的工程師，他們使用一套名為Puerto5的AI系統，輸入提示 — prompt，以生成遙控車變速箱（transaxle）的初步設計。提示詞prompt的涵義為：「設計一個模型車變速箱的原創設計，應包含變速箱的示意圖與描述。」

依照上述提示詞，Puerto5生成的內容包括：一個變速箱的初步設計，該設計包含一個殼體（casing）、一個可拆卸安裝於殼體內的變速機（transmission）以及從殼體延伸出的車軸。該殼體由2個元件構成，可沿垂直平面分離。Ruth與Morgan檢視該輸出後，一致認為這個設計適合他們的遙控車使用。

XYZ公司隨後提交的專利申請中，請求項為：

「一種變速箱，其包括：

一個殼體；

一個變速機；

所述變速機與所述殼體分離，且可拆卸地安裝於該殼體中；

車軸從該殼體延伸出來；

該殼體由兩個可分離之殼體元件構成，該兩元件定義該變速箱的殼體；且

該變速機上設有一固定件（fastener），可將其可拆卸地安裝於其中一個殼體元件上。」

USPTO製作下述表格，對Ruth與Morgan的貢獻進行分析。

Ruth與Morgan的貢獻	貢獻的分析
辨識出問題（需要變速箱）	指導原則Gp2 －僅辨識問題不足以構成構思
向AI系統輸入提示以解決問題	提示內容僅重述問題本身，在提示設計上未具創意性貢獻，無法構成發明貢獻
檢視AI輸出結果	指導原則Gp3 －僅對AI輸出結果之理解與認可，若未對構思有所貢獻，則不足以構成發明人

表1. 情境1中自然人的貢獻；資料來源：USPTO, Inventorship guidance for AI-assisted inventions(簡報), at 29, March 5, 2024.

由上可知，USPTO認為，Ruth與Morgan所做之行為，均未對主張發明之構思做出重要貢獻，因此並不符合Pannu案第一項判準。故Ruth與Morgan並非請求項1之適當的共同發明人。

情境2：根據請求項1製作出的變速箱、選擇材料後增加請求項2

Morgan接著根據Puerto5所生成的示意圖製作出請求項1所述的變速箱，具體行為包括：（1）完全依照AI所生成的示意圖施工，未做任何設計變更；（2）選擇鋼材（steel）作為變速箱殼體的材料，鋼材為遙控車產業中常見的材料。

他們接著所提出的專利申請中的請求項2為：

「如請求項1所述之變速箱，其中，該殼體由鋼材構成。」

USPTO依據情境2製作下表，分析Ruth與Morgan的貢獻。

Ruth與Morgan的貢獻	Morgan的貢獻	貢獻的分析
辨識問題；輸入提示詞至AI系統；檢視AI輸出		基於情境1所述之相同理由，Ruth與Morgan就識別問題並促使Puerto5解決該問題所作之貢獻，並不具重要性。
	將變速箱具體實施（reduction to practice）	根據指導原則Gp3 — 僅具體實施發明本身，不足以構成具發明人資格之貢獻。
	選擇鋼材作為構造材料	根據Pannu案第二項判準（貢獻之品質），選用業界眾所周知的材料（如鋼材）為發明材料，與整體發明範圍相比，其貢獻可視為微不足道。

表2. 情境2中人類發明人的貢獻；資料來源：USPTO, Inventorship guidance for AI-assisted inventions(簡報), at 31, March 5, 2024.

首先，USPTO認為，Ruth與Morgan均未對發明構思作出重要貢獻，不符合Pannu案第一項判準。

其次，選用通用材料之行為，與整體發明相比，其品質貢獻極為有限，屬於無足輕重的貢獻，因此亦未符合Pannu案的第二項判準。

由上分析可知，Ruth與Morgan仍非請求項2適當的共同發明人。

情境3：根據請求項1提出AI設計修正，並經過實驗後由自然人發展出新設計並提出請求項3

Ruth與Morgan提示Puerto5，要求其提供替代的變速箱設計方案。Puerto5再次生成的輸出為一個沿水平平面（而非垂直）可分離的殼體設計。Ruth與Morgan針對該替代設計進行實驗，進而由Morgan發展出一個附加的全新設計 — 一種夾式固定件（clip fastener），用於該新設計中。

其所申請專利之請求項3為：

「一種變速箱，其包括：

一個延長型殼體（elongated casing）；

一個變速機；該變速機與殼體分離，且可拆卸地安裝於該殼體下方三分之二處；

車軸從該殼體下方三分之二處延伸出來；

該殼體由兩個可分離的殼體元件構成，其分離位置沿與車軸平行的水平平面；

且該殼體元件於殼體上方三分之一處可分離；

另設有一夾式固定件（clip fastener），可將變速機可拆卸地固定於其中一個殼體元件上。」

USPTO提供下表說明Ruth與Morgan的貢獻分析。

Ruth與Morgan的貢獻	貢獻的分析
根據AI系統的建議，創造新設計，具體包含：・延長型殼體（elongated case）・組件在殼體中的特定配置・殼體分離位置的具體設計	指導原則Gp1 — 自然人即使使用Puerto5輔助創作發明，仍可對發明構成實質性貢獻，並獲得發明人資格。
Morgan設計夾式固定件（clip fastener）	該夾式固定件為自然人原創設計，屬於請求項所述發明的重要技術元素。

表3. 情境3中人類發明人的貢獻；資料來源：USPTO, Inventorship guidance for AI-assisted inventions(簡報), at 33, March 5, 2024.

因此，USPTO認為，因為Ruth與Morgan所提出的新設計與夾式固定件，皆屬於發明請求項所揭示之實質性創新內容。故符合第一項Pannu案判準。

根據Pannu案第二項判準，Ruth與Morgan對AI系統所生成的一般性想法進行實驗與具體改良，最終形成特定結構與排列方式，並加入原創之夾式固定件設計。這些元素在請求項中為核心技術特徵。

根據Pannu案第三項判準，貢獻不能僅是對現有技術的說明。Ruth與Morgan的貢獻並非僅是說明已知概念或現有技術，而是針對AI提示進行創新發展與原創設計。故Ruth與Morgan符合發明專利的適當發明人。

結語

USPTO雖然承認人類利用AI輔助發明仍可申請專利，但從上述案例的說明中可看出，對人類發明人的標準採用Pannu案之判準，其實非常嚴格。如上例顯示，自然人利用AI生成基本發明概念（通常為請求項第1項），再對此基本概念做修正加工，申請為第3項。然而，USPTO只允許請求第3項的申請，第1項則因欠缺人類發明人的貢獻而不得申請。此種思考方式是將人類和AI輔助發明予以切割、分離，只有人類有重要貢獻的請求項才能申請。

因此，這樣的標準對人類利用AI輔助發明並不友善。若能打破Pannu案的判準，將人類與AI當成一整體，亦即人類只要對整個請求項（假設為5項）中任一項有貢獻，即可將整體5個請求項提出申請，才可能是AI時代下鼓勵人類利用AI輔助發明的友善態度。