糾纏多年的VIP Products v. Jack Daniel’s商標侵權訴訟（北美智權報279期、336期曾經介紹過第二審及第三審判決），這是第三度回到亞利桑那聯邦地區法院（D. Ariz.）手上。商標淡化（dilution）與混淆誤認之虞仍是兩造爭論焦點，而地區法院也再次作出不同判決。
本案[1]事實大致與地區法院先前認定相同，原告VIP Products, LLC（VIP）所設計、生產並銷售的「Silly Squeakers」系列犬用橡膠玩具，係仿自各種知名飲料瓶裝外觀，並作出調侃幽默的改造。其中一款「Bad Spaniels Silly Squeaker」（系爭商品）即是模仿被告Jack Daniel’s Properties, Inc.（JDPI）經典商品「Old No. 7 Black Label Tennessee Whiskey」，同時以「Bad Spaniels」（壞壞西班牙獵犬）取代「Jack Daniel’s」；以「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」（您田納西地毯上的陳年2號）取代「Old No. 7 Tennessee Whiskey」；以「43% poo by Vol.」（43%糞便濃度）與「100% SMELLY」（絕對難聞）取代酒精含量說明「40% alcohol by vol. (80 proof)」等；此外，系爭商品上另貼附「本商品非產自Jack Daniel酒廠」標籤。
地區法院在聯邦最高法院（SCOTUS）指示之下，判定VIP構成商標淡化侵害﹝本案為污損（tarnishment）類型﹞，但未構成混淆誤認之虞。
在「商標淡化」的爭論
VIP未適時提出合憲性質疑
就結論而言，無論是從「案件法律準則」（law of the case doctrine）或「指示法則」（mandate rule）解釋，都不能禁止VIP就商標淡化規定提出有關第一修正案（First Amendment）之合憲性質疑。
然而，這不表示VIP已妥適地提出質疑。地區法院之所以認定VIP放棄該項質疑，並不是因為VIP未在先前訴訟程序提出，而是VIP未修改訴狀以新請求（claim）或積極抗辯（affirmative defense）之形式提出。再加上，JDPI明確反對審理該項質疑，因而亦不符合「兩造明示或默示同意審理未於訴狀提出之爭點」（即視同爭點已提出）等規定。
JDPI已證明VIP「污損」其商標與商業外觀
兩造並未爭執JDPI商標﹝包含商業外觀（trade dress）﹞之著名程度以及與VIP商標間之相似程度。須進一步檢視的是，JDPI是否證明VIP商標之使用已污損JDPI商標，亦即造成JDPI商標聲譽損害（reputational harm）。
儘管VIP抗辯其商標「Bad Spaniels」並未提及犬糞便，故未污損JDPI商標，但地區法院指出，正是因為VIP在以糞便為主題的犬用橡膠玩具上使用近似於JDPI的標識，才構成污損 — 換言之，是否污損並非單就商標觀察，而是必須在結合商品或服務之使用情境下認定。
至於污損所需之證據，蘭哈姆法（Lanham Act，15 U. S. C. §1051及以下規定）於2006年修正後，已廢棄聯邦最高法院在Moseley v. V Secret Catalogue一案要求之「實際損害」證明標準，僅需有淡化之虞即已足（§1125(c)(1)）。僅憑著名商標與帶有負面含義的被控商標相連結，並不足以證明聲譽損害之可能性，必須檢視被控商標之使用如何影響著名商標在消費者心中的正面形象。地區法院認定造成聲譽損害之理由如下：
（1）根據JDPI專家證人證詞，就消費者心理學而言，隱含與糞便間的聯想會導致消費者對食品及飲料產品產生負面觀感，「Bad Spaniels」正屬於此類情形。
（2）VIP辯稱「相較於性與毒品的聯想，糞便笑話應屬無害」，實不可採，尤其是當JDPI產品係供人類消費。況且，污損並不侷限於不正當行為，劣質產品亦可能為著名商標帶來負面聯想。
（3）雖然系爭產品未含有犬糞便（消費者也不可能如此相信），然而，「Bad Spaniels」利用犬糞便意象來取代Jack Daniel’s列出的品質，例如前述之「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」、「43% poo by Vol.」、「100% SMELLY」等，進而在犬糞便與Jack Daniel’s之間建立聯繫，明顯貶抑了JDPI商標並破壞其耗資打造的正面聯想。
在「混淆誤認之虞」的爭論
商標侵權分析需考量嘲諷之影響
VIP始終堅稱其商標「Bad Spaniels」旨在嘲諷Jack Daniel’s，惟地區法院先前並不採信，認為VIP係企圖利用JDPI商標的成功來牟利。然而，聯邦最高法院判決明確表示，必須考量VIP的嘲諷意圖如何影響商標侵權分析。
聯邦最高法院並未指示該如何將嘲諷因素納入侵權分析，但仍指出：為避免混淆，被控侵權產品必須是成功的嘲諷，除了讓人「憶起」原商標外，還必須創造對比，以「突顯其諷刺或尖銳幽默的訊息」；換言之，嘲諷作品必須「同時傳達兩個相互矛盾的訊息」，亦即，其既是原創作品，但也不是原創作品而是嘲諷作品。成功的嘲諷須符合兩項要件：
（1）聯想到原商標
儘管商標間之相似性越高越可能產生混淆，但在評估嘲諷時，相似性反而是不可或缺的條件。兩造一致認為，系爭商品已盡可能地模仿Jack Daniel’s的酒標風格以及酒瓶外觀與尺寸等元素，正如在商標淡化分析中發現兩者有諸多相似之處，證明系爭商品確實讓人聯想到Jack Daniel’s的形象。
（2）創造鮮明對比
嘲諷必須透過調侃等手法創造足夠的對比，但不必然包含對被嘲諷商標的揶揄評論。其傳達的訊息可能是，提醒公眾不必太認真看待原商標或產品的相關圖像與聯想，也可能是並列原商標的無禮表現與商標權人的理想化形象，藉以呈現的簡單娛樂形式。在本案，系爭產品上的西班牙獵犬卡通形象（Jack Daniel’s並無類似圖像），以及以前述之「Old No. 2 on Your Tennessee Carpet」、「43% poo by Vol.」、「100% SMELLY」等涉及犬糞便聯想的文字取代原有標貼，顯然塑造出幽默對比，屬於成功的嘲諷。儘管如此，成功的嘲諷並不表示毋須進行混淆誤認之虞分析。
Jack Daniel’s未能證明VIP商標構成混淆誤認之虞
地區法院係以聯邦第九巡迴上訴法院提出之Sleekcraft[2]因素檢視混淆誤認之虞，共計8項因素，包括：（1）在先商標之強度；（2）商品之類似性或相關性；（3）商標間之近似性；（4）實際混淆之證據；（5）行銷管道；（6）商品類型及購買者之謹慎程度；（7）被控侵權人選用商標時之意圖；（8）擴展至其他市場之可能性。
遵照聯邦最高法院之指示，地區法院強調，分析時須牢記「成功的嘲諷通常不太可能構成混淆」，也因此，本案部分因素的判斷結果與先前不同，包括上述因素（1）與（3）改為支持VIP，理由是商標需極近似才足以構成成功的嘲諷，且成功的嘲諷必然取決於被嘲諷商標廣泛受到認可，以避免消費者混淆。以及因素（7）保持中性，理由是此處之意圖著重在「欺騙消費者」，而非利用他人商標聲譽。
因素（2）、（4）、（5）、（6）與（8）雖仍是支持JDPI，但在將嘲諷納入考量後，地區法院對於因素（4）所使用之問卷調查證據的重視程度下降（儘管29%消費者可能混淆誤認，但該調查可能未顧及嘲諷事實）。再者，在電子商務擴張之下，因素（5）本身已不太具重要性。
總之，地區法院在嘲諷脈絡底下重新檢視Sleekcraft因素後認定，兩造均未取得壓倒性勝利；甚至，嘲諷事實抵銷或扭轉了三項重要因素 — 亦即（1）JDPI商標強度、（3）商標近似性以及（7）VIP意圖。與此同時，其餘因素均未強烈顯示存在混淆誤認之虞，因而VIP並未侵害JDPI商標。
結語
VIP Products v. Jack Daniel’s案堪稱是商標權與言論自由衝突的典範案例，清楚呈現出混淆誤認之虞、淡化與嘲諷在訴訟證明上的牽連關係。誠如地區法院在結論中所言，「Bad Spaniels」構成商標淡化侵害之特質，也正是協助其在商標侵權中勝訴之特質，因為與JDPI商標形成鮮明對比的令人反感與粗俗，使公眾不太可能認為其獲得JDPI贊助或准許。導致一勝一敗之關鍵即在於，商標淡化與商標侵權的重點不同，前者在於保護商標之顯著性（distinctiveness）與銷售力，後者則是避免消費者混淆誤認（進而損及銷售或商譽）。
儘管已歷經三個審級數次審理，但VIP Products v. Jack Daniel’s案仍留有疑問，包括VIP未能真正挑戰的商標淡化合憲性問題、嘲諷如何影響混淆誤認之虞分析（尤其與問卷調查證據間之衡量）等。JDPI已於2025年3月27日再度上訴，上訴法院是否會作出「不違反聯邦最高法院指示」之不同判斷，值得關注。
備註：
- [1] VIP Products, LLC v. Jack Daniel’s Properties, Inc., No. CV-14-02057 (D. Ariz., Jan 23, 2025).
- [2] AMF Inc. v. Sleekcraft Boats, 599 F.2d 341 (9th Cir. 1979).
責任編輯：盧頎
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