李淑蓮╱北美智權報 編輯部
美國專利商標局（USPTO）專利審判與上訴審議委員會（PTAB）將 Ex parte Chowdhury（ Appeal 2025-002261）指定為具有行政指引效力的「告知性判決」（Informative Decision）。此項裁定針對生物醫藥與精準醫療領域中長期困擾申請人的「不當馬庫什分組」（Improper Markush Grouping）核駁爭議，提供了關鍵的法理依據。筆者藉本文針對該判決之案情背景、專利請求項結構、審查官核駁理由、PTAB 之核心法律論證、告知性判決之行政法地位，以及其對精準醫療與多標的生物標記專利佈局帶來的深遠影響進行全面剖析。
案情背景與專利技術特徵
本案源於美國專利申請案第 17/005,548 號，申請日為 2020 年 8 月 28 日，發明人為 Dipanjan Chowdhury 與 Chandan Guha，實質利害關係人為 Dana-Farber 癌症研究所（Dana-Farber Cancer Institute, Inc.）與阿爾伯特·愛因斯坦醫學院（Albert Einstein College of Medicine, Inc.）。該申請案隸屬於 USPTO 第 1600 技術中心（Technology Center 1600），由Amanda Marie Haney 審查官負責專利審查。PTAB 最終由行政專利法官 Ryan H. Flax 執筆，聯合 Deborah Katz 與 Cynthia M. Hardman 組成的合議庭進行審理，並於 2026 年作出翻轉審查官核駁的決議。
本發明之技術核心在於利用生物體液（如血清）中微小型核糖核酸（miRNA）之表現量變化，評估個體遭受全身放射線照射（Total Body Irradiation）後之輻射損傷程度、預後風險，以及評估減輕輻射損傷治療劑之療效。發明說明書指出，特定 miRNA 在血清中的濃度變化與輻射劑量具備高度相關性，且這些變化可在臨床症狀顯現前被精確檢測，從而提供預防與早期治療的窗口。
在請求項結構方面，被核駁的請求項包括獨立項 60 以及附屬項 66、67、88、90-95 和 101-104。代表性請求項 60 屬於一種治療輻射誘發損傷之方法，其展現了動態臨床決策樹的特徵：方法首先於第一時間點檢測人類受試者第一血清樣品中一種或多種 miRNA 的第一表現量，該 miRNA 係選自由 miR-130a-3p、miR-150-5p、miR-142-5p、miR-706、miR-342-3p、miR-136-5p、miR-17-3p、miR-126-3p、miR-322-3p、miR-34b-3p、miR-187-3p、miR-194-5p、miR-27a-3p、miR-30a-3p 及 miR-30c-5p 所組成之馬庫什群組。
隨後，於第一時間點後且第二時間點前，給予受試者減少輻射損傷之第一治療劑（選自細胞激素、碘化鉀、普魯士藍、DTPA、骨髓移植、輸血及手術切除受損組織之群組）。接著於第二時間點檢測第二血清樣品中同一或多種 miRNA 之第二表現量。最後根據 miRNA 表現量之動態增減進行療效判定：若判定第一治療有效，則繼續給予第一治療劑；若判定無效，則改為給予不同於第一治療劑之第二治療劑。
核心法律爭議：審查官之不當馬庫什核駁與申請人抗辯
審查官依據《專利審查程序手冊》（MPEP）第 2117 條（前 MPEP § 706.07）之規定，認定請求項 60 等項所羅列之 miRNA 群組構成「不當馬庫什分組」，據此發出不予專利核駁。審查官的核駁理由主要建立在兩個層面上：第一，審查官認為列舉之各個 miRNA 具備完全不同的核苷酸序列，化學結構各異，其唯一的結構共通點僅在於「皆由核苷酸組成」，不足以構成專利法上認可的單一化學結構相似性；第二，審查官引用 Oliveto 等人於 2017 年發表的生物學研究指出，每一種 miRNA 在細胞內皆具備獨特的生物學調控功能與作用機制，必須單獨且在特定細胞語境下進行研究，因此先前技術並無合理預期認為這些 miRNA 具備相同的行為模式或可在達到相同預期結果前提下互相替代。
對此，申請人（上訴人）提出反駁，主張審查官混淆了化合物本身請求項與方法組合請求項的審查基準。上訴人引據美國海關暨專利上訴法院（CCPA）的先例 In re Harnisch（631 F.2d 716），指出當馬庫什分組出現在「方法」或「組合」請求項而非「化合物本身」請求項時，只要該群組成員在說明書中被揭露具備至少一個共同性質，且該性質為其在請求項組合關係中發揮功能的主要因素，即滿足合法分組要求。上訴人進一步強調，請求項並非主張 miRNA 分子本身作為治療藥物，而是將其作為「生物標記」（Markers）。在所請求的治療方法中，miRNA 表現量之高低乃是作為觸發處置步驟（給藥或換藥）的量化指標，就「作為輻射暴露量與治療反應之量化指標」這一功能而言，群組內的所有 miRNA 均具備高度的功能一致性與互換性。
PTAB 判決法理與撤銷核駁之核心理由
PTAB 完全採納了上訴人的抗辯，撤銷了審查官的核駁處分。PTAB 於判決書中確立了評估生物分子馬庫什分組時，必須嚴格以「發明整體脈絡」（Context of the Claimed Invention）為審查核心的法理原則。
PTAB 引用聯邦巡迴上訴法院（CAFC）在 Multilayer Stretch Cling Film Holdings, Inc. v. Berry Plastics Corp.（831 F.3d 1350）案中的見解說明，判斷馬庫什分組是否合法，關鍵在於該群組成員在發明目的與請求項脈絡下是否具備可替代性。為了說明結構差異並不必然導致不當分組，PTAB 特別引用 MPEP § 2117.II.A 中關於「拋棄式尿布緊固件」的經典審查範例：在尿布專利中，請求項若將緊固件限定為「選自壓敏膠、互補式鉤扣（魔鬼氈）、按扣與扣環組成之群組」，雖然扣環與魔鬼氈在物理結構上極為迥異，但由於它們在「尿布緊固與重複固定」這一發明脈絡下執行相同的功用，因此屬於合法的業界認可類別（Art-recognized class）。
針對審查官引用 Oliveto 等人論文強調個體 miRNA 具備不同細胞機制之論點，PTAB 指出審查官對發明實質產生了誤讀。在所請求的治療方法中，個體內的 miRNA 是否執行其原生的基因調控功能完全不影響發明的實施，發明所依賴者僅為這些 miRNA 於輻射暴露後會產生可被量化的濃度消長。由於發明說明書已充分證明群組內的所有 miRNA 均能表現出與輻射劑量相關的消長特徵，因此在「作為輻射劑量與療效評估指標」的發明脈絡下，這些 miRNA 具備相同的功能，且彼此間可以互相替代，屬於合法的馬庫什分組。
告知性判決之行政法地位與審查實務導正
根據 PTAB 的標準作業程序（SOP 2），判決分為「具先例效力」（Precedential）、「具告知性」（Informative）與「常規」（Routine）三種等級。告知性判決反映了委員會對於重複出現之法律問題的強烈共識，並為審查官、專利申請人及從業者提供實務規範與審查指引，雖然其法律效力未達 Precedential 的絕對拘束力，但在無特殊反證情況下，專利局內部與後續審理均應遵循其確立的標準。
本案獲選指定為告知性判決，背景源於 USPTO 第 1600 技術中心近年在審查涉及多核酸、多胜肽或多抗體之「生物標記套組」（Biomarker Panels）或「診斷/治療組合」時，頻繁且過度地發出「不當馬庫什分組」核駁。審查官往往僵化地套用傳統有機小分子化學藥物的「單一核心骨架」（Single Core Structure）標準，要求生物大分子必須具備序列同源性（Sequence Homology），導致大量精準醫療專利面臨分割或被迫刪除請求項的困境。Ex parte Chowdhury 被指定為告知性判決，其行政意涵在於統一 TC 1600 的審查標準，導正審查官無視請求項整體脈絡、混淆「化合物本身項」與「方法應用項」的偏頗審查風氣。
專利審查觀點與 PTAB 裁定之系統性對比
為清晰呈現審查立場與上訴法理之轉變，表1歸納了本案審查官與 PTAB 在各項爭議焦點上的立場對比及從業者的實務應對策略。
| 爭議面向 | 審查官立場（TC 1600） | PTAB 裁定立場（Informative） | 專利代理人實務應對策略 |
| 結構相似性審查 | 認定不具相似性。認為不同 miRNA 序列不同，僅共享「皆為核苷酸」之抽象特徵。 | 認定無須序列同源。方法項之重點在於生物分子是否共同發揮標記功能，非一級化學結構。 | 說明書應明確定義生物分子群組在「功能層次」的共通性（如皆為特定病理機制的量化指標）。 |
| 功能替代性認定 | 認定不具替代性。引述研究指出各 miRNA 於細胞內具備獨特原生調控機制。 | 認定具功能替代性。發明僅需 miRNA 作為量化指標，在該發明脈絡下具替代性。 | 答辯時強調請求項屬「方法項」而非「化合物項」，說明生物標記僅作為臨床決策之觸發條件。 |
| 先前技術預期要求 | 要求先前技術必須預先揭露該群組成員具備相同的生物學作用與替代性。 | 駁回過度要求。說明書只要揭露群組成員皆具備該消長特性，即滿足功能一致性。 | 引據 MPEP § 2117.II.A 尿布緊固件範例，論證結構異質但於發明脈絡中功能等效之法理。 |
| 馬庫什分組適用範疇 | 嚴格比照小分子化學藥物審查標準，無視方法請求項之整體步驟組合。 | 劃清審查界線。方法項中之馬庫什分組應以「發明目的與組合關係」進行整體評估。 | 若審查官過度套用小分子骨架標準發出核駁，積極引用本告知性判決進行申復或訴願。 |
表1. Ex parte Chowdhury 案審查官與 PTAB 在各項爭議焦點上的立場對比及從業者的實務應對策略整理；整理製表:北美智權報 / 李淑蓮
對精準醫療與專利佈局之深層影響與實務建議
Ex parte Chowdhury 案確立了以「發明脈絡與功能替代性」為核心的審查基準，對生技醫藥產業、精準醫療及體外診斷（IVD）領域的專利佈局產生了顯著的引導效應。
在產業實務層面，精準醫療的核心在於「診斷引導治療」，現代臨床極度依賴由多個基因或 RNA 組成的「生物標記簽名」（Biomarker Signatures）。過去專利代理人為了規避審查官的不當馬庫什核駁，往往被迫將多個標的拆分為繁複的獨立項或提出多案分割，增加了專利申請與維護成本。本判決確立了生物標記作為「臨床決策觸發器」之馬庫什分組合法性，使得申請人得以在單一方法請求項中涵蓋完整的生物標記套組，極大地加強了伴隨診斷（Companion Diagnostics）與診療合一平台的專利保護強度與涵蓋範圍。
對於專利撰寫與訴訟防禦，實務從業者宜採行以下策略：第一，強化說明書之功能性定義，在撰寫多標的生物標記套組時，除了列出個別序列（SEQ ID NO）外，務必於說明書中明確定義該群組於方法應用中的共同功能歸類（例如「作為評估特定放射線損傷或藥物反應之動態消長標記群」）；第二，進行請求項類型之精準分流，若生物分子群組之序列差異較大，應優先將其建構於「治療方法」、「診斷方法」或「劑量調整方法」之步驟中，避免過早於化合物本身或試劑盒（Kit）請求項中過度擴張馬庫什群組，以降低結構性核駁風險；第三，善用行政先例進行有效答辯，若審查官仍以「序列不具同源性」為由對方法項發出不當馬庫什核駁，應直接引用 Ex parte Chowdhury（Informative Status）與 MPEP § 2117.II.A 進行法理申復，指出審查官忽視了發明整體脈絡與量化指標之功能替代性，以快速克服核駁並取得適當保護範圍的專利權。
參考資料：
- Following stakeholder nomination, USPTO designates as informative an appeal decision addressing Markush groupings, USPTO, 08/25/2026
- Appeal 2025-002261 Application 17/005,548, USPTO, 02/05/2026
- BCP 2014-09-17 Markush Clarity (Final) | PDF |, United States Patent Office, Sept. 17, 2014
- Precedential and informative decisions, USPTO, Last viewed: 2026/8/31
- AIPLA QUARTERLY JOURNAL, Volume 47, Number 1 Page 1 Winter 2019
- USPTO Makes Ex Parte Jung an Informative Decision, Patent Docs, July 25, 2018
- Discretionary Denial of Inter Partes Review and the Patent Trial and Appeal Board, The Fordham Law Archive of Scholarship and History, 2022
