2022年10月28日，在ABC Corporation I et al. v. Ebay et al.案中，CAFC推翻了下級法院授予初步禁令的裁決，並將案件發回重審。該裁決的大部分意見是基於原告專家報告中所謂的不足之處所提出。
首先，CAFC表示地院在發布2021年禁制令時並未使用「適當的法律標準」。其次，地院未能進行Egyptian Goddess v. Swisa案中規定的「一般觀察者」檢測，該檢測要求法院進行「對被訴產品、專利設計和先前技藝進行比較的三項分析」。由於被訴產品和專利設計的主導特徵都是沙漏形狀，「在大多數情況下，侵權實質性相似性分析的重點將放在設計的其他特徵上」。先前技藝中共有的主導特徵只不過是設計的背景特徵，對於認定實質近似是必要的，但其本身不足以支持實質近似的認定；北美智權報已於第394期介紹CHIC V. CHITADO案的背景事實，本次395期即為詳細介紹CAFC裁定Chitado上訴後發回給伊利諾州法院重審初步禁制令判決的過程。
CAFC的裁定
為了對抗CHIC，Chitado在美國聘請了相關技術專家出具了專家報告，對非侵權事實進行了深入分析。這些專家報告的結論最終得到了CAFC和伊利諾州法院法官的認可。2022年10月28日，CAFC發布判決，撤銷了伊利諾州法院對Chitado門市的禁制令。該判決的主要原因是CHIC沒有提供足夠的證據證明其勝訴的可能性。具體理由包括以下四個面向：（1）伊利諾州法院適用了錯誤的法律標準；（2）伊利諾州法院未能從普通觀察者的角度分析現有設計；（3）伊利諾州法院未能從一般觀察者的角度對每個產品進行分析；（4）伊利諾州法院發布的禁制令範圍太廣。
CAFC認為，「整體效果」是侵權分析的重點[1]。但CHIC聲稱被訴產品與權利要求書設計之間的差異「微不足道」，但這並不一定意味著差異如此。伊利諾州法院在其意見書中附加了一份附錄，其中列出了上訴人提供的四項設計專利與其中一款被控產品 — 產品D各個視圖的對比。
伊利諾州法院表示，問題在於專家並未提供「逐一產品的分析」。例如，伊利諾州法院引用專家報告的部分內容：「與引證的先前技藝不同，D195專利的權利要求設計與被訴產品均採用一體式沙漏形車身，車身上佈滿多條水平造型線條，頂部表面相對平坦，車輪區域採用拱形蓋板，底部前後半徑較大。與任何先前技藝不同，腳踏板向中心延伸時逐漸變窄。」伊利諾州法院指控專家未能解釋沙漏形車身為何與D906先前技藝不同；這是伊利諾州法院意見中貫穿始終的主題。
伊利諾州法院指出，專家報告的完整引述要求將所述要素綜合起來，而不是逐一列出各個要素 — 亦即外觀設計應作為一個整體來看待和分析。相較之下，伊利諾州法院專注於沙漏形狀，在其意見中從未提及其他要素。
然而，影響深遠的Egyptian Goddess案確實指出：「當結合先前技藝考察系爭設計與被訴設計之間的差異時，假設的一般觀察者的注意力將被吸引到系爭設計與先前技藝不同的方面。」伊利諾州法院對此進行如下表述：「如果專利設計和被訴產品的主要特徵（本案中的沙漏形狀）出現在先前技藝中，則在大多數情況下，侵權實質性相似性分析的重點將放在設計的其他特徵上。與先前技藝共有的主要特徵只不過是設計的背景特徵，對於認定實質相似而言是必要的，但其相似性本身的相似性。」
伊利諾州法院重審的備忘錄意見及命令
在發回重審時，伊利諾州法院適用了CAFC的指導意見，並批准了上訴人的動議，要求作出不侵權的簡易判決。伊利諾州法院將每件被訴產品製作的單頁圖表進行分析，這些圖表並列雙方當事人在案情摘要中提供的相關圖像，並作為附錄附於本案中。雙方當事人將五件被訴產品稱為「A至E」，但法院最後處理產品C，因為這有助於將其與其他四件產品進行比較。最後，以圖8呈現電動兩輪平衡車的外觀結構零件說明，盼有助於讀者了解以下的系爭專利與被告產品的比對。
- [1] 參見Egyptian Goddess, the Federal Circuit affirmed a grant of summary judgment to the alleged infringer, holding that “no reasonable fact-finder could find that [the plaintiff] met its burden of showing, by a preponderance of the evidence, that an ordinary observer。
- [2] 圖片來源：Case: 22-1071 Document: 9 Page: 18 Filed: 10/28/2022。
- [3] 圖片來源：https://down-tw.img.susercontent.com/file/tw-11134208-7r98z-lt5fyy2xbpw246。
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責任編輯：盧頎
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