
英国最高裁判所(UKSC)は2025年6月24日、Iconix v. Dream Pairs事件において判決を下した[1]。本件は、商標の「類似性」の判断において実際の使用状況を考慮すべきか否か、およびポストセール・コンフュージョン(購入後混同)が権利侵害を構成するか否かという、二つの重要な商標を巡る論点を扱っただけでなく、英国控訴裁判所(EWCA)による一審判決に対する審査権限の逸脱問題の明確化にも及ぶものである。
本件の背景
Iconix社は、著名なスポーツウェアブランド「Umbro」および二つの英国登録商標を保有している。Umbro商標はひし形のデザインで構成されており、1987年からサッカースパイクに使用されている。Umbro商標を付した商品の2016年から2018年にかけての英国市場における年間売上高は、6,000万ドルを超える非常に大きな規模であった[2]。


控訴裁判所(EWCA)は2024年1月、以下の三つの理由から、原判決を覆してIconixの勝訴とした:
(1)一審裁判官はUmbro商標とDP標章の間の類似性が極めて低いと認定したが、フットウェア製品に付されたDP標章を正面以外の角度から観察した場合、その結論は不合理(irrational)であること;
(2)一審裁判官は、ポストセール・コンフュージョンのおそれを判断する際、フットウェア製品に付された際の実際の状況ではなく、Umbro商標とDP標章の並列比較に過度に依拠したため、原則上の誤り(erred in principle)を犯したこと;
(3)ポストセール(購入後)の状況において、一般消費者はDP標章を側面からではなく、一定の角度(特に上方からの見下ろし)から見ており、これは販売現場での観察角度とは大きく異なる。一審裁判官はこの点を看過し、再び原則上の誤りを犯したこと[6]。
上記の瑕疵に基づき、EWCAは本件について、類似性と混同のおそれに関する多要素総合評価(multi-factorial assessment)を再考することを決定した。再評価の結果、EWCAは、以下の理由からIconixが英国商標法第10条第2項(b)号に基づいて提起した侵害主張が成立すると認定した:(1)ポストセールの状況において、特に観察者が近くに立ち、試合中の選手が着用しているサッカースパイクを上から見下ろす場合、Umbro商標とDP標章は「中~高程度の類似性」(a moderately high level of similarity)を有していること、および(2)かなりの割合の消費者に混同を生じさせるおそれがあること[7]。
上記のEWCAによる差戻し(再審)判決に対し、Dream PairsはUKSCに再び上訴し、一審判決に不合理な点はなく、その他の法律上または原則上の誤りもないため、EWCAが商標の類似性および混同のおそれについて自ら再判断すべきではなかったと主張した[8]。UKSCは2025年3月に本件を審理し、2025年6月24日に判決を下した[9]。
英国1994年《商標法》第10条第2項(b)号に基づく再審理
英国商標法第10条第2項(b)号の規定に基づき、何人も取引の過程において、登録商標と同一または類似の標章を、当該商標が指定する同一または類似の商品もしくはサービスに使用し、関連する公衆に混同を生じさせるおそれ(当該商標との関連性を想起させるおそれを含む)がある場合は、当該登録商標を侵害することとなる[10]。
この侵害成立要件は次の通りである:(1)第三者が英国国内で標章を使用すること、(2)取引の過程で使用すること、(3)登録商標権者の同意がないこと、(4)少なくとも商標に類似する標章を使用すること、(5)当該商標が指定する同一または類似の商品もしくはサービスに使用すること、および(6)公衆に混同を生じさせるおそれがあること[11]。
本件において、要件(1)、(2)、(3)および(5)の成立には異議がなく、争点となったのは要件(4)と(6)、すなわち、DP標章がUmbro商標に類似しているか、そして、特にはポストセールの状況において、関連する公衆に混同を生じさせるおそれがあるか否かである[12]。
類似性とポストセール(購入後)の状況
Dream Pairsは、類似性を判断する際に比較すべきなのは商標の本質的特徴(intrinsic features)であると主張した。マーケティングの手法や、消費者が実際にどのように製品に接するかなどの外部的要因については、その後の混同のおそれを評価する段階において、初めて全体的に考慮されるべきであるとした[13]。
以下の5つの理由に基づき、UKSCは、標章が類似しているか否か、およびその類似性の程度を判断する際、現実的かつ代表的な(realistic and representative)ポストセールの状況を考慮に入れることができるとし、Dream Pairsの主張を退けた[14]:
(1)先例は、使用状況をもって並列比較により既に認定された類似性を覆すことを禁止しているが、使用状況を通じて並列比較で見落とされた類似性を発見することを禁止してはいない[15]。
(2)もしDream Pairsの見解を採用すれば、並列比較の際には本質的な類似性が欠けているものの、実際の使用状況下では類似性を有するケースについて、混同のおそれの評価手続きに進むことができなくなってしまう[16]。
(3)考慮に入れる状況を、現実的かつ代表的な観察角度に限定し、人為的または例外的な状況を排除することで、常軌を逸した判断結果を防ぐことができる[17]。
(4)消費者が実際に商標に接する方法を考慮に入れることは、商標の比較が関連する公衆の全体的な印象を反映しなければならないという原則に合致する[18]。
(5)実際の使用状況によって商標の類似性が確立されることがある一方で、商標が類似していても、特定のマーケティング条件によって混同のおそれが減少することがある。このような条件は、その後の混同評価の段階で適切に考慮されるべきである[19]。
ポストセール・コンフュージョン(購入後混同)の要件
Dream Pairsは、ポストセール・コンフュージョンが英国商標法第10条第2項(b)号の侵害を構成するためには、以下の要件を同時に満たす必要があると主張した:(1)出所保証という商標の核心的機能に影響を与えるか、またはこれを害すること、(2)その影響または危害が、その後の販売時点または取引の状況において発生すること。したがって、EWCAが「販売時点において混同のおそれがなくても、なお商標侵害を構成し得る」とした見解には誤りがあるとした[20]。
UKSCは、ポストセール・コンフュージョンを「係争標章を使用した商品またはサービスの取引上の出所について公衆が混同を生じることであり、かつ、当該混同が、商品またはサービスが既に購入された後にのみ発生するもの」と定義し[21],以下の6つの理由からDream Pairsの主張に反論した:
(1)先例はDream Pairsの主張を支持していない。それどころか、それらの判決は以下のように判示している。i. 商標は販売後も継続して出所識別機能を発揮するため、ポストセール・コンフュージョンのおそれに基づいて侵害を構成することは可能である。ii. 販売後における標章の認識が出所の混同を招く場合、その範囲はその後の販売時点やその後の取引状況における認識に限定されない。iii. 商標紛争の審理において、販売後の状況を考慮に入れることができる[22]。
(2)法理上、Dream Pairsのポストセール混同制限論を支持する理由は存在しない[23]。
(3)混同のおそれの判断基準は「公衆」(the public)であり、「購入公衆」(the purchasing public)ではない[24]。
(4)Dream Pairsの論点は、英国商標法第10条第4項の規定に合致しない。同規定によれば、標章の使用は購入または取引の時点に限定されない[25]。
(5)TRIPS協定および欧州指令(EU指令)のいずれにおいても、購入時点や取引の状況についての言及はない[26]。
(6)一般消費者が商品の出所について混同を生じた時点で、商標の出所識別機能はすでに損なわれており、その他の追加的な損害を証明する必要はない[27]。
英国控訴裁判所は審査権限を逸脱したか?
UKSCは、英国商標法第10条第2項(b)号に基づく商標侵害の判断は多要素総合評価に属し、事実の認定、法律や原則の適用、および評価的な判断の作成を伴うものであると指摘した。このような結論を導き出す際、理性的(合理的)な人であっても、関連する法律や原則を忠実に適用したところで、多要素総合評価によって異なる結論に至る可能性がある。英国最高裁判所は特に、上級裁判所の判決は下級裁判所に優先するものの、事実審理は「舞台稽古(dress rehearsal)」に成り下がるべきではないと言及した。英国法は、資力のある当事者が第一審裁判官の判決に同意できないというだけの理由で、ほしいままに上訴を提起することを防ぐための制限を特に設けている[28]。
その後、UKSCは、一審裁判官が多要素総合評価を行うに際して拠り所とした各判断基準を一つずつ検証した。一審裁判官は、係争商標の類似性の程度は低く、販売時点およびポストセールの状況のいずれにおいても混同のおそれはないと認定していた。したがって、UKSCは、一審裁判官がポストセールの状況等におけるDP標章の観察方法や角度を慎重に考慮しており、不合理な点や法原則の誤りはなかったと認定した。すなわち、EWCAは多要素総合評価に関する原審裁判官の判断を、自らの見解に置き換えるべきではなかったのである[29]。
結論
以上の通り、本件は一見すると奇妙な結果を示している。UKSCはDream Pairsの主要な法的論点を退けたものの、最終的にはその上訴を認容(allow)した。Dream Pairsの勝訴は、その法的見解が正しかったからではなく、最高裁判所が「控訴裁判所による審査権限の逸脱」を理由にその判決を破棄したためであり、これにより「侵害は成立しない」とした一審判決が維持されることとなった。本件は、実体法上においては、商標の類似性判断に消費者が実際に商標に接する状況を考慮すべきであり、ポストセール・コンフュージョンが商標侵害を構成し得ることを確認した一方で、手続法上においては、上訴審査における謙抑性の原則を改めて強調するものとなった。
備考:
- [1] [2025] UKSC 25.
- [2] Id. at paras. 2-3.
- [3] Id. at paras. 4-6.
- [4] Id. at para. 6.
- [5] Id. at para. 7.
- [6] Id. at para. 8.
- [7] Id. at para. 9.
- [8] Id. at para. 10.
- [9] Id. at para. 1.
- [10] Id. at para. 21.
- [11] Id at para. 23.
- [12] Id. at para. 26.
- [13] Id. at paras. 42-45.
- [14] Id. at para. 60.
- [15] Id. at para. 61.
- [16] Id. at para. 62.
- [17] Id. at para.63.
- [18] Id. at para.64.
- [19] Id. at para.65.
- [20] Id. at para.67.
- [21] Id. at para.72.
- [22] Id. at para.87.
- [23] Id. at para.88.
- [24] Id. at para.89.
- [25] Id. at para.90.
- [26] Id. at para.91.
- [27] Id. at para.92.
- [28] Id. at para.93.
- [29] Id. at para.97-115.
責任編集:盧頎
【本文は専門家である著者の意見を反映したものであり、本紙の立場を代表するものではありません。】
編集部からの注記:本文は中国語で作成され、Google Gemini AIによって翻訳されました。翻訳内容に相違がある場合は、原文を優先するものとします。原文はこちら:https://naipnews.naipo.com/40957/















