專利法第59條第1項第3款先使用權抗辯之再思考

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專利法第59條第1項第3款規定「發明專利權之效力」不及於「申請前已在國內實施,或已完成必須之準備者」。「先使用權抗辯」在保障系爭專利申請日前已經實施系爭專利的個體其繼續利用系爭專利之權,亦保障實施系爭專利而生之物品的後續流通或使用權益,此已為2013年專利法修法理由所肯定的法理。本文意在介紹「先使用權抗辯」之由來,並討論該抗辯主張之相關要件的問題。 專利法規定「專利權效力所不及」與「強制授權」等二類限制專利權人排除他人實施其發明之權利。「專利權效力所不及之」包括「先使用權抗辯」,其在保障系爭專利申請前之技術實施者繼續利用其技術之權利,以彌補「先申請主義」之缺陷。 先使用權抗辯之緣起...

服務業的智財權策略 ─ 以餐飲業為例

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說到申請專利或是更上位的「智財策略」,一般都會想到像是台積電、聯發科、聯電、大立光…等等科技大廠,認為只有科技公司才需要申請專利,建立智財制度來保護公司產品及技術。其實相對於科技業的「技術」,服務業或是消費性產品的「品牌」及know-how也同樣是寶貴的資產,需要完整的智財保護。為了推廣及加強服務業的整體智財保護觀念,USPTO(美國專利商標局)特別舉行了一場線上線上發表會:《Don't burn your brand : Intellectual property considerations for restaurants》,由USPTO的商標代理人Jason Lott解說服務業如何為企業...

化合物的顯而易見性系列 — 10:鹽類的顯而易見性 — Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2007)案

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系爭專利 本案 (Pfizer, Inc. v. Apotex, Inc) 系爭專利為美國專利第4,879,303號 ('303專利)。'303專利的前3項請求項如下: The besylate salt of amlodipine. A pharmaceutical composition comprising an antihypertensive, antiischaemic or angina-alleviating effective amount of the besylate salt of amlodipine as claimed in claim 1 ...

優先?還是優惠?申請專利時別傻傻分不清 !

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我國專利法在2011年修正版本中對於新穎性優惠期 (第22條第3項) 所訂之期限為六個月,與主張國際優先權之一年期限不同,對於從業人員來說,即便對優惠期、國際優先權的內涵並未完全理解,由於期限的不同,尚不易混淆。然而,自2017年修法起,不僅對放寬了適用優惠期的具體事實情狀,也將期限放寬至與國際優先權相同之一年。使得部分從業人員在申請新案的程序作業中容易混淆。 國際優先權 (priority) 的本質與實務 當前世界各國專利法制中的國際優先權大致均起源於巴黎公約第4條,優先權制度之建立,可以對希望在多數國家取得專利保護之申請人帶來實際利益。讓申請人有時間考慮是否向國外申請專利,最重要的...

NFT非代幣,應警惕惡意炒作而影響創新主流

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區塊鏈(blockchain)不等於代幣,NFT(Non-Fungible Token)不等於數字貨幣。 2020年足球歐洲國家盃在2021年7月12日謝幕,義大利憑藉點球完勝英國捧回歐洲盃。最終C羅奪得2020歐洲盃得分王,並捧回史上首個區塊鏈獎盃,同時,支付寶也向1600個競猜活動優勝用戶發放同款數字獎盃。 據介紹,數字獎盃是一種數字藏品,通過螞蟻鏈技術,將實體得分王獎盃進行鏈上存證並限量發放,它們作為數字載體,代表了實體獎盃的單個複製品,寓意歐足聯和支付寶希望支持更多人——無論身份地位,都能享受足球快樂,並成為得分王。 由於數字獎盃採用了NFT技術,被猜測是一種「代幣」...

化合物的顯而易見性系列 — 9:立體異構物的顯而易見性 — Sanofi-Synthelabo v. Apotex, Inc. (Fed. Cir. 2008)案

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系爭專利 本案系爭專利是Sanofi-Synthelabo與其關聯公司 (統稱為Sanofi公司) 擁有的美國專利第4,847,265號 ('265專利),涵蓋了具有通用名稱為clopidogrel bisulfate和品牌名稱為Plavix®的醫藥產品。該產品具有抑制血小板凝集的特性,用於治療或預防血栓形成事件 (諸如心臟病和中風)。 Clopidogrel是methyl alpha-5(4,5,6,7-tetrahydro(3,2-c)thienopyridyl) (2-chlorophenyl) –acetate化合物的右旋異構物的通用名稱。系爭專利的請求項3如下: ...

新冠疫情效應? 企業與NPE合作機會大增

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在新冠病毒疫情肆虐下,全球經濟衰退,百業蕭條,但NPE(Non-Practicing Entities,非專利實施實體)不管是規模還是「業績」,均逆勢成長,撐起了美國專利訴訟領域的一片天。其實,美國的專利訴訟自2008年開始,一直都是NPE當道,其所發起的專利訴訟案件均超過年度專利訴訟案件的50%;不過,專利制度變革、大環境變遷、經濟景氣循環、產業興衰…等等的外在客觀因素,也牽動著專利訴訟案件的數量及走向。當然NPE的起訴對象主要是專利實施主體,亦即實際生產、營運及銷售的企業,然而,後者也不是都處於挨打的狀態,自2012年美國發明法案 (AIA)生效後,企業也開始從不同途徑對NPE作出反擊。然...

台灣科技業如何利用NPE強化技術競爭力?

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科技業者一提到NPE(Non-Practicing Entities,業界俗稱為專利蟑螂)往往都避之唯恐不及,但近幾年有愈來愈多科技大廠,選擇將專利出售NPE,使得兩者原本的敵對關係發生變化。對於台灣廠商來說,適時、適度與NPE進行專利交易除了可以減輕財務負擔,還可以積極地提升技術佈局強度,其實相當值得嘗試。 本刊前文(NPE朝大型化發展,2020年美國興訟量大幅成長)曾經提到,縱使2020年全球都面臨新冠肺炎(Covid 19)疫情,但NPE的訴訟、授權活動卻不減反增。其中原因,固然有部分是一般企業在此段期間的營運策略轉趨保守,給了NPE可趁之機,但大型化的NPE掌握的龐大專利資產...

創造雙贏:防禦型NPE的商業模式

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過去10年來,由NPE訴訟發起的專利訴訟,平均約占所有訴訟的30%,但在過去幾年中,NPE訴訟的比例顯著增加,在2020年時,42%的新專利訴訟活動是由NPE提起的,這表明企業面臨的威脅越來越大。 防禦型NPE則在專利交易中介機構市場中扮演正面的角色,透過購買專利權並向繳納會員費的成員進行許可的模式,不但提升專利在市場上的價值,並使其成員避免訴訟成本,可謂提供雙重利益。 任何製造、銷售或使用基於技術的產品和服務的公司,都面臨著因專利侵權而被起訴的真實風險。2010 年以來,已有超過25,000 家公司因侵權被起訴,面臨風險的公司數量還在不斷增加,每年花費在法律費用的成本高達數十...

申請量年年增長,智慧局如何規範商標惡意搶註?

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為了遏止商標浮濫申請的亂象,美國與中國大陸在這兩年紛紛端出各種行政與立法措施。雖然台灣的惡意商標註冊問題還沒那麼嚴重,但仍然有不少人「明知故犯」,也使得智慧局計劃透過修法來進一步完善台灣的商標管理秩序。 過去10年間,台灣的商標註冊數據,雖然不像美、中一般呈現暴衝,但確實也增長不少。根據統計,2011年時台灣商標的申請註冊量還不到7萬件,但在2020年時就已經超過了9萬件,10年內的成長將近30%。同一時間內,商標公告量也有顯著成長,2011年時公告註冊還不到5萬件,但隔年就增加到6萬件以上,至2020年時也逼近了7萬件大關(圖1)。 台灣商標註冊量近年來穩定成長 不過,...