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北美研究員觀點

PCT案要進入美國,Bypass的好處是…?

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USPTO (美國專利商標局)資料顯示,連續案(CON或稱CA)近十年申請量明顯增加,中國申請人是重要推手,且其中有相當比例是Bypass類型的連續案。相對於傳統的PCT美國國家階段申請案,Bypass操作有什麼樣的好處? 2021年11月18日USPTO召開新一季專利公眾諮詢委員會(Patent Public Advisory Committee;PPAC)季度會議,會中簡報顯示,USPTO受理的連續案(Continuation Application;CON或稱CA)件數近十年呈上升趨勢,中國申請人是重要推手(請見圖1),且其中有相當比例是Bypass類型的連續案。或許有人好奇,...

Fed. Cir.:專利後公告但先期滿仍可用為ODP比對文獻

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現有A、B兩專利,公告日A先B後,但論專利權期限,B較A先屆滿,若兩專利有顯而易見型重覆授權(obviousness-type double patenting;ODP)疑慮,B是否為能用以攻擊A可專利性的適格比對文獻?美國聯邦巡迴上訴法院(Court of Appeals for the Federal Circuit;Fed. Cir.)日前在Gilead Sciences, Inc. v. Natco Pharma Limited一案裁示,後公告但先屆滿的專利(B)亦可用作ODP比對文獻(註1)。 案件背景 原告Gilead有編號5,763,483(’483號專利)及5,952,...

沒有LLB也可以攻讀LLM ? ─ 從BA、BS、BE到LLM之路

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不管是因為工作上的需要或是純粹興趣使然,如果要在法律上進修,除了一些短期課程之外,比較正式的法律學位課程大家會想到的應該都是LLM (法學碩士,Master of Laws)及LLD (法學博士,Doctor of Laws)。不過,一般的認知是,LLM及LLD是法學研究的進階學位,也就是說,一定要先拿到基礎的法律本科學位LLB (法學士,Bachelor of Laws),才能報讀LLM的課程。如果沒有法律本科學位,就只能唸像Juris Master (JM) 這種法學研究式的法律碩士學位課程,但真的是這樣嗎?其實,就算你是B.A. (Bachelor of Arts)、B.S. (Bach...

美國專利進步性面面觀 ─ TEVA PHARMACEUTICALS USA v. CORCEPT THERAPEUTICS, INC.

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要證明一專利請求項欠缺進步性,並非收集揭露了該請求項之全部特徵的多個先前技術,然後表達「該發明之整體對於該發明所屬技術領域中具有通常知識者係顯而易知」那麼簡單。在美國專利實務下,還需要論證具修飾/結合先前技術的動機 (motivation to modify/combine the prior art) 與有對成功的合理期待 (reasonable expectation of success),才能斷言請求項不具進步性。然而,在這兩個要件中卻存有一個不那麼確定的字眼,「合理」,這就需要專利從業人員透過實際案例來體會此一抽象的概念。 技術背景 細胞色素P450 3A (Cytochro...

專利申請案提前公開有利有弊

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專利申請案想提前公開?可能的利益及機會、潛在的風險及成本,最好先多考慮。 WIPO固定每月發布電子報PCT Newsletter,除刊出PCT及締約國相關法規新訊,另有「實務建議」(Practical Advice)專欄,讀者可透過他人的實務案件諮詢,一起學習不同情境的疑難問題處理方式。例如2022年10月份的PCT Newsletter「實務建議」專欄,諮詢主題是PCT案提前公開,而WIPO回覆內容提及的利弊及思路,對需要在其他國別請求專利案件提前公開的申請人而言,其實也有一定的參考價值。 根據PCT Newsletter該期「實務建議」,提前公開可能的利弊大致如下: ...

淺談兩岸專利優先權主張復權、新增與修正

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2023年12月21日公布施行的《中華人民共和國專利法實施細則》於第36條以及第37條新增優先權主張恢復、增加與改正的權利。台灣也有優先權復權制度,二者的規範初看有類似,但實際操作上仍有不同。 對岸法令 於2023年12月21日公布施行的《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱「中國專利法實施細則」)第36條以及第37條,分別規定優先權主張的恢復、增加以及改正。二條文分別如下: 第36條 申請人超出專利法第29條規定的期限,向國務院專利行政部門就相同主題提出發明或者實用新型專利申請,有正當理由的,可以在期限屆滿之日起2個月內請求恢復優先權。 第37條 發明或者實用新型專利申請人要...

《堵住水壩的少年》- 讓作者笑到爬著過馬路的創意

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《童話短路》是台灣漫畫才子蕭言中於1985年在中國時報連載的漫畫作品,當時十分受歡迎,可說是風靡一時;後來結集成書後也多次再版,相信許多5、6年級,甚至是7年 級的讀者對於這一系列的漫畫創作都有 相當深刻的印象及記憶。 在接近2年的連載時間內,蕭言中 為童話短路此一系列創作了600多幅漫畫 ,在這邊要介紹的是其中一幅 經典之作《堵住水壩的少年》,這也是蕭言中的代表作之一。 原本是很感人的情節… 有了智慧型手機、平板電腦、以及網路盛行後,現在的小朋友可能比較少看課外讀物,對童話的認識也可能僅限於白雪公主、醜小鴨、三隻小豬…等等較為經典的故事。《堵住水壩...

優先?還是優惠?申請專利時別傻傻分不清 !

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我國專利法在2011年修正版本中對於新穎性優惠期 (第22條第3項) 所訂之期限為六個月,與主張國際優先權之一年期限不同,對於從業人員來說,即便對優惠期、國際優先權的內涵並未完全理解,由於期限的不同,尚不易混淆。然而,自2017年修法起,不僅對放寬了適用優惠期的具體事實情狀,也將期限放寬至與國際優先權相同之一年。使得部分從業人員在申請新案的程序作業中容易混淆。 國際優先權 (priority) 的本質與實務 當前世界各國專利法制中的國際優先權大致均起源於巴黎公約第4條,優先權制度之建立,可以對希望在多數國家取得專利保護之申請人帶來實際利益。讓申請人有時間考慮是否向國外申請專利,最重要的...

明確、充分揭露與可據以實現

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我國專利審查人員與從業人員的日常工作與進步性 (專利法第22條第2項) 相關居多,新穎性 (第22條第1項) 次之;不論是新穎性還是進步性層面、也不論是核駁還是答辯行為,都可說是以論證、說服為中心展開。但當核駁理由是專利法第26條第1項的時候,就不太有修正的空間了,輕則審查人員誤會一場,從業人員提供說明與佐證即可令審查人員明瞭;重則因為說明書本身存在先天缺陷而回天乏術。 專利法第26條第1項 法條文字很簡單:說明書應明確且充分揭露,使該發明所屬技術領域中具有通常知識者,能瞭解其內容,並可據以實現。白話似乎是:說明書要寫得明明白白,讓同行能看懂,還要能讓同行可以看著說明書而完成一模一樣的...

《專利管理 - IHPA工作故事系列之四十八》中國專利審查的創造性整體判斷原則

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中國審查指南中明確的指出,在判斷發明內容是否具有創造性時,審查委員不應僅是考慮發明技術方案本身,而是還要考慮所述技術領域所解決的技術問題和產生的技術效果,將發明作為一個整體看待,判斷過程中,要確定的是現有技術整體上是否存在著對申請案發明內容的教示。 A是一家風力、風速檢測儀器製造公司,鑑於傳統感測儀器的缺點,於是運用光學原理中的光槓桿原理(註1),將測量裝置置於無風靜止狀態下,先對此靜止初始狀態進行數據資料的記錄。之後,當有風吹動時,光纖垂直部分會隨風偏轉,在此偏轉狀況下,對偏轉的數據資料予以記錄;再依此二數據資料計算出風速與風向。 為了公司發展,A公司於是就此項發明提出專利申...