網路銷售侵害商標權時間點要注意

邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

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圖片來源 : shutterstock、達志影像

公司商標權被廢止以及行政判決確定前,如有其他賣家於網路商店上上架銷售近似商標的產品,是否就已經侵害商標權呢?

案例背景

A公司原於2000年3月19日取得商品的商標權,初期雖有使用該商標,但因為商品銷售狀況不理想,於是在2005年1月31日起即未再在相關商品上使用該商標。而B則是從2004年5月1日開始在國外銷售相似產品,且因產品類似,所以使用的LOGO也近似A公司在台灣註冊的商標圖樣。雖說二者銷售的是近似產品,但因為B的產品比A公司產品增加了二項使用功能,且更省電;因此,銷售業績長紅。B遂積極向其他國家推進,而台灣也是B注重的市場之一。既然是注重的市場,對於商標的使用也是非常小心。B從2005年1月5日起即開始對台灣全面蒐集近似產品的銷售狀況資料,並發現A公司的產品商標近似自己在國外使用且取得註冊號的商標權圖樣。B持續追蹤A公司對該商標的使用狀況,直到2008年年底發現A公司產品在市面上未見出現,B已經先於2008年7月15日向台灣智慧局 (TIPO) 提出商標申請,並於2009年2月1日取得商標權註冊。其實,B早在2008年2月15日已遞出對A公司商標權提出三年未使用商標權之廢止申請。

侵權時間點

B的廢止申請案在TIPO審查時,TIPO曾經發函請A公司提供三年有連續使用註冊商標的證據,以保商標權繼續存在。但因無提出證據,TIPO便於2008年12月30日做出廢止成功的審定書,A公司不服,歷經訴願與行政訴訟均被駁回而確定。A公司在提起行政救濟的同時,也向智慧及商業財產法院提出主張商標法第68條第3款侵權之民事賠償訴訟。A公司為能在民事訴訟中取得主導地位,廣泛蒐集證據資料,發現B在台灣的電商平台中,刊登販售類似商標權產品的廣告,且是從2007年6月15日即開始刊登,於是A公司的侵權賠償要求從2007年6月15日起算。

侵權地認定

但是法院的最終判決卻是判定A公司敗訴,主要原因是B雖在台灣電商網站中刊登廣告,但有標註是跨境賣家,就是在當買家下訂單時,即已經知曉是從國外寄送至買家手中,而且B在2009年2月1日取得商標權後,才方開始進貨到台灣,才有實體銷售行為。A公司既然無法提出B在2007年6月15日起至2008年12月30日間,有在臺灣實體銷售與A公司製造商品近似之商標權產品證據。而,消費者從網站中看到B使用近似商標之商品,是透過網路直接向位於境外之B購買,消費者於購買時,已認知其係向國外廠商購買,並不會誤認是向臺灣地區之B購買,不至於對商品來源或產製主體與A公司商標的商品產生混淆,與商標法第68條第3款侵害商標規定之要件不相符。

取得商標權注意要實施

商標權人必須注意,商標申請的必要條件雖然不多,但至少LOGO圖樣必須在指定商品或服務類別中,未與官方資料庫中的已經註冊商標權之商標有近似。再則,取得商標權後不是放著不管,不能如專利權般,在取得專利權後,即使未實施,只要繳納規定的年費或維持費,專利權仍是存在。

當然,前述的專利權未實施的狀況,因國家不同而有不同的要求,例如,印尼對於專利權取得後的實施狀況,則是要求必須有實施行為方可保住專利權,而非僅是繳納錢而已。而商標權注重的實施行為,就是商標權必須有掛在商品或服務上,如此可供一般民眾知曉產品或服務的來源係哪家公司,以確保市場公平競爭。所以,取得商標權後,商標權人必須一段時間後評估商標權的使用狀況與價值,還有就是注意不論是國內還是國外競爭對手的市場狀況。就像此案例,國外潛水對手靜靜觀察多年,一舉提出廢止商標權,進而申請取得該商標權,競爭市場真的是詭譎多變。


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