以實例談CAFC銷售禁制令核發判決駁回 - 1:禁令核發背景介紹

葉雪美╱北美智權報 專欄作家

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圖片來源 : shutterstock、達志影像

在最近的一項裁決中,CAFC維持了伊利諾伊州聯邦法院(下稱伊利諾州法院)對一起在智慧財產權法領域備受關注的平衡車設計專利侵權訴訟的駁回判決 — 讓該案件畫上了圓滿的句號。

伊利諾州法院對程序性和實質專利評估標準的遵守至關重要,該裁決與CAFC先前的判決一致,強調設計專利有效性和侵權的嚴格標準。北美智權報將分五期(394-398期)介紹這起訴訟的審查歷程、法律意見及侵權比對分析,供專利業界參考;首先本次第394期先從該項禁令核發背景開始介紹起。

核發禁制令的事實背景

2020年8月,杭州騎客智慧科技有限公司(Hangzhou Chic Intelligent Technology Co., CHIC)及其美國獨家銷售公司Unicorn Global, Inc.在美國伊利諾州法院對多名被告[1]提起訴訟[2],指控這些被告侵害其USD 737,723、USD 738,256、USD 784,195、USD 785,112等四項設計專利(如圖1、2所示)。

圖1. CHIC系爭的浮懸滑板設計專利[3]
圖2. CHIC系爭的浮懸滑板的部分設計專利[4]
CHIC提起的訴訟中,被告之一是深圳奇泰堂(Chitado)的亞馬遜店鋪「GYROOR」。CHIC向伊利諾州法院申請了GYROOR店鋪相關禁制令,並凍結了該店舖的銷售資金。作為回應,Chitado花費了數百萬美元的美國律師費和 / 或專家費進行抗辯,包括推翻禁制令、主張不侵權抗辯以及向對方尋求賠償等。本次案件涉及四項設計專利和五項被控產品(如圖4、5、6所示)。被告認定圖3顯示的專利D739,906為相關先前技藝,CHIC對此並無異議,雙方當事人將五件被訴產品稱為「A」至「E」所有四項設計系爭專利和所有五項被控產品均與先前技藝具有相同的沙漏形狀。

圖3. 本案懸浮滑板的先前技藝[5] 
圖4. Chitado的產品A、B照片[6]
圖5. Chitado的產品C、E照片[7]
圖6. Chitado的產品D照片[8]
2020年11月24日,伊利諾州法院發布禁制令,禁止Chitado的店舖在未經CHIC授權的情況下承諾銷售、銷售和進口任何複製其專利產品的產品。2021年8月24日,CHIC第二次提出禁制令申請,並同樣獲得法院核准。

CHIC申請禁制令具有惡意

Chitado隨後向CAFC上訴,並成功推翻了原先獲准的禁制令。CAFC審議的焦點在於 — CHIC是否已證明GYROOR被控侵權產品侵害其所涉專利的訴訟勝訴的可能性?但CHIC是否仍未能提供實質證據?從本質上講,CHIC申請的禁制令具有惡意,因為在一場訴訟中CHIC利用多項美國設計專利起訴了許多中國平衡車銷售商。CHIC之所以對如此多的中國賣家申請禁制令,主要基於以下假設:「這些中國賣家不敢在美國聘請昂貴的律師為自己辯護」。這種做法顯然是惡意的,因為絕大多數系爭產品並未侵害任何專利。然而,事後看來,CHIC確實達到了目的。在數十家被告中國公司中,絕大多數公司選擇與CHIC和解並支付和解費。只有Chitado堅持反擊並為自己辯護。

備註:

  1. [1] 多名被告含:GYROOR; GYROOR-US; URBANMAX; FENGCHI-US; HGSM; GAODESHANG-US; and GYROSHOES等。
  2. [2] 案號:1:20-cV-04806。
  3. [3] 圖片來源:2015年9月1日USPTO公告之USD738723以及2015年9月8日公告之USD738256。
  4. [4] 圖片來源:2017年4月18日USPTO公告之USD784195以及2017年4月25日公告之USD785112。
  5. [5] 圖片來源:2013年3月12日申請USPTO於2015年9月29日公告之USD739906。
  6. [6] 圖片來源:http// Case: 1:20-cv-04806 Document #: 686 Filed: 01/12/24 Page 21-22 of 25 PageID #:<pageID>。
  7. [7] 圖片來源:http// Case: 1:20-cv-04806 Document #: 686 Filed: 01/12/24 Page 23-24 of 25 PageID #:<pageID>。
  8. [8] 圖片來源:http// Case: 1:20-cv-04806 Document #: 686 Filed: 01/12/24 Page 25 of 25 PageID #:<pageID>。

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
學歷: 世新大學法律研究所法學碩士
成功大學工業設計系學士
經歷: 科技部 研發成果管理審查會委員
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作: 《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。

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