美國正式案也可以在暫時案申請日後的12到14個月內提出申請嗎?

邱英武╱北美智權 專利法規研究組資深副理

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美國案的優先權主張會因為案件類型不同而有不同,在美國案申請操作上,務必注意!

圖片來源 : shutterstock、達志影像

A君是一家新創公司的股東,和大學時代的同學B君與C君大家集資創立F公司。A君在大學時代學的是電子機械,且於在學期間,協助教授專案事宜,於是在該專案的基礎下,再次研究開發新的產品。經過與教授的共同討論,終於完成產品並量產販售。

在產品販售後的2年,A君覺得研發過程中所需要的資金不夠使用,常常需要向銀行貸款以應急,於是在徵求B君與C君的同意後,決定引進金主支援研發工作。在市場上搜尋後,遂與廠商D君洽談合作計畫,希望能獲取更多的資金,並讓D君入股成為股東之一。

由於D君在商場上多是代為銷售他人的產品,且吃過多次虧,練就保障自己的必要措施,那就是要求廠商約定,「保證產品無侵害他人專利權,若有侵權者,願意承擔訴訟與賠償責任。」也因此,D君在加入後,便告知A君、B君與C君,專利的申請與取得非常重要,它是保障公司權益的一個利器。

目前F公司已經有一項發明可以付諸實施,但是請求項部分尚須再找尋合作的美國代理人撰寫,以求更周全的保護。但為能儘速取得優勢,於是自己透過USPTO網站,送出以F公司為申請人名義的暫時案申請,並順利取得申請日號。

之後,F公司便放心的慢慢找尋適當的合作代理人,歷經半年的找尋與約談,終於定下合作的對象。可是,因為該暫時案是F公司自行申請,且因事務繁忙,忘記告知代理人有該件申請案,直到年終檢閱去年的資料時,方發現有該暫時案存在,此時距離暫時案申請日已經是13個月。F公司還可以提出後續的正式案並主張該暫時案為優先權基礎案嗎?

筆者曾於智權報196期「美國後申請案可在國際優先權期滿後再提出申請嗎? 」一文中寫到關於美國正式案主張國際優先權時,如果正式案提出的日期是在優先權基礎案申請日後的12到14個月之內,仍可以合法主張該國際優先權基礎案,那是因為美國簽署了專利法條約(Patent Law Treaty,簡稱PLT)協定。

此PLT協定效力有擴及暫時案與正式案間的優先權之主張關係嗎?答案是可以的。因此,F公司可在暫時案申請日後的14個月內,盡快提出正式案並主張暫時案為優先權基礎案。當然,除了申請書中必須填寫外,其他法律上要求,同於正式案在國際優先權基礎案申請日後的14個月內提出申請的要求。

美國案的「暫時案與正式案」間以及「國際優先權基礎案與美國正式案」間的優先權主張,可以適用PLT協定,則美國「正式案與正式案」間的優先權主張,也可以適用嗎?

這就是回到美國的一般規定,後續的正式案可以主張前正式案為優先權基礎案的期限是:(1)前申請案專利公告日當日或之前提出後申請案,或(2)前申請案廢棄日之前提出,或(3)前申請案專利程序終止日之前提出,只要遵循前述三個日期即可。

所以說,美國案的優先權主張會因為案件類型不同而有不同,在美國案申請操作上,必須注意。

作者: 邱英武
現任: 北美智權 智權法規研究組主管
經歷: 電腦週邊產品製造公司管理部門(法務、IP、人事與總務)主管

國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管

大專院校講師(1995-2002)
智慧財產局專利審查官訓練課程講師(2013、2014)


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