新的CDR維修條款對備件市場的影響 - 1:以兩實例進行分析說明

葉雪美╱北美智權報 專欄作家

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修正前《歐盟設計規則》(CDR)[1]第110(1)條的維修條款規定如下,

如果設計構成複合式產品的組成部分,且其目的是維修複合式產品以恢復其原貌,則該設計排除在歐盟設計保護之外」。

歐盟(EU)法院在Audi集團和身為車輪輪圈設計權人的Porsche集團在與Acacia公司的訴訟中解釋了上述條款的含義。Acacia為維修目的複製了包含Audi和Porsche設計的輪圈設計,並援引CDR § 110(1)作為侵權抗辯,EU法院更擴大了該條款的適用範圍。然而,在杜塞爾多夫高等地區法院(下稱杜塞爾多夫法院)的汽車鑰匙外殼設計案[2]中,被告W+S同樣援引CDR § 110(1)作為侵權抗辯,卻不為法院接受,法院在判決中詳細說明其中緣由。2025年5月1日,新修正的CDR生效,本次欲分三篇文章藉此看看這兩案的法律見解是否能繼續適用。並在北美智權報391期優先介紹這兩個法律見解不同案件的背景及相關法律規定、見解。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

實例1:EU法院的解釋 — 汽車輪圈可適用CDR維修免責條款

Audi v. Acacia案(Case C‑397/16 Case C‑435/16[3]

EU法院說明,在最早的CDR草案中的第110(1)條確實有「設計依附於複合式產品外觀」的要件。但在理事會常駐代表委員會審查過程中,CDR維修條款文字與現在1998年的CDR設計保護指令的文字盡量一致,且CDR維修條款適用的零件設計,只保留一個條件 — 「為了維修一複合產品以修復其原來外觀」就好[4]。以致2002年歐盟理事會(Council of the European Union)通過的《歐盟設計條例》(European Design Regulations, EDR)的正式版本,在CDR § 110(1)的條文中就刪除了「依附於複合式產品外觀」這個要件。雖然在上述條文的前言第13段並未刪除這要件,但EU法院認為,在解釋EU的相關法規時,前言可供參考,但是立法過程與立法目的的價值更甚於前言,且也不該否定法條文字本身[5]

在當初CDR立法說明中指出,之所以排除複合式產品的外觀零組件設計的保護,是怕造成市場競爭的限制 — 尤其針對汽車這種可使用很久的昂貴產品。倘若保護其零組件設計,將導致使用者在汽車可用年限內,所有的零件維修均必須僅能使用原廠零件。因此,CDR維修條款的目的就是要讓購買「使用年限長、且昂貴」產品的消費者,不一定只能向原廠購買外觀零件而被原廠綁架。

EDR的前言19段和第14條,並未強制EU各會員國內的設計法一定要納入維修條款,但卻提到,若將來EU各會員國內法律修正,一定要朝向開放零件市場自由化的修法方向前進。因此,EU法院指出,適用CDR維修條款的零組件有幾個要件 — (1)產品必須註冊EU設計;(2)該設計必須存在於複合式產品上的零組件;(3)乃為了維修該複合產品回復原來外觀之目的而利用。

2017年12月底,EU法院在Acacia v. Audi案判決說明,為了恢復該複合產品原來外觀,汽車合金輪圈可適用於CDR維修條款,但同時提醒副廠製造商Acacia在銷售時要注意下游使用者是否確實將產品作為維修使用。

圖1. Audi輪圈的註冊設計與WSP的汽車輪圈產品之比對[6]

實例2:杜塞爾多夫法院的判決 — 汽車配件不適用CDR維修條款

Volkswagen AG v. W + S Autoteile案件

Volkswagen AG集團擁有適用於汽車的「鎖定和關閉裝置」的EU註冊設計(Registered Community Design, RCD)001342174-000(如圖2所示)。

圖2. Volkswagen AG的RCD 001342174-0001圖式[7]
被告W + S Autoteile GmbH(W + S)銷售汽車鑰匙外殼(如圖3所示),因此Volkswagen AG認為其侵害了RCD 001342174-0001設計。

圖3. W + S的汽車鑰匙外殼產品[8]
Volkswagen AG的設計侵權訴訟在一審中勝訴。W + S上訴至杜塞爾多夫法院,並提起反訴 — 請求宣告Volkswagen AG的汽車鑰匙外殼的RCD設計無效。W + S在上訴理由書的不侵權抗辯中援引了CDR § 110(1)條的維修條款。

 

設計權無效之審查

W + S以下理由主張系爭設計權無效:Volkswagen AG的RCD設計視圖不一致,所呈現的設計特徵也不一致。右側視圖中的按鍵周圍會顯示陰影間隙(見圖4紅色箭頭所指之橙色圈選處)而左側視圖則無。

圖4. Volkswagen AG的RCD圖式中的左、右側視圖不一致之處[9]
參照EU法院(CJEU, C-217/17)在Mast-Jägermeister v. EUIPO案中的判決,杜塞爾多夫法院裁定,外觀設計的圖式表述必須清晰地表明哪些特徵屬於外觀設計,哪一些特徵不屬之。根據德國最高法院的判例,並非所有的圖式呈現的模糊性都會導致RCD無效。相反,外觀設計的造形特徵需要解釋。解釋必須基於外觀設計申請人的實際意圖,該意圖可以從客觀情況和申請人的合理利益中辨識別出來。可以考慮該外觀設計的真實產品,其外觀理應受到RCD的保護。。還必須考慮到RCD申請人提交申請時,其提交的照片的意圖是保持產品外觀一致的觀點,從而獲得合理的保護。即便如此,社會大眾也必須能夠清楚認知保護對象。法院認為,由於視圖正面視野和光線差異,圖4左側視圖片中的陰影間隙是不可見的。RCD其他的圖式也可證實,陰影間隙的可見度取決於拍攝的角度和光照條件。

 

系爭設計的侵權比對分析

法官認為Volkswagen AG RCD設計的保護範圍屬於一般水準。然而,W + S提交的先前設計並未在Volkswagen AG RCD設計申請之前公開,其他的先前技藝與Volkswagen AG申請的RCD設計之間存在著相當大的差異。

圖5. Volkswagen AG的RCD設計與W + S的汽車鑰匙外殼比對

因此法院認為,Volkswagen AG的RCD設計和W + S的車鑰匙外殼創造了相同的整體印象。且W + S車鑰匙外殼上的象形花紋(如上圖5右側紅色圈選處),被認為僅僅滿足了功能性的辨識目的,而不是美學決定的結果。因此,他們在整體印象中所占的重要性較低。

備註:

  1. [1] Council Regulation EC No 6/2002 of 12 December 2001,歐盟設計法,或稱為歐盟設計規則。
  2. [2] 為案件I-20 U 291/22,參見The Volkswagen vs. W+S Autoteile GmbH case。
  3. [3] 參見Case C-397/16-Acacia Srl v. Audi AG and Case C‑435/16-Acacia Srl v. Porsche AG [ 2017] ECLI:EU:C:2017:992。
  4. [4] 參見Case C-397/16-Acacia Srl v. Audi AG and Case C‑435/16-Acacia Srl v. Porsche AG, at para 35。
  5. [5] Id. at para 36-37。
  6. [6] 圖片來源:EUIPO公告的Audi的EU001105712-0001、EU 00132899-0001及EU00 1989914-0001註冊設計,以及Acacia的WSP Italy品牌輪圈的照片來自該公司的網頁,http://www.wspitaly.com/
  7. [7] 圖片來源:https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/001342174-0001
  8. [8] 圖片來源:case I-20 U 291/22。
  9. [9] 圖片來源:case I-20 U 291/22。

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
學歷: 世新大學法律研究所法學碩士
成功大學工業設計系學士
經歷: 科技部 研發成果管理審查會委員
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作: 《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。

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