米国マイクロエンティティ特許減免の「計算ミス」5件で手痛い代償：参考意義を持つNesarikar v. PTO事件

黃蘭閔／北美智権  智権法規研究グループ

米国連邦巡回控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit；Fed. Cir.）は先日、Nesarikar事件について判決を下した[1]。訴訟の主な原因は、出願人がマイクロエンティティの5件の減免枠の計算規則を誤解したことにある。先例的意見（precedential）ではないものの、系争特許出願のUSPTO（米国特許商標庁）ファイルには多数の文書記録が残されており、マイクロエンティティの5件の減免枠の計算方法や、35 U.S.C. 123(b)および37 CFR 1.29(b)における「過去の雇用関係に基づく例外条項」の適用方法を理解する上で、多くの判断指針を提供している。USPTOが誤った減免宣言を精力的に調査・処分している現時点において、一定の参考意義を持つものである。

マイクロエンティティ5件の減免と過去の雇用関係に基づく例外条項

米国特許法が規定するマイクロエンティティ減免には、大きく分けて2つの資格カテゴリーがある。1つは発明人または出願人個人の所得に基づくもの、もう1つは規定された高等教育機関にのみ適用されるものである。前者には複数の要件が設定されており、そのうち35 U.S.C. 123(a)(2)および37 CFR 1.29(a)(2)では、いずれかの発明人または出願人を発明人とする先の出願が4件を超えてはならない、つまり、いかなる個人も最大5件までしか減免を受けられないと規定されている。ただし、この5件の枠にはいくつかの例外的な計算方法があり、例えば、過去の雇用関係により前雇用主へ既に譲渡された（または譲渡する義務がある）先の出願は、減免対象の5件の枠にカウントされない。Nesarikar事件の系争特許出願は18/069,288（以下「本件」）であり、USPTOからマイクロエンティティ減免の適用対象外であると疑問を呈され、不足手数料の追徴を求められた。その鍵となったのが、この「過去の雇用関係に基づく例外条項」である。

USPTOのOffice of Petitions (OPET)が本件で出した最初の申請決定（Petition Decision）によると、過去の雇用関係に基づく例外条項の適用にはいくつかの重要なポイントがある。関係する発明人または出願人が、すべての権利をすでに譲渡しているか、あるいは法律または契約に基づき譲渡する義務を負っていなければならない。その譲渡または譲渡義務は、過去の雇用関係に起因するものであること、すなわち、雇用の事実が実際に存在し、かつその雇用関係がすでに終了している必要がある。また、その雇用関係において、譲渡人または譲渡義務者は従業員（被雇用者）の身分であり、譲受人は当時の雇用主であって、譲渡人または譲渡義務者がこの前雇用主の従業員であったことが必要である。さらに、MPEP 509.04(a)(II)の2020年6月改訂時の補足にある通り、例外条項にいう「過去の雇用関係における前雇用主」からは、関係する出願人や発明人の自営事業（個人事業）が基本的に除外される。

本件の出願ファイルには、当時TC 2100のMQASを務めていたUSPTO職員の回答も記録されている。それによると、過去の雇用関係に基づく例外条項の適用要件は、関係する発明人または出願人が前雇用主の「雇用された従業員（employee）」であったことであり、独立請負業者（independent contractor）や共同研究者（collaborator）などは、法条文が指す従業員には該当しない。OPETが本件に対して出した2番目のPetition Decisionでは、過去の雇用関係における従業員の身分を有していたかどうかについて、USPTOが考慮する項目として以下が含まれるが、これらに限定されないと指摘している。前雇用主から給与を受け取っていたか、米国国税局（IRS）が正規の従業員に交付を義務付けているW2表（Wage and Tax Statement。アウトソーシングの個人事業主が通常受け取る1099-NEC表ではない）を受け取っていたか、その期間に会社の株式を保有していたか、などである。

過去の雇用関係に基づく例外条項の援用・適用方法

USPTOからマイクロエンティティ減免の適用資格に疑問を呈され、出願人が過去の雇用関係に基づく例外条項を引用してその適用資格を証明しようとする場合、関係する発明人または出願人は、過去の雇用経歴を十分に立証し説明しなければならない。具体的には、

1. 現在および過去の雇用主をリストアップする

2. 対応する在職期間の開始・終了日を明示するか、除外すべき先出願の出願番号を明記する

3. 実際の譲渡証書、雇用契約書、またはその他の関連法的書面を提供し、過去の雇用関係により先の出願のすべての権利を前雇用主に確かに譲渡した（または譲渡する義務がある）ことを裏付ける。

上記3について、USPTOはリスト形式を用い、関連する人物を発明人とする先の出願の出願番号を1つずつ列挙し、各案件に対応する証明書類のUSPTOプラットフォームにおけるReel/Frame登録番号を提示するか、あるいはその複写を添付書類として直接提出することを推奨している。個別の発明人または出願人が4件を超える先の出願を持っている場合、提出する説明および証拠によって、十分な件数の先出願を除外できなければ（例：USPTOが5件の先出願を見つけた場合、少なくとも1件を除外できることを証明する必要がある）、USPTOに対してマイクロエンティティ減免が確かに適用可能であると納得させることはできない。

USPTOのこの種の不足手数料追徴の公式通知（官函）において、指定される回答期間は2ヶ月であり、37 CFR 1.136(a)に基づき費用を支払うことで最大5ヶ月まで延長できる。なお、手数料の問題が解決されるまで、出願案件のその後の実体審査は保留される。本件のファイル記録によると、前述のUSPTO MQAS職員は、この例外条項の適用範囲はかなり限定されており、関連する問題については具体的な状況を同局のOffice of Patent Legal Administration (OPLA)に相談できると述べていた。過去の雇用関係に基づく例外条項を引用して争いを続けることを確定した場合、USPTOのPatents Ombudsman Office (POO)の担当官は、USPTOの電子プラットフォームを利用して関連書類をMiscellaneous Letterとしてアップロードできると説明している。法律に従って適格な回答が提出されれば、その論点に説得力があるかどうかに関わらず、USPTOは再度回答を行う。

本件においてマイクロエンティティ減免が適用されなかった理由

簡単に言えば、Nesarikar家族の3人の発明人A、B、Cは、2022年12月21日に共同で8件の米国正式特許出願を行った。USPTOから出された不足手数料補填通知に対する1回目の回答において、彼らは単に「過去の雇用関係に基づく例外条項」が適用され、A、B、Cのいずれも5件の減免枠を使い切っていないため、本件はマイクロエンティティ減免の適用要件を満たしている、などと大まかに主張したに過ぎなかった。しかし、A、B、Cが同日に一括して提出したと自称する他の7件を除いても、USPTOは、A、B、Cを共同発明人とする別の4件の先出願が存在し、さらにC単独でも5件目の先出願10/165,455[2]が存在することを指摘した。しかも、公式プラットフォーム上には先の出願の譲渡署名文書やその他の書類の登録記録がほとんど見当たらず、主張されている過去の雇用関係における前雇用主が誰であるかも不明であった。

A、B、Cによる2回目の回答の時点では、すでに指定された回答期限を過ぎており、延長費用も支払われていなかった。内容としては、AおよびBの前雇用主はX社であり、Cの前雇用主はY社であること、本件の出願日前において、A、B、Cと前述の前雇用主との間に雇用関係は存在しなかったこと、そして回答の時点において、AおよびBはZ社および別の会社に在職していることを説明したのみであった。これに対し、USPTOは疑念を裏付けるいくつかの資料（前雇用主が出言人・発明人の自営事業である疑いがあること、唯一登録されている先出願の譲受人が、主張されている前雇用主ではないことなど）を提示し、A、B、Cに対してさらなる説明資料の提供を促した[3]。

A、B、Cによる3回目の回答でも依然として延長費用は加算されず、譲渡書や雇用契約書、その他の証明書類も添付されず、これらの書類の関連内容の引用もなかった。USPTOは、延長可能な最長の回答期間が終了したのを待ち、正式に拒絶・取下（廃案）通知を送付した。

他山の石

このように先例的意見ではないFed. Cir.の判決であっても、実は他の発明人や出願人が鏡として教訓とし、警戒すべき多くの側面が含まれている。

例えば、USPTOは近年、誤りの疑いがある減免宣言に対して頻繁に先制攻撃を仕掛け、厳格な調査を行っている。しかも、その確認ルートは同局の内部データにとどまらない。本件で提供された立証根拠には、発明人・出願人本人のLinkedInアカウントのページや、米国・カナダ政府の入札ビジネス情報サイト「GovCB」のページなどの公開データが含まれていた。これに加え、AIツールの発展は日進月歩であり、異なる言語の公開データを検索するハードルも下がっているため、発明人や出願人は決して一縷の望みに賭けて幸運を頼るようなことをしてはならない。

また、米国の特許出願制度においては譲渡署名文書の登録（登録）が強制されていないものの、USPTOが証拠を挙げて合理的な疑念を提示してきた場合、出願案件に関する証明書類を主体的に提出することが、低コストで迅速に審査を通過する手段となり得る。このことから推測すると、あらかじめ一律に出願案件関連の権利証明書類を提出して登録手続きを行っておけば、USPTOの内部担当者による確認が容易になり、最も早い段階で問題を未然に防ぐことができる可能性がある。あるいは、その後に発生する公式とのやり取りや、出願案件の実体審査が一時停止することによる追加コストを省くことができるかもしれない。

さらに、35 U.S.C. 123(a)(2)および37 CFR 1.29(a)(2)に記載されている「先の出願（previously filed）」という言葉は、一体どのように定義されるのだろうか。米国のマイクロエンティティ適用条件の規定では、例外的に除外される項目を除き、いずれの発明人・出願人の先の出願件数も4件を超えてはならないとされている。本件の状況を当てはめると、USPTOが指摘した、Cを発明人とするが非公開の10/165,455を一旦脇に置いたとしても、A、B、Cには既知の4件の先出願があった。2022年12月21日にUSPTOへ8件の出願を提出した際、本件はその日に送られた2件目であった。Fed. Cir.の判決が指摘したように、それ以前の4件に加えて、2022年12月21日の当日に送られた1件目の出願18/069,263があるため、本件の出願「時」において、A、B、Cにはすでに少なくとも5件の先の出願案件が存在していたことになる[4]。言い換えれば、Fed. Cir.はこれに付随して、「先の出願」とは本件が出願された「日」ではなく「時（時刻）」を基準として、何が先であり何が後であるかを画定するものであることを明確にした格好である。

その他、USPTOのPetition Decisionは、本件の先の出願案件にはCを発明人とする10/165,455が含まれることを特に指摘している。換言すれば、USPTOのデータベースに特定の出願記録が見つかりさえすれば、その出願案件の状況がどうであれ（拒絶を克服できずに公開前に取り下げられたものであろうが、マイクロエンティティ減免を一度も使用したことがなかろうが、あるいは発明人自身がその案件の存在を知らなかった状況であろうが）、USPTOがマイクロエンティティ減免の5件の枠を計算する際には、その案件を算入することができるのである。

事実、本件の出願期間中、A、B、Cは、公開プラットフォームで10/165,455のデータが検索できないことを疑問視し、USPTOの職員に対してまずその案件が存在することの証明を求めていた。この攻防を傍観すると、もう一つの問題が連想される。もし公開データベースで検索できず、発明人自身が知らなかった、あるいはその他の理由で開示されていなかった場合、代理人が個々の出願人や発明人の先の出願件数を完全に把握することは不可能である[5]。マイクロエンティティ5件の減免の使用に伴うリスクは、出願人や代理人が認識しているよりも高い可能性があり、たとえ悪気のない過失による計算ミスであったとしても、得るものより失うものの方が大きくなるおそれがある。

最後に、本件は出願書類の提出から、USPTOにおけるPOOやMQASへの相談、OPETへの回答、さらにはその後の米国地裁への提訴、Fed. Cir.への控訴に至るまで、特許代理人や訴訟弁護士を一切起用していなかった（Pro Se：本人訴訟）。USPTOの手続きにおける急所は、先の出願が前雇用主にすでに譲渡された（または譲渡する義務がある）ことを証明できなかった点にあり、裁判所の手続きにおいて足止めを食らった問題もまさにこの譲渡（義務）の主張であった。不成立（廃案）や敗訴は、いずれも本件で請求された発明に特許性があるかどうかとは無関係である。本件のUSPTOファイル記録を俯瞰すると、当局は本件のPro Se出願人に対して、MQASやPOO、さらにはOPEPによる最初の2回のPetition Decisionも含め、実は明確に通過方法を示していた。それどころか、延長費用の支払うべき金額を詳細にリストアップして手助けし、最終的な回答期限日をリマインドすることまでしていた。拒絶・取下は決して避けられないものではなかったはずであり、本件が最終的にたどった結末は、実に遺憾と言わざるを得ない[6]。

附表：Nesarikar v. USPTO事件の背景；製表・整理：北美智権ニュース／黄蘭閔

備考：

[1] Nesarikar v. USPTO, Fed. Cir. Case No. 2026-1167 (May 12, 2026) (nonprecedential)。詳細は https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/26-1167.OPINION.5-12-2026_2692194.pdf を参照。

[2] 2022/12/21に提出された8件の出願は、順に 18/069,263、18/069,288、18/069,382、18/069,474、18/069,596、18/069,721、18/069,819、18/069,883 である。出願人の主張によれば、これらはすべてテキサス州での過去の雇用関係に基づく譲渡義務がある。USPTOが職権で探知した5件の先出願には、10/165,455、15/940,792、16/591,555、17/303,497、17/906,844 が含まれ、そのうち 10/165,455 はCの出願であり、公開データベースでは検索できない。

[3] USPTOは多くの疑問を提示した。例えば、#1 A、B、Cがすべて発明人として名を連ねる11案件（本件出願日前にすでに存在していた先出願を含む）において、ADSに記入された発明人の連絡先住所が、まさにZ社の登記住所であったこと。#2 A本人のLinkedInページに、Aが2016年からZ社のCEOを務めていると記載されていること。#3 米加政府入札ビジネス情報サイトGovCBのウェブページによると、Y社の代表者がCであること。#4 関連する出願のうち、17/906,844 にのみ譲渡書の登録記録があるが、譲受人は別の自然人であり、A、B、Cが主張する前雇用主のX社およびY社ではなかったこと。

[4] “The Nesarikars are the named inventors on four patent applications filed between March 2018 and September 2022. [. . .] On December 21, 2022, they first filed U.S. Patent Application No. 18/069,263 and then filed the ’288 application, making the ’263 application at least the fifth application filed prior to the ’288 application naming the Nesarikars as inventors.”

[5] USPTO公式サイトの詐欺対策コーナー（打詐專區）で発表された懲戒事例の中で、D2023-25の対象となった米国特許弁護士は、数十件の誤ったマイクロエンティティ声明に署名し提出していたことが発覚した。その事後反省において、エラーの原因の一つとして、同事務所の案件管理システムに出願人の関連出願が登録されていなかったことが挙げられていた。しかし、当該特許弁護士は、案件管理システムの問題によって、自身が果たすべき合理的な確認責任が軽減されるわけではないことを認めている。詳細は https://foiadocuments.uspto.gov/oed/Final-Order-(Kanakia)-(D2023-25)-Redacted.pdf を参照。

[6] ChatGPTが彗星のごとく登場して以来、専門の代理人や弁護士に依頼することなく、自らChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、CoPilotなどのAIツールを利用して、法律の現場で自身の権利を主張し擁護する一般市民が増えており、関連する報道も多数存在する。例えば、Big Law Grapples With AI-Fueled Pro Se Surge, Rising Legal Costs (https://news.bloomberglaw.com/business-and-practice/big-law-grapples-with-ai-fueled-pro-se-surge-rising-legal-costs) などを参照されたい。しかし、本件を観察する限り、少なくとも本件の出願および訴訟期間におけるAIの発展段階においては、AIツールだけに頼って法条文の意味を理解し、法的文書を作成し、応答戦略を選択することのリスクは極めて高いと言える。

---

友善列印

友善打印

Printer-friendly

プリントフレンドリー