従業員が退職時に契約に違反して前の雇用主の営業秘密を取得した場合、それは新たな雇用主もその営業秘密を「取得」したことになるのだろうか。米国連邦第5巡回区控訴裁判所（以下「第5巡回区」）は、2020年のシックス ディメンションズ（Six Dimensions）対 パーフィシエント（Perficient）訴訟の判決において、この点を否定した。同判決によれば、従業員が在職中から前雇用主の情報を保持し続けており、転職後にその営業秘密を保有している旨を上司に伝えていたとしても、そのデータを会社のシステムへアップロードしたり、会社に提供したりしていない限り、新たな雇用主が当該営業秘密を取得したとは認められない。
元従業員が6Dの営業秘密を持ち出す
シックス ディメンションズ（以下「6D」）は、ITコンサルティングサービスを提供するデジタルマーケティング会社である。6Dは2014年にブレイディング（Brading）氏を企業パートナーシップマネージャーとして雇用し、退職後に他社のために6Dの従業員を引き抜かない旨の合意書に署名させていた[1]。ところが、ブレイディン氏は退職してパーフィシエント社へ転職すると、直ちにこの合意に違反し、6Dの従業員をパーフィシエント社へ勧誘し始めた。最終的に、ブレイディン氏は6Dに勤務していた7名の職員をパーフィシエント社へ転職させることに成功した。そのうちの1人がアーロン・プライス（Aaron Price）氏である[2]。
プライス氏は6Dに在籍中、秘密保持契約に署名しており、退職時には秘密または機密性のある資料をすべて直ちに6Dへ返還することに同意していた。さらにプライス氏は、在職中および退職後のいかなる期間においても、6Dの機密情報や営業秘密を、直接的であれ間接的であれ、漏えい・開示しないことに同意していた。しかしプライス氏は、6Dを離れる前に、6Dの機密研修用データを自身の個人用USBメモリに保存した。プライス氏がこれらの研修資料を6Dに返還しなかったのは、もともとこれらの情報をパーフィシエント社の利益のために利用するつもりだったためである。ただし、プライス氏は、これらの研修資料をパーフィシエントの誰にも渡したことはなく、パーフィシエント社内のいかなるシステムにもアップロードしたことはないと述べている[3]。
6Dは、従業員の転職先である新会社が営業秘密を侵害したと主張
6Dは2017年9月5日、米国テキサス州南部地区連邦地方裁判所に訴訟を提起し、ブレイディン氏とパーフィシエント社が共謀して、6Dの従業員を勧誘しないとする契約に違反したと主張した。これに加えて6Dは、パーフィシエント社のみに対し、同社が米国テキサス州法およびカリフォルニア州法の営業秘密保護規定に違反したと主張した[4]。
2018年12月27日、地方裁判所は6Dの契約違反の請求について同社に有利な略式判決を下した。その他の部分については陪審の判断に委ねられ、2019年6月10日～14日にかけて陪審審理が行われた。陪審は、問題となった研修用データが営業秘密に該当することを認定したものの、パーフィシエント社がこれらの営業秘密を不正に取得、開示または使用したとは認めなかった。さらに、パーフィシエント社が当該営業秘密によって不当な利益を得た事実も認められないと判断した。同時に、パーフィシエント社がそれによって不当な利益を得ていないとも認定した[5]。
ブレイディン氏はこの判決を不服として控訴し、6Dもまた控訴した。本件は第5巡回区に係属し、同裁判所は2020年8月7日に判決を下した。
テキサス州法における営業秘密の不正取得の要件
「テキサス州統一営業秘密法」の規定では、営業秘密を侵害する行為は大きく2類型に分けられる。第1の類型は「営業秘密の取得」、第2の類型は「営業秘密の開示または使用」である。
第一審において、陪審は最終的に、被告パーフィシエント社はいずれの侵害類型にも該当しないと判断した。原告の6Dは営業秘密に関する請求について再審理を申し立てたが、その際、主張を「不正な取得」に限定した。したがって、第五巡回区控訴裁判所の審査対象も、被告が営業秘密を「取得」したか否かという点に限定された[6]。
被告が「取得」したと主張するためには、陪審が以下の二点を認定しなければならない。（1）パーフィシエント社が当該営業秘密を取得したこと、および（2）パーフィシエント社が当該営業秘密が不正な方法で取得されたものであることを知っていた、または知るべき理由があったこと、である[7]。
6Dの元従業員、新たな勤務先の上司に競合他社の営業秘密を保有していると伝える
プライス氏は、6Dを退職する前から、6Dの研修用データを保存したUSBメモリを所持していた。プライス氏は退職後もそのUSBメモリを保持し続けており、その行為は6Dとの雇用契約に違反していた。プライス氏は新しい会社のパーフィシエント社に入社後、上司であるサムナー氏に対し、6Dの研修用データを所持している旨を伝えた。サムナー氏はプライス氏に対し、「データを整理してからアップロードしてほしい」と告げた。プライス氏はさらに、「研修用データ一式」を所持していると述べ、「非常に深い内容で、網羅的であり、モジュール形式で構成されている」と説明した。サムナー氏は「その資料を見るのを楽しみにしている」と返答した[8]。
審理において、プライス氏は、6Dを離れた後もこれらの研修資料を保持し続けたのは「パーフィシエント社の利益になるように」するためであり、パーフィシエント社で勤務を開始した後も引き続きこれらの資料を保有していたと証言した。しかし、反対尋問において、プライス氏は、これらの研修資料について「いかなる行動」もとっていないと述べた。プライス氏はまた、(1) 研修用データをパーフィシエント社の誰にも提供していないこと、(2) パーフィシエント社内でこれらの研修用データを使用した者は一人もいないこと、(3)データを整理したことも、パーフィシエント社のファイルシステムにアップロードしたこともないと証言した[9]。
プライス氏は反対尋問でさらに、前述のサムナー氏との最初の会話の後間もなく、両者が電話でこれらの研修用データについて話し合ったと証言した。その会話の中で、サムナー氏はプライス氏に「この研修用データは使わないことにしよう」と告げた。プライス氏の証言によれば、データを使用しないと決めた理由は、パーフィシエント社がAdobeとの提携関係およびソリューション・パートナー向けポータルサイトを通じて提供されるトレーニングにより、すでに「非常に充実した研修体制」を有していたためである。プライス氏は、パーフィシエント社の既存の研修用データのほうが「より優れた内容」であると考えていた[10]。
陪審は最終的に、パーフィシエント社は6Dの研修用データを不正に取得していないと認定した[11]。
6D、「競合他社の営業秘密を保有していると上司に伝えたこと自体が取得に当たる」と主張
しかし6Dは、(1)被告のプライス氏が、不正な手段で営業秘密を取得した時点で、当該研修資料を侵害したことをすでに認めていること、(2)プライス氏がパーフィシエント社に在籍していた期間中も、これらの営業秘密を保持し続けていたこと、(3)プライス氏がサムナー氏に対し、「研修資料に含まれる内容、およびこれらの営業秘密の性質」を説明したこと、を主張した。6Dは、これら三点だけで、被告パーフィシエント社が当該営業秘密を違法に取得したと認めるのに十分であるとした[12]。
第五巡回区控訴裁判所、被告会社による「取得」には当たらないと判断
これに対し、第五巡回区控訴裁判所は、パーフィシエント社が当該営業秘密を取得したとは認められないと判断し、主として次の三点を指摘した。
一，プライス氏は、6Dとの雇用関係の終了後も当該USBメモリを保持し続けており、不正な手段によってこれらの研修データを保有していたことは疑いない[13]。
二、プライス氏は、パーフィシエント社に在職していた期間中も、これらの研修データを保持し続けていた。しかし、裁判所は、プライス氏が(1)研修データをパーフィシエント社の誰にも提供せず、(2)これらの研修データを整理せず、(3)資料をパーフィシエント社のシステムにアップロードしてもいないとの陪審の見方に同意した[14]。
三，6Dは、プライス氏が上司のサムナー氏に対して研修データを説明した時点で、パーフィシエント社はすでにこれらのデータを取得していたと主張した。しかし裁判所は、本件の研修データそのものは審理において証拠として提出されておらず、また、6Dはプライス氏の証言から、プライス氏が実際にサムナー氏へどのデータを明らかにしたのかを詳細に説明し得る具体的な内容を何ら引き出していないと判断した。より詳細な説明がない状況では、裁判所は両者を比較対照することができない。したがって、第五巡回区控訴裁判所は、現存する証拠では、パーフィシエント社がこの会話を通じてこれらの研修データを取得したと認定することはできないと判断した[15]。
備考：
- [1] Six Dimensions, Inc. v. Perficient, Inc., 969 F.3d 219, 221 (5th Cir. 2020).
- [2] Id. at 222.
- [3] Id. at 222.
- [4] Id. at 223.
- [5] Id. at 223.
- [6] Id. at 230.
- [7] Id. at 230.
- [8] Id. at 231.
- [9] Id. at 231.
- [10] Id. at 231.
- [11] Id. at 231.
- [12] Id. at 231.
- [13] Id. at 231.
- [14] Id. at 231-232.
- [15] Id. at 232.
責任編集：盧頎
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