従業員が退職時に契約に違反して前雇主の営業秘密を取得した場合、それは新雇主もまた当該営業秘密を「取得」したことになるのだろうか？米連邦第5巡回上訴裁判所（以下「第5巡回区」）は、2020年の Six Dimensions v. Perficient 事件の判決において、従業員が雇用期間中に引き続き前雇主の資料を保有し、転職先で上司にそれらの営業秘密を所持している旨を伝えたものの、会社のシステムにはアップロードしていなかったケースについて、新雇主がそれらの営業秘密を取得したことには当たらないと判断した。
退職従業員が前会社6Dの営業秘密を持ち出し
Six Dimensions（以下「6D」）は、ITコンサルティングサービスを提供するデジタルマーケティング会社である。6Dは2014年にBrading氏を企業パートナーシップマネージャーとして雇用し、将来の退職後に他の会社のために6Dの従業員を引き抜かない旨の合意書に署名させていた[1]。しかし、Brading氏が辞職してPerficient社へ転職すると、直ちに合意に違反して6Dの従業員をPerficient社へ勧誘し始めた。最終的に、Brading氏は6Dに勤務していた7名の職員をPerficient社へ転職させることに成功した。そのうちの1人がAaron Price氏である[2]。
rice氏は6D在職中に秘密保持契約に署名し、退職時にはすべての秘密性または機密性のある資料を直ちに6Dへ返還することに同意していた。Price氏はさらに、在職中および退職後のいかなる時点においても、6Dの機密情報または営業秘密を直接的・間接的に漏洩・開示してはならないことに同意していた。しかし、Price氏は6Dを去る前に、6Dの機密トレーニング資料を個人のUSBメモリに保存した。Price氏がこれらのトレーニング資料を6Dに返還しなかったのは、もともとこれらの情報を利用してPerficient社に利益をもたらす意図があったためである。ただし、Price氏はこれらのトレーニング資料をPerficient社の誰にも渡しておらず、Perficient社内のいかなるシステムにもアップロードしていないと証言した[3]。
6Dは従業員の転職先会社が営業秘密を侵害したと主張
6Dは2017年9月5日、テキサス州南部地区連邦地方裁判所に提訴し、Brading氏とPerficient社が共同で契約違反（違法な引き抜き）を行ったと主張した。また、6DはPerficient社単独に対し、テキサス州およびカリフォルニア州の営業秘密保護法に違反したと主張した[4]。
2018年12月27日、地方裁判所は6Dの契約違反の請求について同社に有利な即決判決（Summary Judgment）を下した。その他の部分については評決のために陪審に委ねられ、2019年6月10日から14日にかけて審理が行われた。陪審は、対象となったトレーニング資料が営業秘密に該当すると認定したものの、Perficient社がそれらの営業秘密を不正に取得、開示、または使用していないと認定した。同時に、Perficient社がそれによって不当な利益を得ていないとも認定した[5]。
Brading氏はこの判決に対して上訴し、6Dもまた上訴した。本件は第5巡回区に上訴され、同裁判所は2020年8月7日に判決を下した。
テキサス州営業秘密法における不正取得の要件
《テキサス州統一営業秘密法》の規定では、営業秘密を侵害する行為は大きく2つの類型に分けられる。第1の類型は「営業秘密の取得」、第2の類型は「営業秘密の開示または使用」である。
一審において陪審は、被告Perficient社はいずれの侵害類型にも該当しないと判断した。原告6Dは直ちに営業秘密に関する請求について再審理を申し立てたが、主張の範囲を「不正取得」の行為に限定した。したがって、第5巡回区の審理も被告が従業員の営業秘密を「取得」したか否かのみに限定された[6]。
被告が「取得」したと主張するためには、陪審は（1）Perficient社が当該営業秘密を取得したこと、および（2）Perficient社が当該営業秘密が不正な方法で取得されたものであることを知っていた、または知るべき理由があったこと、を認定しなければならない[7]。
6Dの退職従業員が転職先の上司にライバルの営業秘密を所持していると発言
Price氏は6Dを退職する前、6Dのトレーニング資料が保存されたUSBメモリを所持していた。Price氏は退職後もそのUSBメモリを保持し続けたため、6Dと締結していた雇用契約に違反した。Price氏は新会社のPerficient社に入社後、上司であるSumner氏に対し、6Dのトレーニング資料を所持している旨を伝えた。Sumner氏はPrice氏に対し、「データをクリーンアップしてアップロードするように」と告げた。Price氏はさらに、「完全なAEMトレーニング資料」を所持していると述べ、それを「非常に深く、完璧で、モジュール形式で構成されている」と説明した。Sumner氏は「その資料を見るのを楽しみにしている」と返答した[8]。
審理においてPrice氏は、6Dを去った後も「Perficient社に利益をもたらすため」にこれらのトレーニング資料を保持し続け、Perficient社での勤務を開始した後も引き続きそれらを保有していたと証言した。しかし、反対尋問においてPrice氏は、これらのトレーニング資料に対して「いかなる行動」も起こさなかったと述べた。Price氏はまた、（1）トレーニング資料をPerficient社の誰にも提供していないこと、（2）Perficient社内で誰もこれらのトレーニング資料を使用していないこと、（3）資料を整理したりPerficient社のファイルシステムにアップロードしたりしていないこと、を証言した[9]。
Price氏は反対尋問において、前述のSumner氏との最初の会話の直後、両者が電話で再びこれらのトレーニング資料について話し合ったことも証言した。その会話の中で、Sumner氏はPrice氏に対し、「それらのトレーニング資料は使用しないようにしよう」と告げた。Price氏が資料を使用しないと決定した理由は、Perficient社がAdobe社とのパートナーシップおよびソリューションパートナーポータルを通じて提供されるトレーニングにより、すでに「非常に完璧なトレーニング制度」を所有しており、Perficient社の既存のトレーニング資料の方が「より優れている」と判断したためであると証言した[10]。
陪審は最終的に、Perficient社は6Dのトレーニング資料を不正に取得していないと認定した[11]。
6Dは「原告が上司にライバルの営業秘密を所持していると話したこと」自体が取得に当たると主張
しかし、6Dは（1）被告Price氏が不正な方法で営業秘密を取得した時点で、すでに当該トレーニング資料を侵害していたこと、（2）Price氏がPerficient社に勤務している間も、引き続きそれらの営業秘密を保有していたこと、（3）Price氏がSumner氏に対し「トレーニング資料に含まれる内容およびそれらの営業秘密の性質」を説明していたこと、を主張した。これら3点はいずれも、被告Perficient社が違法に当該営業秘密を取得したと認定するのに十分であるとした[12]。
第5巡回区は被告会社による取得を否定
第5巡回区は以下のように判断した，
一，Price氏が6Dとの雇用関係終了後もUSBメモリを保持し続けたことは、疑いなく不正な方法でそれらのトレーニング資料を所持していたことに相当する[13]。
二、Price氏はPerficient社に雇用されている期間中も引き続きそれらのトレーニング資料を保有していた。しかし、裁判所は陪審の見解に同意し、Price氏が（1）トレーニング資料をPerficient社の誰にも提供していない、（2）それらのトレーニング資料をクリーンアップしていない、（3）資料をPerficient社のシステムにアップロードしていない、と認めた[14]。
三，6Dは、Price氏が上司のSumner氏に対してトレーニング資料の内容を説明した時点で、Perficient社はすでにそれらの資料を取得していたと主張した。しかし裁判所は、対象となったトレーニング資料自体が審理において証拠として提出されておらず、6DもPrice氏の証言から、Price氏が実際にSumner氏へどの資料を具体的に明かしたのかを詳細に示す具体的な内容を得られていないと指摘した。より詳細な説明が欠如している状況では、裁判所は両者を比較することができない。したがって第5巡回区は、既存の証言・証拠からPerficient社がその会話を通じてトレーニング資料を取得したと認定することはできないと判断した[15]。
備考：
- [1] Six Dimensions, Inc. v. Perficient, Inc., 969 F.3d 219, 221 (5th Cir. 2020).
- [2] Id. at 222.
- [3] Id. at 222.
- [4] Id. at 223.
- [5] Id. at 223.
- [6] Id. at 230.
- [7] Id. at 230.
- [8] Id. at 231.
- [9] Id. at 231.
- [10] Id. at 231.
- [11] Id. at 231.
- [12] Id. at 231.
- [13] Id. at 231.
- [14] Id. at 231-232.
- [15] Id. at 232.
責任編集：盧頎
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