商標的專屬授權人可以單獨提起侵權訴訟嗎?

邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

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商業競爭的方式有很多種,像是優質產品、快速到貨、價格便宜…等等,都是方法之一。但在競爭過程中,請務必尊重他人的智慧財產權,商標權也是智慧財產權之一,不要以貪小便宜而直接掛上他人已經註冊之商標權,最終恐會得不償失。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

談到茶磚,讀者的第一印象就是普洱茶,但是讀者知道緊壓茶或是壓製茶嗎?茶磚就是緊壓茶的一種;顧名思義,就是將茶葉緊實壓製成一定形狀,可以是圓形、長方形,甚至是圓球形。台灣也有緊壓茶,就是客家人的酸柑茶,它的外型會因為虎頭柑的大小不同而有不同,不像普洱茶大都是圓形。簡單的說,傳統酸柑茶是將虎頭柑的果肉取出和茶葉打碎混合後,再將混合物塞回虎頭柑中,經過九蒸九曬,成為客家人家中必備的用品,對於咳嗽、化痰、解熱有不錯的效果[1]

案例背景

現有製造商A公司,老闆詹先生有著客家人血緣,對於酸柑茶的文化以及客家人的精神,有著濃濃的小時候回憶,於是回鄉研製酸柑茶的製造與銷售。在經過多年的探詢地方耆老與研究後,終於將記憶中的酸柑茶予以追回,並加以推廣,受到大眾的喜歡。在製造與銷售輔導過程中,知悉產品與商標間不可斷開與相輔相成的關係,於是向智慧局提出商標申請且順利取得商標註冊。

隨著製造與銷售的數量增加,詹先生決定將銷售獨立出來,成立B公司處理銷售事宜,由兒子詹大擔任負責人,並將取得的商標權專屬授權給B公司使用。多年後,孰知詹大的朋友且同為經營夥伴呂小,看到詹大的市場銷售逐年倍增且利潤不錯。於是便向同樣製造酸柑茶的小型廠家進貨,貼上詹大的被授權商標在市場銷售。詹大的多年客戶楊先生,發現呂小的產品也在銷售,且價格有競爭力,但卻發現商標和詹大的相同。便打趣地跟詹大說:「價格有便宜,怎不給老客戶購買優惠」。詹大才發現不對勁。經查證後,發現呂小的行為,便直接將呂小開除,且以B公司名義打上商標侵權官司。訴訟中,呂小主張B公司不是商標權人,不可以向呂小提出訴訟;還有,專屬授權契約沒有向智慧局登記,不可以對抗第三人。這二個主張合理嗎?

法條解讀

首先,商標授權使用涉及的是商標法第39條

商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。

前項授權,非經商標專責機關登記者,不得對抗第三人。

授權登記後,商標權移轉者,其授權契約對受讓人仍繼續存在。

非專屬授權登記後,商標權人再為專屬授權登記者,在先之非專屬授權登記不受影響。

專屬被授權人在被授權範圍內,排除商標權人及第三人使用註冊商標。

商標權受侵害時,於專屬授權範圍內,專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者,從其約定。

從上條文第5、6項規定可知,專屬授權人在授權範圍內,排除第三人使用註冊商標,且若是商標受侵害時,在契約中沒有特別約定前提下,專屬授權人得以自己的名義行使權利。因此,詹大可以以B公司為專屬授權人的名義,直接向呂小提出侵權訴訟。而同條第2項的非經授權登記不得對抗第三人部分,所謂[非經登記不得對抗第三人],係指當事人間就有關商標權之讓與、信託、授權或設定質權之權益事項有所爭執時,才有適用[2]。目的是在保護交易行為之善意第三人,而不是侵權行為人。所以呂小既然是侵權行為人,就不得以商標權專屬授權登記未予以登記,主張被授權人B公司非為適格的訴訟當事人。反之,若詹大僅是取得非專屬授權,則依據第4項規定,詹大不具備提起訴訟的主體資格,僅能由商標權人提出訴訟。

最終,呂小的主張都會被駁回,損害賠償的付出是必然的結果。商標權的目的在於指出產品或是服務背後的廠商,也是產品或服務的保證,著名商標更是品牌的象徵。因此,商業行為必須在尊重他人商標權的前提下競爭,而不是直接以掛上他人商標的不重視他人智慧財產權的方式去競爭。

備註:

作者: 邱英武
現任: 北美智權 智權法規研究組主管
經歷: 電腦週邊產品製造公司管理部門(法務、IP、人事與總務)主管

國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管

大專院校講師(1995-2002)
智慧財產局專利審查官訓練課程講師(2013、2014)


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