美國商標採取使用保護主義，先使用就可以獲得保護，並沒有禁止搶註冊商標的明文規定。可口可樂公司在印度有兩款當地的著名商標「Thums Up」和「Limca」，使用於可樂和汽水產品上，但在美國沒有使用。2012年，兩名印度裔美籍人創辦的公司在美國註冊了這兩個商標。可口可樂公司向專利商標局提出撤銷商標之請求。美國商標審理救濟委員會（TTAB）認為，縱使在美國境內沒有使用該商標，但在特殊情形下，仍可獲得保護，最後撤銷後者所註冊的商標。
可口可樂公司在印度的著名商標
可口可樂公司在1993年買下印度的「Thums Up」商標，主要使用在可樂（黑色汽水）上，在印度其屬於著名商標[1]，實際使用的商標圖案如圖1。
可口可樂公司也在1993年買下印度的「Limca」商標，主要使用於檸檬汽水上，其同樣在印度屬於著名商標[2]，實際使用的圖案如圖2。
被告Meenaxi公司是印度食品飲料經銷商
被告Meenaxi公司是由二名美籍印度人創辦的食品經銷商，主要經營項目是「將印度製造的食品飲料，分銷到美國的印度雜貨商。」此外，他們出版一個小刊物，列出每個月他們主打的商品，主要散發到印度社區[3]。
在2012年Meenaxi向美國專利商標局註冊了「Thums Up」和「Limca」這兩個商標，均指定使用於「可樂；濃縮物、糖漿或粉末用於準備軟飲料（汽水）；汽水，即國際分類號32類之蘇打水。」
| 註冊號 |
4205598 |
4205597 |
|
商標圖 |
|
|
|
指定使用類別 |
可樂；濃縮物、糖漿或粉末用於準備軟飲料（汽水）；汽水，即國際分類號32類之蘇打水。 |
可樂；濃縮物、糖漿或粉末用於準備軟飲料（汽水）；汽水，即國際分類號32類之蘇打水。 |
表1. Meenaxi所註冊之「Thums Up」和「Limca」商標；來源：筆者整理
調查發現，這二名美籍印度人在美國的商標資料庫檢索，搜尋一些印度有名的商標，發現「Thums Up」和「Limca」曾在美國被註冊，但分別在1987年和1996年被放棄（未延展）[4]。這應該是他們選擇註冊這些在印度著名商標的原因。
美國聯邦商標請求撤銷
本案可口可樂公司於2016年3月，根據美國聯邦商標法第14條(3)（也就是15 U.S. Code § 1064(3)），向美國專利商標局提出「商標撤銷請求」（Cancellation of registration），類似臺灣的舉發。
美國聯邦商標法第14條(3)請求撤銷的事由很多，包括：「在任何時候：
如果註冊商標成為所指定使用之商品或服務或其一部分的通用名稱，
或具有功能性，
或已被放棄，
或其註冊是以欺詐手段獲得，
或違反本篇第1054條（團體商標和證明標章之要件）
或違反本篇第1052條(a)、(b) 或 (c)之規定，根據本章進行註冊（不道德用語、與國旗國徽相同近似、與人名近似），
或違反舊商標法的類似禁止規定，
或註冊商標被註冊人或經其同意使用之人，使用時不實表達（misrepresent）該商標的商品服務來源（source）或與來源有關聯。…[5]」
在這裡，所謂的商品服務來源，指的可能是指另一家公司。亦即在商標使用時，讓消費者誤以為商品服務來自於另一家公司。
第四巡迴法院2021年Bayer v. Belmora案
2021年美國第四巡迴法院的Bayer v. Belmora案[6]，與本案非常接近。該案中，生醫藥廠拜耳（Bayer）公司在墨西哥擁有「FLANAX」商標，指定使用於某種止痛藥，但從來沒有在美國使用這個商標。而Belmora公司於2005年在美國聯邦註冊了「FLANAX」這個商標， 並且也使用於止痛藥品上。
拜耳藥廠請求撤銷Belmora公司的商標，而TTAB准許了請求。最後這個案件也被第四巡迴上訴法院維持。
該案的爭議在於，「FLANAX」在美國境內沒有被使用、沒有被註冊。但TTAB和法院卻同意拜耳公司可以用這個理由撤銷Belmora公司註冊的商標。該案中的關鍵事實在於，Belmora使用了一樣的商標，在一樣的商品上，亦即具有刻意仿冒的存在。而TTAB在該案認為，由於Belmora在美國使用「FLANAX」商標，會讓美國消費者誤以為Belmora的產品來自於拜耳公司的墨西哥產品，這樣拜耳公司會喪失對其「名譽」（reputation）的控制能力，因而受到損害[7]。
TTAB認為，所謂的不實表達商品服務之來源，只有「蓄意（wiillful）的使用混淆的近似商標，尚不足夠（insufficient）。」不實表達商品服務來源必須存在，商標權人的商品乃「刻意地模仿」（deliberately passing off）他人的產品。最重要的，在2007年的一個TTAB的先前決定曾經指出：「公然濫用（blatant misuse）商標……旨在利用申請人的商譽和聲譽進行交易」[8]。
可口可樂請求撤銷之主張
可口可樂公司提出撤銷的理由，主要認為Meenaxi公司註冊使用這二個商標，乃「不實表達該商標之商品服務的來源」（misrepresented the source of the goods on which the marks are used）[9]。其認為，Meenaxi公司註冊這二個國際著名商標「Thums Up」和「Limca」，是明白的想要欺騙美國消費者相信，其所銷售的汽水是可口可樂公司在印度所販賣的「Thums Up」和「Limca」汽水的美國版本[10]。
TTAB認為，所相關證據可以證明，商標權人確實有此種公然濫用，且可證明商標權人乃刻意的努力模仿申請人（可口可樂公司）的商標[11]。
TTAB指出，單純蓄意使用近似商標還不夠。本案中，Meenaxi公司不只是選擇自己所熟悉的印度著名商標，而且在使用這些商標時，還刻意模仿這些商標在印度被使用的方式（早期的商標圖案和現在的新版本，包括使用相同的標語「Taste the Thunder」），亦即使用高度近似的圖形，用在相同的產品上[12]。
可口可樂公司主張自己的利益受到損害
雖然這二個商標在印度屬於著名商標，但重點是，在美國並不屬於著名商標，甚至幾乎沒有在美國被使用。但TTAB指出，由於在美國有相當數量的印度裔美國人，他們熟悉印度的這二個商標，故可能會因為受到混淆[13]。
而且，可口可樂公司在印度的這二款飲料，曾經被進口到美國，且可口可樂公司作證指出，他們有打算在美國擴大使用「Thums Up」和「Limca」這兩款汽水[14]。
可口可樂提出，Meenaxi公司此種不實表達造成的損害，乃是消費者的期待落空，以及Meenaxi公司可以試圖阻止可口可樂在印度的汽水進口到美國[15]。
TTAB最後認為，Meenaxi使用「Thums Up」和「Limca」商標的方式，乃意圖造成消費者混淆，讓消費者誤以為其產品乃是獲得可口可樂公司的授權，而製造或引進印度的產品。故於2021年6月的決定中，撤銷Meenaxi公司的這兩個商標。
比較
美國商標採取使用保護主義，與臺灣商標法以註冊保護為原則不同。
臺灣商標法第30條11款對於未註冊商標之保護，必須在臺灣有使用而達到著名程度，才可以阻止他人註冊商標。但美國既然採取使用保護主義，一使用就獲得保護，因而沒有第11款這類規定。
與美國這個案件相比，比較接近的是商標法第30條第12款的搶註冊行為：「相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標，而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者。」美國第四巡迴法院2021年Bayer v. Belmora案和本件Coca-Cola v. Meenaxi Enterprise案，若放在台灣，應可符合商標法第30條第12款之情形。
但本案問題在於，本案使用的是美國聯邦商標法第14條(3)（也就是15 U.S. Code § 1064(3)）的「註冊商標被註冊人或經其同意使用之人，使用時不實表達（misrepresent）該商標的商品服務來源（source）或與來源有關聯。」爭議在於，原本這個不實表達來源條款，適用的情況並不是搶註冊外國商標的情況。
嚴格來說，既然美國商標法採使用保護主義，且採取屬地主義，則將外國商標搶註冊在美國，只要先使用或先註冊就先贏，過去並不認為有問題。這個案子之所以引發爭議，在於TTAB和第四巡迴法院似乎認為，將外國商標拿到美國搶註冊，可能會被撤銷。但若仔細看TTAB的決定理由強調，單純的文字商標搶註冊仍然允許，但是若使用的方式幾乎一樣，包括整體商標圖案、產品外觀等都一樣或高度近似，才會被認為有誤導消費者、不實表達商品服務之來源。
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
|
