癲癇症患者需要每日按時服用癲癇症治療藥物，以降低癲癇症之發作。托吡酯在臨床上是十分重要的癲癇症治療藥物，可用於癲癇症患者的治療。然而，在藥物專利侵權訴訟中，涉及癲癇症治療藥物之案件較為少見，因此，本文擬藉由與癲癇症治療藥物托吡酯相關的Ortho – McNeil Pharmaceutical, Inc. v. Mylan Laboratories, Inc., 520 F.3d 1358 (Fed. Cir. 2008)[1] 案件，來進一步瞭解有關癲癇症治療藥物之藥物專利訴訟，於訴訟中可見兩造當事人對於系爭專利之申請專利範圍之用語及系爭專利是否顯而易見相互攻防。
案件背景
本案被告邁蘭 (Mylan) 學名藥廠因為向美國食品藥物管理局 (FDA) 提出了癲癇症治療藥物Topomax ® (托吡酯topiramate) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) 。原告Ortho – McNeil藥廠於是向美國紐澤西州 (the District of New Jersey) 的聯邦地方法院提出專利侵權訴訟，主張被告邁蘭學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍，邁蘭學名藥廠則主張原告Ortho – McNeil藥廠的系爭專利申請專利範圍之用語未涵蓋癲癇症治療藥物托吡酯，且系爭專利的申請專利範圍因顯而易見性而無效，地方法院經過判決後認定系爭專利申請專利範圍之用語已涵蓋癲癇症治療藥物托吡酯，且系爭專利的申請專利範圍不因顯而易見性而無效。被告邁蘭學名藥廠不服地方法院的判決，所以提出上訴。
癲癇症治療藥物與其治療藥物
癲癇症 (epilepsy) ，是指由某些疾病或病變造成腦細胞異常性、陣發性的放電，使患者產生各種症狀與腦波變化。臨床上呈現之症狀稱為「發作 (seizure) 」，多次的發作則稱為「癲癇症」[2]。目前癲癇症的藥物主要是以γ- 氨基丁酸 (γ- aminobutyric acid，GABA) 類或離子通道阻斷劑為主，前者例如：加巴噴丁 (gabapentin) 與普瑞巴林，後者則例如：拉科醯胺 (lacosamide)、苯妥英 (phenytoin) 與卡馬西平 (carbamazepine) 等[3]。
與本案相關之癲癇症治療藥物為托吡酯，其作用機制則較為特殊，除了與前述的γ-氨基丁酸類接受體及鈉離子通道阻斷劑有關，亦可對於其他類接受體產生作用[4]，以達到治療癲癇症之效果。
本案系爭專利
本案系爭專利為美國專利第4,513,006號 (‘006專利)[5]，此專利的專利權人是Ortho – McNeil藥廠。系爭專利之申請專利範圍總共有12項，其中的第1項與本案最為相關，列出如下：
1. A sulfamate of the following formula ( I ): (圖2) wherein X is oxygen ;
R .sub. 1 is hydrogen or alkyl ; and
R .sub. 2, R .sub. 3, R .sub. 4 and R .sub. 5 are independently hydrogen or lower alkyl “ and ” R .sub. 2 and R .sub. 3 and/or R .sub. 4 and R .sub. 5 together may be a group of the following formula ( II ): (圖3) wherein R .sub. 6 and R .sub. 7 are the same or different and are hydrogen, lower alkyl or are alkyl and are joined to form a cyclopentyl or cyclohexyl ring.
申請專利範圍第1項可涵蓋許多化學構造，其中，包含了與本案相關之癲癇症治療藥物托吡酯 (圖1) 。首先，系爭專利申請專利範圍第1項之主要化學構造中 (圖2) ，限制X為氧 (oxygen)，接著，因為R 1可以為氫 (hydrogen) 或烷基 (alkyl)，以及R 2、R 3、R 4及R 5可單獨為氫或低碳鏈烷基，「以及」R 2及R 3及/或R 4及R 5共同為次要化學構造 (圖3) ，其中，R 6及R 7為相同或相異的氫、低碳鏈烷基或烷基，及共同為環戊基環 (cyclopentyl ring) 或環己基環 (cyclopentyl ring)。
癲癇症治療藥物托吡酯的研發歷程
起初，Ortho – McNeil藥廠之科學家Dr. Bruce Maryanoff 係為研發合成新型之糖尿病治療藥物，在研發過程中，Dr. Maryanoff由2,3:4,5二異亞丙基果糖（2,3:4,5 di-isopropylidene fructose，DPF）為起始，合成出了托吡酯。也就是本案之托吡酯，為Dr. Maryanoff研發合成新型糖尿病治療藥物過程之反應中間體 (reaction intermediate)，而Dr. Maryanoff意外地發現托吡酯具有非常強的抗癲癇症作用。Ortho – McNeil藥廠繼續測試托吡酯的安全性及有效性，陸續經過各種測試，以及臨床試驗後，托吡酯被認為有效且安全，而後獲美國食品藥物管理局之核准上市，其商品為Topomax®，癲癇症治療藥物托吡酯上市後，憑藉著其作用機制之特殊性而獲得了商業上之成功。
系爭專利的申請專利範圍是否涵蓋癲癇症治療藥物托吡酯？
被告邁蘭學名藥廠主張系爭專利申請專利範圍第1項之主要化學構造描述用語使用「and」一詞，因此，主要化學構造應同時符合兩大限制，第一限制為R 2、R 3、R 4及R 5可單獨為氫或低碳鏈烷基，「且」第二限制R 2及R 3及/或R 4及R 5共同為次要化學構造，故癲癇症治療藥物托吡酯並未被涵蓋於系爭專利的申請專利範圍第1項中。然而，地方法院認為系爭專利申請專利範圍第1項無須同時符合該兩大限制，其可以為第一限制之R 2、R 3、R 4及R 5可單獨為氫或低碳鏈烷基，或第二限制之R 2及R 3及/或R 4及R 5共同為次要化學構造，故系爭專利申請專利範圍第1項涵蓋癲癇症治療藥物托吡酯。
上訴時，上訴人邁蘭學名藥廠再次以系爭專利的申請專利範圍第1項未涵蓋癲癇症治療藥物托吡酯為其主張。上訴法院審酌系爭專利申請專利範圍之用語後，認為「and」一詞為連結之副詞，具有單獨地 (independently) 及共同 (together) 之解釋。接著，審酌各申請專利範圍之內文，以及系爭專利之說明書皆支持地方法院的認定，即系爭專利申請專利範圍第1項無須同時符合該兩大限制。因此，上訴法院認為地方法院對於系爭專利申請專利範圍的解釋並無錯誤，系爭專利的申請專利範圍已涵蓋癲癇症治療藥物托吡酯。
系爭專利的申請專利範圍是否顯而易見？
被告邁蘭學名藥廠之專家Dr. Laurens Anderson主張該所屬技術領域中具通常知識者在研發糖尿病藥物時，需要設計出果糖二磷酸酶 (Fructose bisphosphatase，FBPase) 抑制劑，進而可完成系爭專利之癲癇症治療藥物托吡酯，故癲癇症治療藥物托吡酯係顯而易見。
然而，上訴法院認為上訴人邁蘭學名藥廠的說法為後見之明 (hindsight) ，因為，該所屬技術領域中具通常知識者即便由果糖二磷酸酶抑制劑為起始，仍無法藉此完成系爭專利之癲癇症治療藥物托吡酯。且該所屬技術領域中具通常知識者更不會選擇以Dr. Maryanoff所選擇之2,3:4,5二異亞丙基果糖進行後續研發，完成系爭專利之癲癇症治療藥物托吡酯。因此，上訴法院認為地方法院之認定並無錯誤，系爭專利的申請專利範圍非顯而易見。
此外，雖然上訴人邁蘭學名藥廠亦主張系爭專利的申請專利範圍第6至8項亦因顯而易見而無效。然而，上訴法院說明，因為系爭專利的申請專利範圍第6至8項為附屬項，依附於申請專利範圍第1項，於申請專利範圍第1項被認為非顯而易見後，無須再審酌申請專利範圍第6至8項。由於本案地方法院之認定皆無錯誤，因此，上訴法院維持地方法院對於系爭專利申請專利範圍並非顯而易見之認定。
小結
在本案判決中，我們可以看到上訴人邁蘭學名藥廠先提出系爭專利申請專利範圍第1項使用「and」一詞，表示系爭專利申請專利範圍第1項須同時符合兩大限制，因此，系爭專利申請專利範圍第1項未涵蓋癲癇症治療藥物托吡酯。然而，地方法院及上訴法院審酌系爭專利申請專利範圍及說明書之用語後，認為「and」一詞並非限制系爭專利申請專利範圍第1項須同時符合兩大限制，故已可涵蓋癲癇症治療藥物托吡酯。
系爭專利的申請專利範圍是否顯而易見的部分，雖然上訴人邁蘭學名藥廠主張癲癇症治療藥物托吡酯可由研發糖尿病藥物時，由果糖二磷酸酶抑制劑進一步完成。然而，上訴法院認為即便由果糖二磷酸酶抑制劑為起始，仍無法藉此完成系爭專利之癲癇症治療藥物托吡酯。且該所屬技術領域中具通常知識者也不會選擇以2,3:4,5二異亞丙基果糖進行後續研發，完成系爭專利之癲癇症治療藥物托吡酯。因此，本案系爭專利的申請專利範圍非顯而易見。
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
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