接續北美智權報372期的內容，此次373期以Columbia案為例起頭，介紹美國加州南區聯邦地方法院（S.D. Cal.）如何開始適用因應2024年美國LKQ案而生的新標準內容，以及說明USPTO針對LKQ案發布確立顯而易見性的審查指南和以Decker案為例來論述PTAB如何採用LKQ案和Graham因素，並由在設計專利領域具豐富實務經驗的筆者提供最後總結；盼能給予在設計專利領域耕耘的業者或學者做一參考。本系列全文可至[北美線上論文集]查詢。
美國地方法院承認LKQ案具「非凡」影響力 — 以Columbia案為例
S.D. Cal.承認LKQ案的特殊性，因此在批准Columbia Sportswear North America, Inc., v. Seirus Innovative Accessories, Inc.中被告Seirus重新審理涉案設計專利有效性問題的動議時，做出了非同尋常的裁決，儘管事先有規定有效性判斷[1]。Columbia案的雙方捲入了一場針對Seirus銷售名為「HeatWave」產品長達數年的專利侵權訴訟。原告Columbia主張「HeatWave」侵犯了其具「熱反射」的波浪圖案材料的設計專利（相關先前技藝比對可參圖4）。Seirus在案件初期辯稱Columbia的D093專利無效，但在2016年，Seirus做出了策略決定，規定D093專利的有效性。此一規定禁止Seirus在餘下的訴訟過程中提出無效作為辯護。
Columbia案可能是根據LKQ案中規定的新顯而易見性框架在訴訟或行政程序中挑戰和/或重新啟動已解決的顯而易見性問題的眾多設計專利案件中的第一個案例。
USPTO針對LKQ案發布確立顯而易見性的審查指南
針對LKQ案的裁決結果，USPTO迅速作出回應，並在做出決定後的一天內即發布了一份備忘錄，旨為審查員和專利審判和上訴委員會（PTAB）提供根據LKQ案做出顯而易見性判定的指導。該備忘錄在很大程度上呼應了CAFC對LKQ案的認定，確認Rosen-Durling檢測不再適用。為了解決設計專利顯而易見性問題，USPTO指示審查員和委員會對顯而易見性採用「靈活方法」並應用Graham因素，而Graham因素長期以來僅適用於發明專利。
USPTO就4項Graham因素中的每一因素提供進一步的指導。值得注意的是，USPTO澄清，在選擇主要參考文獻時，不再需要與所請求保護的設計「基本相同」。按照LKQ案的措辭，USPTO建議「外觀設計與所請求保護的設計『在視覺上更加相似』，設計審查員將能夠更好地建立顯而易見的表面案例。」[4]根據LKQ案確定外觀設計顯而易見性的更新指南和審查說明。
在合併參考文獻時，USPTO建議，雖然主要參考文獻和次要參考文獻需要與專利設計類似，但參考文獻之間在表明特徵應用上不再需要「如此相關」。USPTO進一步強調，「主要參考文獻與次要參考文獻的整體外觀差異越大，就越難以根據次要參考文獻改變主要先前技藝設計並提出表面上看來顯而易見的情況建立動機」。主要參考只需在視覺上相似即可[5]。隨著LKQ案的展開並進一步形成顯而易見性調查，我們預計USPTO仍會提供補充指導。
PTAB採用LKQ案和Graham因素 — 以Deckers案[6]為例
在LKQ案後第一個針對顯而易見性的書面決定中，PTAB駁回了雙方複審請求，部分基於其對Graham因素的分析和應用[7]。申請人Next Step Group Inc.（Next Step）提交了一份多方複審請願書，尋求使美國專利號D927,161（D161專利）無效，D161專利涵蓋靴子的鞋面，包括被告Deckers Outdoor Corporation著名的Ugg Boot。
Next Step提出了十項D161專利無效的理由，其中包括請願人主張，所請求保護的D161專利相對於眾多先前技藝參考文獻（如圖5所示）來說是顯而易見的。Next Step將D161專利與相關先前技藝參考文獻進行比較。這些參考文獻中的每一項都與D161專利的設計略有不同，並且當解決先前技藝設計和D161專利之間的任何差異時，Next Step一般認為任何差異都是明顯的。例如Next Step辯稱，「整體高度和比例」的差異是顯而易見的，因為這些差異是屬於「純粹的功能性」（並且不受設計保護）和/或熟練的設計師可以輕鬆地進行修改以適應不同的請求，例如使用者腳的長度、容易脫下的拖鞋等。
PTAB也有趣地討論了顯示先前技藝靴子中的各種網頁是否符合35 USC第311(b)項規定的先前技藝。根據規定，在多方複審中取消不具專利性權利請求的請求項只能基於包含專利或印刷出版物的先前技藝。PTAB確定的關鍵問題是，「在有效申請日之前，對本領域有興趣的公眾是否可以充分取得參考文獻」。PTAB認為，請願人有責任提供足以證明所聲稱的參考文獻符合印刷出版物資格的合理可能性的證據。儘管請願人提交的網頁包含圖像，並且可以說是在D161專利的關鍵或有效申請日之前的日期，但PTAB承認列印輸出本身是在2024年進行，並且產品清單可能會更新；因此，網站上的產品照片可能會隨著時間的推移而改變。因此，PTAB認為Next Step沒有充分證明相關網頁在關鍵日期之前可以公開存取。
最後，Next Step提出了兩種可供選擇的權利請求結構，並用於從D161專利中所示的靴子頂部後部向外延伸的拉片特徵。Next Step主張，拉片應被解釋為非功能性元件，而不是所請求保護的裝飾設計的一部分。對此，PTAB認為，雖然拉片具有用的用途（用來將鞋拉到腳上），但拉片並不是主要功能（可以使用替代的拉片）。此外，PTAB認為該設計並不完全實用，Next Step關於任何替代設計都會導致花費更多、更不舒服及崩潰，並且在商業上不可行的論點並不具有說服力，因為沒有充分解決當前現有的替代設計。
因此，由於缺乏有說服力的證據，PTAB認為Next Step沒有表現出其在D161專利方面獲勝的合理可能性，因此該複審申請被駁回。
結語
在Deckers案中，PTAB發現，作為Next Step先前技藝引用的多個銷售鞋類的線上網頁的副本不符合雙方複審目的印刷出版物。若要獲得印刷出版物的資格，必須在專利申請日期之前向公眾提供參考文獻。對於網頁上發現的技藝作品，申請人必須提供足夠的證據證明網頁上的內容（例如圖像）在專利申請日期之前可用。網頁上僅存在日期（例如，據稱產品在網頁上「首次可用」的日期）可能還不夠。PTAB討論了在線銷售或展示產品是動態，且網頁經常更新或更改。這使得證據（例如從網路截取檔案）最終準確地顯示了專利申請日期之前網頁上可用的內容，並以將網頁內容限定為印刷出版物。
Deckers案的判決對申請人來說是一個警示，申請人應仔細解決先前技藝所有方面的狀況，包括確保所請求保護的設計與使主題專利無效所依賴的先前技藝之間所有差異都已被識別。由於「更靈活」的LKQ案檢測為申請人提供了更大的自由度來識別先前技藝和結合先前技藝，因此申請人不能簡單地引用大量先前技藝並將其留給PTAB進行全面分析。相反的，申請人必須向PTAB提出全面的分析，比較所請求保護的設計與先前技藝之間的每一項差異，以及可能依賴先前技藝的任何擬議修改。
隨著PTAB和其他法官繼續努力解決LKQ案衍裁決後帶來設立專利法變動的後果，並了解Graham因素如何分析並將其應用於外觀設計專利的重要性。PTAB在Deckers案的決定強調了在LKQ案顯而易見性挑戰下解決所主張設計的整體外觀與先前技藝參考之間所有差異的重要性。此外，隨著網路現有技術（例如線上店面網頁）的日新月異，將來將會有越來越多成為潛在的先前技藝該決定強調線上網頁的內容，並適當地限定為在專利申請日期之前可用之印刷出版物的重要性。
責任編輯：盧頎
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
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