歐盟提起的SEP禁訴令爭端落幕:WTO仲裁裁定中國禁訴令違反《TRIPS協定》

楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 教授

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近五年來,手機通訊標準必要專利(standard essential patent, SEP)的訴訟若在中國法院提起,法院會核發禁訴令,不准當事人在他國法案提起訴訟,避免與其認定有所矛盾。歐盟(EU)認為中國法院這種作法違反WTO下的《TRIPS協定》(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,全稱為《與貿易有關之智慧財產權協定》),請求WTO進行仲裁(WTO DS611案)。原本第一階段的DSB專家小組報告對中國方有利,但經上訴後,2025年7月仲裁庭推翻專家小組報告,認為中國法院的禁訴令(anti-suit injunctions, ASIs)政策,確實會妨礙其他國家在SEP的專利保護與訴訟程序,違反了WTO的《TRIPS協定》[1]

圖片來源 : shutterstock、達志影像

中國法院對SEP爭議的禁訴令

近二十年來,SEP的侵權訴訟在各國法院進行。但有些國家的法院認為自己有權在判決中決定SEP全球範圍的FRAND授權費率[2]。而且,有些國家的法院會偏袒自己國家的企業。因此,若涉及SEP的侵權訴訟,到哪一國進行官司就變得非常重要。

近五年,一些中國手機通訊大公司在中國法院提起SEP訴訟時,會要求中國法院判決行動通訊產品SEP的FRAND授權費率,並請求核發禁止對方在其他國家提起特定法律行動的禁訴令。自2020年8月中國最高人民法院(The Supreme People’s Court Of The People’s Republic Of China, SPC)的一項判決開始,中國法院已在受理的五件案件中核發禁訴令(另有一件遭駁回)[3]

歐盟認為中國法院的判決違反WTO下的《TRIPS協定》 

2022年2月18日,EU就中國法院在SEP訴訟中採取的禁訴令措施,主張其對EU專利權人依法在EU法院行使專利權造成不利影響,因而要求與中國進行磋商,並向WTO提出爭端解決申訴[4]

EU主張如下,

(1)中國法院頒布「禁訴令」的作法(其稱為「禁訴令政策」),違反WTO的《TRIPS協定》之相關規定。其最主要的理由是,中國法院的禁訴令,會導致EU會員國無法用自己的專利法與訴訟程序,決定EU自己的專利侵權與授權爭議。

(2)中國法院作出的五項禁訴令判決,也違反了《中國入世議定書》第2(A)(2)節所規定應「以統一、公正、合理的方式適用其法律、法規與其他措施」的義務[5]

(3)中國法院未公布與爭端措施有關的某些司法判決,違反了《TRIPS協定》第63.1條下的義務;以及中國未向EU提供所要求的三份與爭端措施有關的司法判決,違反了其在《TRIPS協定》第63.3條下的義務[6]

DSB成立的專家小組於2025年4月之認定

WTO爭端解決委員會(Dispute Settlement Board, DSB)決議成立專家小組。經過約二年調查,在2025年2月21日,DSB專家小組向當事方EU提交最終報告,並於2025年4月10日向WTO的會員國流通。大體來說,DSB專家小組的報告結論對中國方有利,認為禁訴令政策並沒有違反《TRIPS協定》中的相關規定[7]

關於不成文的禁訴令政策

首先,DSB專家小組認為,EU已證明,中國法院確實存在禁訴令政策,且其具體性質是具有普遍性的規範或準則。但是,DSB專家小組卻認為,EU法院未能證明,中國法院採取的禁訴令政策違反《TRIPS協定》相關規定,包括:(1)第28.1條(無論是否結合第1.1條第1句解讀,涉及專利權人的專有權)及(2)第28.2條結合第1.1條第1句(涉及專利權人授權的權利);(3)第41.1條(涉及智慧財產權的執行程序);(4)第44.1條第1句,結合第1.1條第1句(涉及禁制令)。

最關鍵在於《TRIPS協定》第1.1條第1句中「會員必須使TRIPS協定條款生效」的義務。DSB專家小組認為,上述內容只是要求WTO會員國須將《TRIPS協定》在自己國內法律中落實,但沒有額外要求去顧及其他WTO會員國的制度,也沒有規定必須避免挫敗(frustrate)其他國家落實《TRIPS協定》。

關於五件中國法院核發禁訴令的判決

針對這五件判決,EU所提出的質疑理由與針對禁訴令政策所提的理由相同。由於DSB專家小組已經認定禁訴令政策沒問題,為避免重複,未就這五件具體判決做出認定。

關於TRIPS協定下的透明義務

DSB專家小組認定,中國法院未公布小米訴InterDigital一案中的禁訴令判決,以及該案的再審決定,違反了《TRIPS協定》第63.1條的公布義務。而且,中國未準備提供EU所要求的資訊,也違反了第《TRIPS協定》63.3條第1句內容。至於EU依《TRIPS協定》第63.3條第2句提出要求提供具體司法判決的主張,DSB專家小組認為超出了其審理範圍。

關於《中國入世議定書》的義務

最後,對於EU主張中國法院的五項禁訴令判決違反了《中國入世議定書》第2條(A)(2),DSB專家小組認定,EU未能證明中國法院在適用中國法律、法規或其他措施時,存在不統一、不公正或不合理的情形。

歐盟提出上訴,WTO仲裁庭翻案

EU對DSB專家小組報告結果不滿,於2025年4月22日,依《爭端解決規則與程序諒解》(Dispute Settlement Understanding, DSU)第25條之「同意仲裁程序」,對DSB專家小組報告提出上訴。雙方依程序同意組成仲裁庭。

並於2025年7月21日,WTO仲裁庭就中國法院禁訴令政策部分與《TRIPS協定》相關條文做出最終裁決書,大致推翻了DSB專家小組的認定[8],分述如下。

更正DSB專家小組在《TRIPS協定》第1.1條第1句的解讀

DSB專家小組在解釋《TRIPS協定》第1.1條第1句「使TRIPS協定條款在WTO會員領域內生效」的義務時不正確。WTO仲裁庭解釋應為:WTO會員國在履行該義務時,不得挫敗其他WTO會員國在各自領域內所建立之智慧財產權保護與執行制度的運作。

中國禁訴令與《TRIPS協定》第28.1條不一致

WTO仲裁庭認為,《TRIPS協定》第28.1條結合第1.1條第1句解讀,要求WTO會員國不得挫敗專利權人行使另一WTO會員國依該條所賦予的專有權之能力,即「防止未經專利權人同意的第三人製造、使用、要約銷售、銷售或進口專利產品」。而禁訴令政策與第28.1條(結合第1.1條第1句)不一致。

中國禁訴令與《TRIPS協定》第28.2條不一致

WTO仲裁庭認為,《TRIPS協定》第28.2條結合第1.1條第1句解讀,應解釋為,WTO會員國不得挫敗專利權人行使其在另一WTO會員國領域內所享有的「締結授權契約之權利」。而禁訴令政策與第28.2條(結合第1.1條第1句)不一致。

歐盟未證明中國禁訴令與《TRIPS協定》第44.1條不一致

WTO仲裁庭基於不同理由,於此條文判定維持DSB專家小組提出的結論。認為EU未能證明中國禁訴令政策與《TRIPS協定》第44.1條(涉及禁制令,結合第1.1條第1句解讀)不一致。

維持DSB專家小組判斷,《TRIPS協定》第41.1條不適用中國禁訴令

WTO仲裁庭於此條文判定維持DSB專家小組的結論,認為《TRIPS協定》第41.1條第2句的義務不適用於中國禁訴令政策,因為中國禁訴令政策並非《TRIPS協定》第三部分所規定的執行程序。

結語 

此次WTO DS611案所涉及的中國法院禁訴令政策,仲裁結果將導致SEP的爭議當事人可以同時在不同法院進行訴訟,然而,不同法院的判決可能會有不一致的結果。EU在2025年1月又進一步向WTO提出DS632案的仲裁申請,主要涉及中國法院對SEP決定全球FRAND授權費率的爭議[9],目前,WTO還沒有做出DS632案的仲裁結果。但後續此案也值得繼續關注,DS632案的仲裁結果將會影響各國法院在處理SEP訴訟時的權力範圍。

延伸閱讀:

  1. 華為暫停FRAND案件之申請再度被英國高等法院駁回,將繼續與聯發科對簿公堂

備註:

  1. [1] WTO, DS611: China — Enforcement of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds611_e.htm.
  2. [2] FRAND授權費率係指「公平、合理、無歧視」(Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory)的授權原則。
  3. [3] Id.
  4. [4] Id.
  5. [5] Id.
  6. [6] Id.
  7. [7] WTO, China — Enforcement of Intellectual Property Rights — Report of the Panel, WT/DS611/11, 24 April 2025.
  8. [8] WTO, China — Enforcement of Intellectual Property Rights — Arbitration under Article 25 of the DSU — Award of the Arbitrators, WT/DS611/ARB25, 21 July 2025.
  9. [9] WTO, DS632: China — Worldwide Licensing Terms for Standard Essential Patents, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds632_e.htm.

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 


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