USPTO開始排查錯誤微實體及小實體聲明案件

黃蘭閔/北美智權 智權法規研究組

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資料來源:USPTO

再次提醒:USPTO已開始調查虛假微實體及小實體繳費,遞交小實體或微實體聲明、繳交優惠規費前,務請仔細研究法規定義,預做合理的事實查核,並保留完整判斷記錄,心存僥倖可能終須面對嚴重後果。

USPTO 2025年6月發布新聞稿,宣布將針對虛假微實體及小實體開罰[1],8月繼而發布為此量身打造的制式表單PTO/SB/142及PTO/SB/143[2]。目前確定USPTO已展開相關查處作業,並針對特定案件寄發欠款單暨理由陳述令合併通知書(combined notice of payment deficiency and order to show cause,下稱合併通知書)。申請人或專利所有權人遞交小實體或微實體聲明、繳交優惠規費前,務請仔細研究USPTO優惠實體的法規定義,預做合理的事實查核,同時保留完整判斷記錄,萬一遭USPTO質疑適用資格,才不至於措手不及、缺關鍵材料無法自證。

根據美國2022年12月29日生效的新法,被USPTO查獲不實利用優惠實體聲明並短繳規費者,除須補上短繳差額,並可能面臨兩重額外處分:第一,USPTO可依35 U.S.C. 41(j)加徵至少三倍欠繳金額的罰款,也就是三倍是低標,上不封頂;第二,視違規情節輕重,USPTO可依37 CFR 11.18等條文規範,合併執行多重處分,包括但不限於所涉案件USPTO程序中止、代理人移送懲戒之類。

關於合併通知書

依USPTO先前公告辦法,只要該局初步判斷一案有錯誤的實體聲明並導致至少一項規費短繳,就會寄發合併通知書。而初步觀察已寄出的合併通知書,標題是Notice of Payment Deficiency & Show Cause Order: Penalty Determination,雖然官函編號未定,可能今年4月即已製表,意味這項雷霆新政,USPTO早有準備。內容共分兩頁:

  1. 官函第一頁是初步判斷暨欠款單(Preliminary Determination and Notice of Payment Deficiency)

說明所涉案件使用優惠實體聲明,但官方記錄顯示該項聲明有誤,故解釋USPTO作此初步判斷的理由,並寫明在錯誤聲明問題解決之前,申請案暫停形式及實質審查。以錯誤小實體聲明為例,合併通知書制式文字顯示USPTO主要抓錯目標有二,一是未滿足37 CFR 1.27(a)(2)(ii)(13 CFR 121.801至121.805)小型企業定義者,一是不符合37 CFR 1.27(a)(3)(ii)非盈利組織定義者。官函除提示相關法條記載,並會列舉官方認定表證成立(prima facie case)所據事證。[3]

2. 官函第二頁是「理由陳述令:罰責判斷」(Show Cause Order: Penalty Determination)

明示須於2個月內回覆,此一官期,申請人可依37 CFR 1.136(a)繳費請求展延,未依法於(展延後)官期內回覆,將導致申請案廢案。而USPTO接受的回應方式有三:Ⅰ,附具充分證據,說明無錯誤聲明;Ⅱ,附具充分證據,說明雖有錯誤聲明,但錯誤係無心之失(made in good faith),並以規定方式補足欠費;Ⅲ,表明願意支付USPTO所定罰金,並以規定方式補足欠費。而後,依案卷記錄及所收回覆,USPTO將再製發終局判斷(final determination),通知是否處以罰金及其他處分。

關於PTO/SB/142及PTO/SB/143

USPTO接受的回應方式Ⅱ及Ⅲ,需使用新公告制式表單PTO/SB/142或PTO/SB/143,書表名稱是「對欠款單暨理由陳述令的回覆──方式Ⅱ及Ⅲ」(Response to Notice of Payment Deficiency & Show Cause Order – Options II & III),大致包含以下內容:

(1) 所涉案件基本書目資料:申請號或證書號、第一發明人、申請日、發明名稱

(2) 喪失優惠實體資格通知:聲明不具小實體或微實體資格,並將改以正確實體規費金額繳費

(3) 欠費繳納:此一大項包含三小項

3.1勾選適合框格,表明屬方式Ⅱ或Ⅲ之回覆;

3.2依相應法條逐一填入該案應補足的短繳規費項目、正確實體規費目前金額、原繳金額、原繳費日、短繳差額、應補差額之和;

3.3勾選以支票、信用卡或授權USPTO自Deposit Account扣款方式繳納欠費

(4) 同意支付USPTO所定罰金:此項共有兩個預設框格,可勾選表明願意支付USPTO所定罰金,以符合回應方式Ⅲ規定要件;並可進一步授權USPTO直接自Deposit Account扣除自填倍數的欠繳金額罰款

(5) 簽名欄位:由適格人員具簽。譬如,申請人、專利所有權人為法人,即須由USPTO註冊美國專利代理人簽名;若有複數申請人或專利所有權人,視個案狀況,有可能每位申請人、專利所有權人皆需簽字。

(6) 填表說明:主要是針對第3.2項說明如何填表,其中PTO/SB/142關於虛假小實體短繳差額部分特別解釋,若一短繳規費項目應繳金額曾經調降,依37 CFR 1.28(c)(2)(i)規定,以原繳金額作短繳差額。

結語

如前所述,USPTO一旦寄發合併通知書,所涉申請案即移出審查官待審卷夾,除部分證明聲明無誤者,多數案件預料都需補繳欠款,甚至有高額罰金,換言之,對USPTO來說,這項操作實為一石二鳥,既可釋出更多審查資源處理積案、縮短審結時間,同時可為該局追回損失規費、進一步為美國國庫創收,非常符合白宮現今施政的主旋律。實際上,不只發明專利案件如此,USPTO在商標、設計案也有類似作法,申請人、所有權人萬勿心存僥倖。

備註:

[1] 請參考《北美智權報》第383期相關報導:https://naipnews.naipo.com/25694

[2] 表單連結:https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0142.pdf、https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/sb0143.pdf。

[3] 比方小型企業數項定義中,其一是含關聯企業的雇員總數不超過500人。過去USPTO或許缺乏調查工具,但現今不僅網路普及,AI工具繁多,甚至不斷換代升級,突破地域及語言限制,任何人都能利用AI聊天機器人,簡單查詢個別企業集團雇員人數,並取得數條、數十條佐證資料。

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