民事確認訴訟中可否主張移轉專利權登記給真正權利人?

邱英武╱北美智權 智權法規研究組資深副理

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圖片來源 : shutterstock、達志影像

專利申請權係有權利之人方能提出申請,而當被非權利人提出專利申請且經智慧局核准審定領證取得專利權者,真正專利權人可以在確認訴訟中,主張非真正權利人應移轉登記系爭專利給真正權利人所有嗎?

員工研發成果被離職員工拿去申請專利

A員受聘僱於C公司擔任產品研發的員工,A為了能在公司立足,在工作上不斷努力,對公司的產品缺陷提出不少的建議與修正方向,自己更是在此基礎上,研發出修正缺陷的方法、流程或是裝置。公司同仁B和D雖非研發部員工,但卻是使用該相關機台的員工,因此,在A的研發過程中,提供了不少使用上的經驗給A參考。隨著時間的推進,B和D離開C公司另外開立競爭公司,且將A的發明以B和D為發明人的名義提出專利申請,也順利取得專利權。

發現侵權事實並展開調查

某日C公司業務員拜訪客戶時,發現客戶正在看一份產品目錄,原以為是公司的產品,後細看後發現不是自己公司,而是別家公司的產品。在詳細看產品規格後,竟然與公司產品極為相似。回到公司後便向主管告知此事,該主管即上報老闆知悉。老闆看到自己產品被別人仿冒,而且又是員工研發的,心中著實覺得不妙。便先以朋友名義購入該疑似相似產品後,交給認識的事務所協助,釐清產品結構,並與公司研發成果作比對。果然,該產品整體結構就是出自C公司的發明。

提起確認訴訟與法院的判決

C公司遂決定向離職的B和D提出確認專利權所有權之訴,並且主張B和D應將專利權移轉登記給C公司,讓C公司成為真正的所有權人。由於C公司對研發非常重視,從現有產品討論、市場調查、創意發想、實驗品製作測試、修正錯誤,直到產品確實可行的過程中,各階段研發過程與資料進出管制,會議與記錄均為機密等級控存。因此,提出的證據資料均讓B和D無法反駁。B和D則提出C公司的發明內容,已經公開在相關文件中,該領域技術中的相關人員,都可藉由技術相互結合,進而發想出該爭執的產品。法院斟酌雙方證據資料後,作出確認專利權應歸屬於C公司的判決,惟對於「應將專利權移轉登記給C公司」的主張,法院則是駁回。

原認定原告為專利權人,為何法院未判准移轉專利權?

為何法院既然認定專利權歸屬於C公司,卻未對應將專利權移轉登記給C公司的主張予以駁回?這就涉及工作職掌的切分。專利權為專利專責機關 (就是智慧局) 本於被賦予的行政權,審查申請案內容是否具備專利三性以及專利法之要求後,判斷應給予核准或駁回審定書/處分書,屬於行政處分。法院依據智慧財產案件審理法第41條規定,雖可自為判斷專利權有無應撤銷或廢止之原因,但無權就專利權逕行予以撤銷或廢止。C公司也就無法直接訴請法院,確認其為系爭專利權之所有權人後,進而訴請BD移轉登記系爭專利為C公司所有

專利權歸屬爭議的解決途徑與實務意涵

綜上所述,真正權利人當發生專利申請權/專利權歸屬爭執時,須先經由民事法院加以判斷,待取得確認判決之確定證明後,再檢附該確定證明,向智慧局申請變更權利人名義,相似判決可以參酌智慧財產及商業法院111年度民專上字第24號判決[1]。當然,任何人都不希望發生此種事,但是誠如俗話所說的「殺頭的生意有人做,賠錢的生意沒人做」,有錢生活才能過,台語俗諺也有言,「有錢烏龜坐大廳,沒錢秀才人人驚」。

備註:

[1] 智慧財產及商業法院111年度民專上字第24號民事判決

 

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