物品專利權人可根據台《專利法》第58條主張「他人未經同意而使用該物之行為」屬專利侵權行為，但如何依同法第96條請求損害賠償？而能否以專利物品所生產的產品來計算？值得討論。本文將先以《台灣高等法院高雄分院92年度上字第25號民事判決》（25案）為例，來說明目前台灣司法實務的問題，再透過2則美國判決來建議台法院應如何參酌侵權人實施其物品專利所生產之物，計算專利侵權損害賠償。
25案之問題
25案系爭專利為新型專利證書號第105185號「壁紙包含發泡材料於浪板內層之浪板製造機結構」。該製造機生產含隔熱材料之多層式浪板，為建築業界所採用之簡單架構式構築材料。該浪板以數個金屬面層板材所組成 — 其面層板材間設置浪形截面結構、面層板材底端再依序舖設隔熱層與裝飾用壁紙層，藉此造就其強度佳且具隔熱功效。
專利權人P主張以「差額說」計算損害賠償，並依據被告R每月所生產浪板數量所「可銷售之利益」為準。法院不同意此觀點，其理由包括：（1）系爭專利之「專利權範圍為機械結構之專利，而非所生產產品之專利」；（2）P有其他新型專利保護其產品，並也提起專利侵權民事訴訟。
另法院認為合理的計算是「以其專利權授權他人使用所可獲取之對價為計算基準」，其乃基於：（1）避免「混淆機械結構之專利與所生產產品之專利侵害範疇」；（2）「產品之銷售有其所需考量之各項營業成本、人事及廣告費用、銷售手法及經銷策略等因素」皆「與衡量本件機器結構專利所受侵害間無必然之關聯性」。不過，該見解並非從P所受損害來檢視，而是從R的專利侵權行為來思考，而忽略P因為R行為所生之實際損害。
美國法之借鏡
Rite-Hite Corp. v. Kelley Co.案判決[1]
Rite-Hite案涉及專利權人Rite-Hite與被告Kelley兩間公司的民事訴訟。系爭專利為美國專利第4,373,847號，其涉及一種用於將車輛穩固於卸貨碼頭（設於倉庫）之裝置，稱「固定物」（restraint）。固定物可避免車輛於裝貨或卸貨過程中離開碼頭之問題。在1983年，Rite-Hite起訴並控告Kelley的「Truk Stop」產品（亦為固定物）侵害系爭專利。地方法院於計算Rite-Hite之所失利益時，將Rite-Hite的固定物產品MDL-55與ADL-100及可隨固定物銷售的升降器（leveler）等之銷售量損失算入所失利益。
系爭專利僅涵蓋MDL-55產品，而不包括ADL-100產品。Rite-Hite有其他未主張之專利可保護ADL-100產品免受侵害。不過，Kelley的侵權物品主要用來與ADL-100產品競爭。Kelley於上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）時有主張美《專利法》不允許損害賠償之範圍涵蓋非系爭專利所保護之ADL-100產品，但CAFC不同意。CAFC的理由涉及法條詮釋，但關鍵見解是「對非專利物品」之所失利益補償。
針對非屬系爭專利所涵蓋的裝置，CAFC表示雖美《專利法》第284條並未明示專利權人能就該所失銷售量之請求復原，但明示用語不是必要的，因為法條通常是以一般用語來陳述，而非具體表述所有細節。CAFC強調根據上述條文，損害賠償之核定應讓專利權人能就侵權行為取得全額的補償。因此，CAFC認為若拒絕核予Rite-Hite「合理而可預見的」（reasonably foreseeable）損害賠償以使其完整補償，係有違第284條之意旨。
對於Kelley主張准予對ADL–100產品之補償會違背授予專利之政策理由，即美《聯邦憲法》第1條第8項所指之「為促進實用技藝之進步」，CAFC指出Kelley所爭執者為，因為發明人所享有的排他權（exclusivity）僅及於其所發明並揭露的新穎的、非顯而易見的、與實用的元件，故專利權不能再用於限制非系爭專利所涵蓋之產品之銷售。就Kelley所引用之反托拉斯判例法（聯邦最高法院之Ethyl Gasoline Corp. v. United States案判決[2]與Leitch Mfg. Co. v. Barber Co.案判決[3]）其係譴責將專利使用來獲取非專利材料之「獨佔」，CAFC認為該些判決不適用於Rite-Hite案的爭點 — 並不涉及將獲准專利的限制給予擴張以致於違背反托拉斯法，而Rite-Hite案僅探究一旦確定有效專利遭受侵害，則從該侵權行為所致之可補償的損害是什麼？例如讓專利權人如何能圓滿。
CAFC指出，Rite-Hite並未試圖排除其競爭者從事製造、使用或販售未受其專利權範圍所涵蓋之產品；而是「Truk Stop」產品已認定為侵害系爭專利，則Rite-Hite僅是尋求對該侵權行為之適當補償，此非屬反托拉斯議題。因此，CAFC認為准許該類損害賠償即是藉由對新產品與產業的發展提供激勵之方式來「促進實用技藝之進步」。
又針對Kelley主張政策上而言法律應促使發明實施而才能鼓勵發明人，CAFC認為至少在Rite-Hite案中該主張不是有意義的或具說服力的抗辯。CAFC指出授予專利係來交換專利權人對其發明之揭露，並非專利權人就其發明之實施，而美國並無要求專利權人要製造、使用或銷售其專利發明。CAFC表示如果專利權人未實施其專利發明之行為是打擊該發明所涉及之重要公共需求，法院並不須要禁止對該專利之侵權行為。但CAFC指出僅有在少數情況下，法院才會行使其裁量權，以拒絕用禁制令做為補償，而能因此保護公共利益。
最後，CAFC強調於決定所失利益做為損害賠償時，專利權人是否販售其專利發明並非重點。在正常的狀況下，如果專利權人沒有銷售產品，則理應不會有所失利益；但Rite-Hite案不同的是，Rite-Hite有販售其自有的專利產品，即MDL–55型固定物、與ADL–100型固定物。
Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co.案判決[4]
CAFC見解之緣起是聯邦最高法院於1964年的Aro案判決，其於闡述專利侵權損害賠償計算之法律基準時，解釋：「於決定損害賠償時所應提的問題是，專利權人或被授權人因侵權行為而受了多少傷害；該問題主要是如果侵權人沒有侵權，專利權人或授權人會成就什麼？」CAFC指出此見解即為「若非」（but-for）測試法。
根據Aro案判決之指引，CAFC表示其判例法已裁示針對有製造專利物件之專利權人，用來決定實際損害賠償的一般原則是去判定專利權人因侵權行為所致之銷售量與利益之損失。CAFC指出專利權人為獲得所失利益損害賠償之補償，其必須證明有「合理的可能性」（reasonable probability）是「若非」有侵權行為，則其能成就侵權人所達成之銷售量。
CAFC指出對於因專利侵權行動所致之任何與所有之損害賠償，從侵權人必須補償專利權人之觀點，且補償的範圍是美《專利法》第284條所定之損害賠償，其初步希望認可之「測試法」是不限於「若非」測試法。CAFC認為儘管上述條文有廣義的用語，但「司法上的平復」（judicial relief）卻不能彌補所有、且能追溯至系爭非法行為之「可預見的傷害」（conceivable harm）；例如，「較疏遠的後續事件」（remote consequences）不應給予補償，包括：發明人突發心臟病或專利權人公司普通股份的持有價值減少等由侵權行為所間接造成者。CAFC表示侵權行為所致之「若非」型後續事件才是專利權人所受之特別傷害。因此，CAFC提醒可能的背景問題是所主張的傷害是否屬專利權人得受補償之類型。
重新檢視25案判決並給予建議
參酌上述美國判決經驗，如果25案專利權人P有生產與被告R侵權物相競爭的產品G，則關鍵的問題是「若非」R的專利侵權行為，P應該有的G銷售量是多少？亦即，應檢視R的專利侵權行為，即「使用」系爭侵權機器來製造侵權物，所造成的P於G市場的銷售下滑量。
此觀點應合於台灣司法實務上的「相當因果關係」原則 — 「所謂相當因果關係，係指無此事實，雖不必生此結果，但有此事實，按諸一般情形，通常均可能發生此結果者而言」；另「須無此事實，必不生此結果，而有此事實，按諸一般情形亦不生此結果者，始得謂為無相當因果關係」[5]。
亦即，25案中，R為了與P在G市場上競爭，其必須利用系爭侵權機器來製造侵權物以能販售之，而若R不使用系爭侵權機器，即無法製造侵權物。因而，R的專利侵權行為，即使是僅涉及生產用機器的專利，也與P的G銷售損失有相關。
至於法院所考量之「產品之銷售有其所需考量之各項營業成本、人事及廣告費用、銷售手法及經銷策略等因素」，此觀點應屬「所得利益法」，即「依侵害人因侵害行為所得之利益」來計算損害賠償。於「具體損害法」操作時不宜在考慮該等因素，以避免「具體損害法」與「所得利益法」無法區分，而喪失專利法設專門條文規定損害賠償計算之意義。
備註：
- [1] Rite-Hite Corp. v. Kelley Co., 56 F.3d 1538 (Fed. Cir. 1995).
- [2] Ethyl Gasoline Corp. v. United States, 309 U.S. 436 (1940).
- [3] Leitch Mfg. Co. v. Barber Co., 302 U.S. 458 (1938).
- [4] Aro Mfg. Co. v. Convertible Top Replacement Co., 377 U.S. 476 (1964).
- [5] 此為參酌《最高法院111年度台上字第568號民事判決》中對「相當因果關係」的說明。
責任編輯：盧頎
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