
美國關稅法第337條為一種邊境保護措施,當進口之產品有不公平行為(例如著作權、商標、及專利侵權),且可能危害到美國的產業時,權利人就可以向美國國際貿易委員會(International Trade Commission, ITC)提出調查申請,以阻止侵權者進口產品,或繼續銷售已經進入美國的產品。由於337調查的目的是為了保護在美國進行重大投資的公司,因此ITC侵權案件中的專利權人,必須要符合國內產業(Domestic industry)的要求。
針對此標準,ITC長期以來皆著重在美國本土製造的重要性,認為「純粹的進口商」(mere importers) 難以滿足國內產業的要求。在本案中,聯邦巡迴上訴法院(CAFC) 顛覆了ITC幾十年來的先例,認定即使專利權人在美國只有業務、行銷、客服,只要聘僱的人力、投入的資本夠多,即使不在美國製造產品,仍然有可能滿足337調查的基本要求。
案件背景
本案的專利權人Lashify成立於2016年,主要業務為銷售人造睫毛、相關工具及儲存容器。Lashify的產品是在美國設計及開發,並在國外製造後送交給客戶。美國消費者可以透過Lashify網站購買人工睫毛,收到產品後再利用Lashify提供的線上教學影片、聊天及視訊對話來學習如何使用。Lashify擁有發明專利US10721984及設計專利D877416及D867664,並向ITC起訴多個中國廠商及包括沃爾瑪 (Walmart) 在內的美國零售商、藥局侵犯其專利。
ITC的國內產業要求
要符合國內產業的要求,必須同時滿足技術面(Technical Prong)及經濟面(Economic Prong)。技術面上要證明自身產品實施了系爭專利;而本案判決受人矚目的部分則著重在經濟面,規定於19 U.S.C. § 1337(a)(3),要求專利權人在美國要滿足至少一種與被主張專利相關的活動:
(A) 廠房及設備的重大投資(significant investment in plant and equipment);
(B) 大量就業或大量資本(significant employment of labor or capital);或
(C) 實質投資在相關產品的開發,包括工程設計、研究與開發、或授權(substantial investment in its exploitation, including engineering, research and development, or licensing)。
2021年10月,ITC的行政法官發佈最終初步裁決 (Final Initial Determination, FID),認為Lashify未滿足國內產業要求的經濟面。在評估Lashify是否有337(a)(3)(B)的「大量就業或大量資本」時,行政法官排除了與銷售、行銷、倉儲、品質控制和經銷相關的支出。其中倉儲、品質控制和經銷支出被排除在外,因為這些產品在抵達美國時「不需要額外的步驟即可銷售」(no additional steps required to make these products saleable),且品質控制措施「不超過正常進口商在收到貨物時應採取的措施」(no more than what a normal importer would perform upon receipt.)。由於Lashify沒有提出其他重大且可以被行政法官認定的支出,銷售和行銷支出也未被計算在內。
Lashify向ITC提出複審,但果不其然,委員會同意行政法官的觀點,認為「眾所周知,僅靠銷售和行銷活動無法滿足國內產業的要求」(it is well settled that sales and marketing activities alone cannot satisfy the domestic industry requirement.)。而倉儲、品質控制和經銷相關支出則只是類似單純進口商的支出,因此無法滿足經濟面的要求。僅有少數委員提出反對意見認為,相關的法律文字沒有排除與倉儲、經銷、品質控制、銷售和行銷相關的支出。
CAFC推翻ITC長久以來的看法
Lashify上訴至聯邦巡迴上訴法院(CAFC),並指出如果沒有其他ITC認為「合格」的支出 (other qualifying expenditures),即使在銷售及行銷上雇用大量勞工及投入鉅大資本,就絕對無法滿足經濟面的要求?另外,如果產品不是在美國製造,且在美國沒有多餘的動作讓產品能夠售出,在倉儲、品質控制和經銷投入的勞動力或資本也無法滿足要求。這樣的認定合理嗎?
過往CAFC沒有干涉ITC對國內產業認定的作法,因為依據最高法院在Chevron一案的教示,在法條涵義不明確時,只要解釋合理,法院應該尊重行政機關的詮釋。而Chevron案的見解在2024年最高法院的Loper Bright一案中被削弱,擴大了法院的管轄權,因此CAFC可以出手,對ITC國內產業的判斷標準進行「獨立判斷」(independent judgment)。
CAFC認為ITC的解讀限縮了法條的原意。19 U.S.C. § 1337(a)(3)(B) 原始的意思為只要有雇用大量勞工或投入大量資本,就可以滿足國內產業的要求,沒有將銷售、行銷、倉儲、品質控制或經銷而雇用勞工或投入資本的態樣分割出來(there is no carveout of employment of labor or capital for sales, marketing, warehousing, quality control, or distribution.),也未提到這些行為必然要伴隨其他行為(例如製造產品),因此ITC對法條的詮釋有誤。銷售、行銷、倉儲、品質控制或經銷是提供商品或服務時的常見行為,不應該被排除在支出之外。相較於337(a)(3)(C)把投資支出限定在工程設計、研究與開發、或授權,337(a)(3)(B)並沒有這樣的功能性語言(functional language)。
CAFC也回顧了立法歷史。在1980年的Stoves一案中,為了決定非美國本土的製造商是否能滿足國內產業的標準,當時的ITC使用了a significant employment of land, labor, and capital for the creation of value的文字,也成為了337(a)(3)(A)及(B)條款的前身。ITC在該案中認為,雖然專利權人的產品是由挪威運到美國,但仍然滿足了國內產業的標準,因為專利權人在美國有進行設計、廣告、摺頁印刷(包含服務手冊)、指導經銷商安裝、修理、測試產品等行為。因此這樣的立法精神顯然不支持現行ITC的國內產業要件判斷原則。
CAFC審視ITC的裁決後,認為如果將這些支出排除,判斷標準實際上就變成了對國內製造的要求,而牴觸了337條的本意 (Commission’s rationale is effectively a demand for domestic manufacturing, which is contrary to section 337.)。
CAFC的態度是否牴觸川普的「美國製造」政策?
本案將發回重審,而ITC無法再忽略銷售、行銷、倉儲、品質控制及經銷的支出,必須將金額加入國內產業的計算後做出事實認定。另外,CAFC在今年二月正好也針對Wuhan Healthgen一案作出判決,在該案中CAFC認為對於小型企業來說,適度的投資就可以滿足國內產業的要求,不能因為投資金額不如大型企業小就失去取得救濟的權力,也可以參考投資金額與營收的比例,未必要取決於絕對的金額。這與CAFC在本案中的見解(納入過去被排除在外的支出類別)結合後,應該會大幅增加專利權人滿足國內產業要求的機會。
筆者覺得較為有趣的是,美國總統川普的第二任任期,加大了對「美國製造」的推動力量,而CAFC此舉似乎是一種反向的操作(讓沒有在美國生產製造的進口商有更大的機會可以發動337調查),因此之後事態會如何發展,頗值得玩味。
參考資料:
- https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-1245.OPINION.3-5-2025_2476971.pdf
- https://www.jdsupra.com/legalnews/federal-circuit-expands-the-scope-of-7324256/
- https://www.jdsupra.com/legalnews/has-there-been-a-sea-change-in-eligible-6059872/
- https://patentlyo.com/patent/2025/03/important-requirement-jurisdiction.html
責任編輯:李淑蓮
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