在美国，在某一产品服务上先使用一商标者，有注册此一商标的优先权。Dollar Financial Group（DFG）在「贷款服务」上先使用Money Mart（金钱超市）名称，故在美国申请将上述名称注册商标于「贷款服务」类别。DFG其后扩大将「Money Mart」注册于「典当服务」中，然而，Brittex Financial（Brittex）认为其才是在「典当服务」先使用Money Mart名称的公司，故请求撤销DFG此商标在「典当服务」的注册。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）认为，「贷款服务」虽然与「典当服务」有关，但DFG因为没有在「典当服务」先使用Money Mart名称，故应撤销其在「典当服务」类别的商标注册。

商标权人DFG原本是贷款融资与支票兑现业者

DFG是一家贷款融资与支票兑现业者，自1980年代起即使用「Money Mart」商标。然而，DFG于2012年扩展业务时，才开始在典当经营（pawn brokerage）与当铺服务（pawn shop services）领域中使用该商标，并于2014年完成针对这些新增服务的「Money Mart」商标注册[1]。

Brittex先将「Money Mart」使用于当铺业

然而，Brittex自1990年代起即以「Money Mart Pawn」与「Money Mart Pawn & Jewelry」名义经营当铺，并主张其对「Money Mart」商标在典当服务领域具有优先的普通法权利（common law rights）[2]。因此，当Brittex发现DFG在2014年注册Money Mart商标于典当经营与当铺服务时，决定提出撤销注册请求。其理由包括该注册违反《兰姆法》（Lanham Act）而不应被核准。该法禁止注册与他人在美国已使用且未废弃之商标或商号过于相似的标志，若其在申请人商品或服务上使用时，可能导致混淆、误认或欺骗（15 U.S.C. § 1052(d)）[3]。

商标审理救济委员会认为Brittex在当铺业先使用该商标

2022年商标审理救济委员会（TTAB）做出决定，认定由于Brittex较早在典当服务领域使用该商标，因此对于该类服务应享有优先权。因此决定撤销DFG在典当经营（pawn brokerage）与当铺服务（pawn shop services）领域的注册[4]。TTAB也认为，DFG不能依赖「自然扩展范围理论」（zone of natural expansion doctrine）来主张优先权，因为该理论纯属防御性质，并不赋予主动注册商标以扩及新商品或服务的权利[5]。此外，TTAB还认定双方商标极为相似，且双方所提供之服务具有重迭性，因此存在混淆可能性[6]。

自然扩展范围理论

然而，DFG不服TTAB的决定，故上诉到CAFC。CAFC同意Brittex已建立其优先权，理由是其最早将「MONEY MART」商标用于典当服务领域。因此，CAFC也驳回了DFG关于「自然扩展范围」的主张，重申该理论仅属防御性质，不得作为积极主张优先权之依据。

CAFC引述TTAB在2015年的Orange Bang v. Ole Mexican Foods案所说明的自然扩展理论（doctrine of natural expansion）：

「在特定商品或服务上最早使用某一商标者，对于其他后来使用相同或近似商标于购买者可合理预期其可能在商标下进行业务正常扩展的商品或服务上，享有优先权。」[7]

但法院指出，该理论不赋予资深商标使用人积极或主动使用该理论的权利。在1973年的Jackes-Evans Manufacturing Co. v. Jaybee Manufacturing Corp.案[8]中，法院曾指出：「『业务扩展理论』（expansion of business doctrine）纯属防御性理论。」倘若消费者已熟悉某一使用者（先使用人）在特定商品类别上所建立的商标，而该消费者看到后使用人在逻辑相关的商品类别上使用的相似商标，那么该消费者可能会自然地将后使用人的商品误认为来自先使用人，因为该逻辑相关的商品类别对消费者而言，似乎属于先使用人商品的自然扩展范围（zone of expansion）[9]。

因此，该理论的防御性使用允许先使用人阻止后使用人就逻辑相关商品注册相似商标。但该理论并不赋予先使用人积极使用的权利，亦即不赋予先使用人「在扩展的商品类别上注册商标的权利」，尤其该注册将导致商标混淆。因此，「自然扩展范围理论」仅使先使用人得以防止后使用人在其自然扩展范围内的商品上注册相似商标，但并不赋予先使用人主动注册该等商标的权利[10]。

在美国申请商标，需要就每一项个别商品服务，个别判断是否具有优先权（priority）。在本案中，虽然DFG较早将「MONEY MART」使用在借款服务，但是在典当服务上，DFG并非先使用权人。因此，法院认为，DFG也无法援引自然扩展范围理论，主张自己可将「MONEY MART」注册到不具有先使用权的产品领域[11]。

商标延用理论

此外，DFG另主张「tacking理论」（商标延用理论）。该理论允许商标权人对其原有商标进行轻微修改，但仍可保留原始商标的优先使用地位。然而，Tacking通常被允许，是为了让商标权人能因应消费者偏好、美学风格与营销方式的变迁，对商标作出细微调整[12]。

DFG主张，TTAB在分析其优先使用主张时，应该考虑商标延用理论。DFG辩称，其在审理简报中声称「当铺服务与贷款融资服务『实质相同』（substantially identical）」，此说法可视为其默示主张了tacking的抗辩。但CAFC认为，DFG并未在TTAB撤销程序中提出任何关于tacking的主张，而是在上诉时才首次提出该论点[13]。因此，CAFC拒绝在上诉审中审理该项主张[14]。

備註：

1. [1] Dollar Fin. Grp., Inc. v. Brittex Fin., Inc., No. 2023-1375, 2025 WL 850653, at *1 (Fed. Cir. Mar. 19, 2025).
2. [2] Id. at *1.
3. [3] Id. at *1.
4. [4] Brittex Fin., Inc., No. CANCELLATION 9206088, 2022 WL 17357843 (Nov. 4, 2022).
5. [5] Id. at *6-8.
6. [6] Id. at *8-16.
7. [7] Orange Bang, Inc. v. Ole Mexican Foods, Inc., 116 U.S.P.Q.2d 1102, 2015 WL 5675641, at *19 (T.T.A.B. Sept. 10, 2015).
8. [8] Jackes-Evans Manufacturing Co. v. Jaybee Manufacturing Corp., 481 F.2d 1342, 1345 (C.C.P.A. 1973).
9. [9] Dollar Fin. Grp., Inc. v. Brittex Fin., Inc., No. 2023-1375, 2025 WL 850653, at *3 (Fed. Cir. Mar. 19, 2025).
10. [10] Id. at *3.
11. [11] Id. at *3-4.
12. [12] Id. at *4.
13. [13] Id. at *4.
14. [14] Id. at *4.

责任编辑：卢颀

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

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