在2024年CAFC發布了三項值得注意關於美國設計專利的意見：（1）關於Rule 36條的簡易確認、（2）涉及訴訟不正行為的裁定以及（3）對審查人員和上訴委員會（PTAB）§102(a)(1)規定核駁的確認。上述的重大決定推翻了40多年來顯而易見判例法的全庭裁定以及使用新的顯而易見性標準的應用。其中LKQ Corporation v. GM Global Technology Operations LLC案件已在先前北美智權報372-373期討論過。北美智權報這次將分三期（379-381期）為文介紹涉及到CAFC發布三項重大決定的其他設計案件。首先，379期將從確認對審查人員和PTAB針對§102(a)(1)規定核駁的In re Justin Samuels案件分析開始，接著將會在380期介紹與「不潔淨之手」理論相關的Apple Inc. v. Masimo Corp.案件和因應LKQ案判決後新的檢測標準而申請重新審判的Top Brand LLC v. Cozy Comfort Company LLC.案件。並最後在381期由分析一件台灣廠商的維權案件 — 設計專利訴訟中應用Rule 36做簡易確認的Lu v. Hyper Bicycles, Inc.案件做結尾並提供上述案件的法律意見做一總結，盼能提供給國內的業界、代理人、律師做為參考。

In re Justin Samuels、Samuel Rockwell案件

上訴人Justin Samuels and Samuel Rockwell於2009年9月12日提交美國設計專利申請，申請號為29/577,270，名稱為「具有華夫格圖案面和光滑面的格子鬆餅裝飾設計」（D720申請）。D270申請的Fig.1和Fig.3（如圖1所示)分別顯示了所請求保護設計的俯視透視圖和仰視圖。所請求保護設計的底部是平坦的。

在審查過程中，審查人員和PTAB最終根據35 U.S.C. 102(a)(1)規定及圖2所截取的YouTube影片（請參圖2所示：左側帶有註釋箭頭的圖像顯示比利時格子鬆餅（格子鬆餅）的頂部，而右側帶有註釋箭頭的圖像顯示格子鬆餅的平底部）核駁了該份申請，因為該申請已被YouTube上公開發布的影片所預見。審查人員得出結論，先前技藝的格子鬆餅的外觀「具有格子鬆餅圖案的一面和光滑的一面」，與所請求保護的設計基本相同。

上訴人向專利審判和PTAB提出上訴，首先其主張圖2的Youtube影片並沒有揭露格子鬆餅的內表面是平坦的，而後辯稱D270申請在此影片發布日期之前就已付諸實施。在舉行聽證會後，PTAB仍做出核駁上訴人論點並確認審查人員預期核駁的決定。因此，PTAB維持了審查人員核駁決定。上訴人隨後向CAFC提起上訴。

CAFC的分析

讓我們從頭審查PTAB的法律決定，並同時審查PTAB的事實調查結果，藉以獲取實質證據[3]。「預見」是一個事實問題，在設計專利背景下，涉及應用一般觀察者檢測[4]。根據該項檢測，先前技藝設計「預見」請求保護的設計，「如果在一般觀察者眼中，給予購買者通常給予的關注，則兩種設計基本上相同，如果相似性足以欺騙這樣的觀察者，誘導他購買其中一種，並認為這是另一種。」[5]大量證據支持PTAB的決定，即格子鬆餅影片預見了D270申請中所請求保護的格子鬆餅設計。另外，PTAB發現，與上訴人主張相反，該格子鬆餅影片已揭露了先前技藝中格子鬆餅具有平坦的內表面，以識別（1）格子鬆餅的側視圖 — 表明格子鬆餅的內表面是平坦的、（2）顯示格子鬆餅雞蛋填充物是平坦的，從而表明格子鬆餅的內表面是平坦的另一視圖，以及（3）顯示部分打開格子鬆餅的另一視圖，可見格子鬆餅的平坦內表面。

在上訴中，除了重複關於格子鬆餅影片未能揭露平坦內表面的論點外，上訴人還列出了先前技藝格子鬆餅和所要求保護格子鬆餅設計之間的其他幾個的所謂差異，包括邊緣周圍的變形量、著色和靈活性。然而，上訴人未能描述與所請求保護的格子鬆餅設計相比，這些所謂的任何一項差異對於一般觀察者來說，應該是要如何改變先前技藝格子鬆餅的「整體視覺印象」[6]。（描述一般觀察者檢測「不是逐個元素的比較」，而是要求事實發現者「比較整體設計的相似性，而不是個個獨立的裝飾特徵的相似性」）。

另外，上訴人也對格子鬆餅影片中得出結果的可靠性表示懷疑，認為審查人員過於依賴對先前技藝格子鬆餅內表面「模糊且瞬間的一瞥」。但透過觀看影片，PTAB確定了來自以下方面的具體觀點（無論影片品質和內表面可見性持續的時間如何）：「它能夠辨別出上訴人認為先前技藝中不存在的特徵。我們認為沒有理由干擾PTAB對影像揭露事實的調查結果」。上訴人最後辯稱，D270申請在格子鬆餅影片發布日期之前就已被建設性實施，因此該影片不符合先前技藝的資格。然而，D270申請是在2016年9月12日提交的，遠在「萊希·史密斯美國發明法案」（AIA）的先申請制度於2013年3月16日生效之後。因此，即使上訴人能夠證明較早的構想或較早的建設性實施，這種表現也與AIA 35 U.S.C.後要求的調查無關。§102(a)(1)即請求保護的發明是否在「請求保護發明的有效申請日期之前」便在公開影片中進行了描述。在本案中，上訴人並未主張D270申請有權享有提前提交日期的利益。

根據一般觀察者檢測，如果「在一般觀察者眼中，購買者通常給予的關注是，兩項設計基本相同，如果相似性足以欺騙觀察者，誘導其將其中一項誤認為另一項而購買」，則先前技藝設計已預見了請求保護的設計。本案中，CAFC裁定預見檢測已滿足。特別是，CAFC指出，PTAB已對所請求保護的格子鬆餅和先前技藝的格子鬆餅進行了整體適當的考慮。CAFC表示，上訴人論點針對的是具體特徵，未能解釋任何所謂的差異如何改變一般觀察者對先前技藝的格子鬆餅與所請求保護的格子鬆餅設計的「整體視覺印象」。由於一般觀察者檢測「不是逐個元素的比較」，而是要求事實認定者「比較整體設計的相似性，而不是孤立地比較裝飾特徵的相似性」，因此CAFC裁定上訴人的論點不成立，並維持了核駁判決。

CAFC認為，即使上訴人能夠證明較早的構想或較早的建設性實施，這種表現也與AIA 35 U.S.C.後要求的調查無關 — § 102(a)(1)即所請求保護的發明是否在「所要求保護發明的有效申請日期之前」在公開影片中進行了描述。因此，上訴人並不認為D270申請有權享受較早申請日期的好處。申請人及時提出上訴。CAFC有管轄權並確認PTAB的裁定。

備註：

1. [1] 圖片來源：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/22-1121/22-1121-2024-03-06.html. HYPER BICYCLES, INC. , No. 24-1081 (Fed. Cir. 2025) case opinion from the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Case: 22-1121 Document: 55 Page:2 -P.4F.
2. [2] 圖片來源：https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/cafc/22-1121/22-1121-2024-03-06.html. HYPER BICYCLES, INC. , No. 24-1081 (Fed. Cir. 2025) case opinion from the U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit. Case: 22-1121 Document: 55 Page:2 -P.4F.
3. [3] 參見Polaris Industries, Inc. v. Arctic Cat, Inc.，882 F.3d 1056, 1064（CAFC,2018）。
4. [4] 參見International Seaway Trading Corp. v. Walgreens Corp., 589 F.3d 1233, 1237-38（CAFC, 2009）。
5. [5] 參見Gorham Manufacturing Co. v. White，81 US 511, 528 (1871)。
6. [6] 參見Lanard Toys Ltd. v. Dolgencorp LLC，958 F.3d 1337, 1343 (Fed. Cir. 2020)。

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 葉雪美（Sherry H.M. Yeh） 學歷： 世新大學法律研究所法學碩士 成功大學工業設計系學士 經歷： 科技部 研發成果管理審查會委員 經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官 中央標準局新式樣專利主任審查員（75-76） 中央標準局專利審查委員（80-89） 台灣科技大學 專利所 兼任助理教授 著作： 《美國設計專利侵害認定相關問題研究－兼論我國新式樣專利侵害認定問題》，2004。 《設計專利申請實務－台灣及美國專利申請策略》，元照出版公司，2008。