接续北美智权报174期的内容，此次175期以Columbia案为例起头，介绍美国加州南区联邦地方法院（S.D. Cal.）如何开始适用因应2024年美国LKQ案而生的新标准内容，以及说明USPTO针对LKQ案发布确立显而易见性的审查指南和以Decker案为例来论述PTAB如何采用LKQ案和Graham因素，并由在设计专利领域具丰富实务经验的笔者提供最后总结；盼能给予在设计专利领域耕耘的业者或学者做一参考。
美国地方法院承认LKQ案具「非凡」影响力 — 以Columbia案为例
S.D. Cal.承认LKQ案的特殊性，因此在批准Columbia Sportswear North America, Inc., v. Seirus Innovative Accessories, Inc.中被告Seirus重新审理涉案设计专利有效性问题的动议时，做出了非同寻常的裁决，尽管事先有规定有效性判断[1]。Columbia案的双方卷入了一场针对Seirus销售名为「HeatWave」产品长达数年的专利侵权诉讼。原告Columbia主张「HeatWave」侵犯了其具「热反射」的波浪图案材料的设计专利（相关先前技艺比对可参图4）。Seirus在案件初期辩称Columbia的D093专利无效，但在2016年，Seirus做出了策略决定，规定D093专利的有效性。此一规定禁止Seirus在余下的诉讼过程中提出无效作为辩护。
Columbia案可能是根据LKQ案中规定的新显而易见性框架在诉讼或行政程序中挑战和/或重新启动已解决的显而易见性问题的众多设计专利案件中的第一个案例。
USPTO针对LKQ案发布确立显而易见性的审查指南
针对LKQ案的裁决结果，USPTO迅速作出响应，并在做出决定后的一天内即发布了一份备忘录，旨为审查员和专利审判和上诉委员会（PTAB）提供根据LKQ案做出显而易见性判定的指导。该备忘录在很大程度上呼应了CAFC对LKQ案的认定，确认Rosen-Durling检测不再适用。为了解决设计专利显而易见性问题，USPTO指示审查员和委员会对显而易见性采用「灵活方法」并应用Graham因素，而Graham因素长期以来仅适用于发明专利。
USPTO就4项Graham因素中的每一因素提供进一步的指导。值得注意的是，USPTO澄清，在选择主要参考文献时，不再需要与所请求保护的设计「基本相同」。按照LKQ案的措辞，USPTO建议「外观设计与所请求保护的设计『在视觉上更加相似』，设计审查员将能够更好地建立显而易见的表面案例。」[4]根据LKQ案确定外观设计显而易见性的更新指南和审查说明。
在合并参考文献时，USPTO建议，虽然主要参考文献和次要参考文献需要与专利设计类似，但参考文献之间在表明特征应用上不再需要「如此相关」。USPTO进一步强调，「主要参考文献与次要参考文献的整体外观差异越大，就越难以根据次要参考文献改变主要先前技艺设计并提出表面上看来显而易见的情况建立动机」。主要参考只需在视觉上相似即可[5]。随着LKQ案的展开并进一步形成显而易见性调查，我们预计USPTO仍会提供补充指导。
PTAB采用LKQ案和Graham因素 — 以Deckers案[6]为例
在LKQ案后第一个针对显而易见性的书面决定中，PTAB驳回了双方复审请求，部分基于其对Graham因素的分析和应用[7]。申请人Next Step Group Inc.（Next Step）提交了一份多方复审请愿书，寻求使美国专利号D927,161（D161专利）无效，D161专利涵盖靴子的鞋面，包括被告Deckers Outdoor Corporation著名的Ugg Boot。
Next Step提出了十项D161专利无效的理由，其中包括请愿人主张，所请求保护的D161专利相对于众多先前技艺参考文献（如图5所示）来说是显而易见的。Next Step将D161专利与相关先前技艺参考文献进行比较。这些参考文献中的每一项都与D161专利的设计略有不同，并且当解决先前技艺设计和D161专利之间的任何差异时，Next Step一般认为任何差异都是明显的。例如Next Step辩称，「整体高度和比例」的差异是显而易见的，因为这些差异是属于「纯粹的功能性」（并且不受设计保护）和/或熟练的设计师可以轻松地进行修改以适应不同的请求，例如使用者脚的长度、容易脱下的拖鞋等。
PTAB也有趣地讨论了显示先前技艺靴子中的各种网页是否符合35 USC第311(b)项规定的先前技艺。根据规定，在多方复审中取消不具专利性权利请求的请求项只能基于包含专利或印刷出版物的先前技艺。PTAB确定的关键问题是，「在有效申请日之前，对本领域有兴趣的公众是否可以充分取得参考文献」。PTAB认为，请愿人有责任提供足以证明所声称的参考文献符合印刷出版物资格的合理可能性的证据。尽管请愿人提交的网页包含图像，并且可以说是在D161专利的关键或有效申请日之前的日期，但PTAB承认打印输出本身是在2024年进行，并且产品列表可能会更新；因此，网站上的产品照片可能会随着时间的推移而改变。因此，PTAB认为Next Step没有充分证明相关网页在关键日期之前可以公开存取。
最后，Next Step提出了两种可供选择的权利请求结构，并用于从D161专利中所示的靴子顶部后部向外延伸的拉片特征。Next Step主张，拉片应被解释为非功能性组件，而不是所请求保护的装饰设计的一部分。对此，PTAB认为，虽然拉片具有用的用途（用来将鞋拉到脚上），但拉片并不是主要功能（可以使用替代的拉片）。此外，PTAB认为该设计并不完全实用，Next Step关于任何替代设计都会导致花费更多、更不舒服及崩溃，并且在商业上不可行的论点并不具有说服力，因为没有充分解决当前现有的替代设计。
因此，由于缺乏有说服力的证据，PTAB认为Next Step没有表现出其在D161专利方面获胜的合理可能性，因此该复审申请被驳回。
结语
在Deckers案中，PTAB发现，作为Next Step先前技艺引用的多个销售鞋类的在线网页的副本不符合双方复审目的印刷出版物。若要获得印刷出版物的资格，必须在专利申请日期之前向公众提供参考文献。对于网页上发现的技艺作品，申请人必须提供足够的证据证明网页上的内容（例如图像）在专利申请日期之前可用。网页上仅存在日期（例如，据称产品在网页上「首次可用」的日期）可能还不够。PTAB讨论了在线销售或展示产品是动态，且网页经常更新或更改。这使得证据（例如从网络截取档案）最终准确地显示了专利申请日期之前网页上可用的内容，并以将网页内容限定为印刷出版物。
Deckers案的判决对申请人来说是一个警示，申请人应仔细解决先前技艺所有方面的状况，包括确保所请求保护的设计与使主题专利无效所依赖的先前技艺之间所有差异都已被识别。由于「更灵活」的LKQ案检测为申请人提供了更大的自由度来识别先前技艺和结合先前技艺，因此申请人不能简单地引用大量先前技艺并将其留给PTAB进行全面分析。相反的，申请人必须向PTAB提出全面的分析，比较所请求保护的设计与先前技艺之间的每一项差异，以及可能依赖先前技艺的任何拟议修改。
随着PTAB和其他法官继续努力解决LKQ案衍裁决后带来设立专利法变动的后果，并了解Graham因素如何分析并将其应用于外观设计专利的重要性。PTAB在Deckers案的决定强调了在LKQ案显而易见性挑战下解决所主张设计的整体外观与先前技艺参考之间所有差异的重要性。此外，随着网络现有技术（例如在线店面网页）的日新月异，将来将会有越来越多成为潜在的先前技艺该决定强调在线网页的内容，并适当地限定为在专利申请日期之前可用之印刷出版物的重要性。
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责任编辑：卢颀
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