当前乐团成员离开乐团后，打着前乐团之名义举办演唱会，因而被原乐团控告其侵害乐团名称商标权。此时，前乐团成员是否抗辩其对乐团名称的使用属于商标指示性合理使用？佛罗里达州迈阿密联邦地方法院于2024年作出Earth, Wind & Fire IP v. Substantial Music Group案判决，提出「指示性合理使用」之三要件 — 并认为被告不符合第三项要件，因其未尽足够努力排除让消费者产生对原乐团有赞助关系的误会。

商标权人为地，风与火乐团创办人的儿子

地，风与火乐团（Earth, Wind & Fire）是由Maurice White所带领的美国男子音乐乐团，1969年于芝加哥伊利诺伊州成立。该乐团曾获6次葛莱美奖及20次提名。他们拥有超过50张金唱片及白金唱片。乐团创办人Maurice White的儿子拥有一家名为「Earth, Wind & Fire IP」的公司 — 拥有与地，风与火乐团相关的所有商标权，目前地，风与火乐团仍于每年举办超过80场以上的现场演出[1]。

乐团所拥有的商标，包括代表的一只凤凰图（图1）。

被告为地，风与火乐团前成员

Richard Smith在多年前曾与地，风与火乐团合作，之后成立了自己的乐团，并演奏地，风与火乐团的音乐。他的公司名为Substantial Music Group，新成立的乐团则取名为「地，风与火传奇重聚」（Earth Wind & Fire Legacy Reunion）。他们使用了原始乐团的商标，包括其中最著名「凤凰」（Phoenix）标志。当Earth, Wind & Fire IP发现并提出抗议后，Richard Smith才放弃使用这些商标，并将乐团名称更改为「传奇重聚地，风与火」（Legacy Reunion of Earth Wind & Fire）[2]。

双方曾进行多次讨论，最终未能解决争议。后因「传奇重聚地，风与火」于2019年停止演出而Earth, Wind & Fire IP选择不再追究。然而在2022年5月，Earth, Wind & Fire IP得知「传奇重聚地，风与火」打算将于2022年9月重新开始巡演[3]。因此，Earth, Wind & Fire IP向佛罗里达联邦法院对Substantial Music Group及Stellar Communications这2间公司提起诉讼，主张商标侵权、虚假产地标示与不实广告。Substantial Music Group则主张各项抗辩，包括指示性合理使用、时效抗辩、禁反言及默许等抗辩事由[4]。

指示性合理使用

所谓「指示性合理使用」（nominative fair use），是指被告使用原告的商标来指示原告的产品，其中一种使用目的是为了与被告的商品进行比较。美国联邦第九巡回上诉法院曾在New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc一案中提出三步骤测试[5]。若被告能证明下列条件，则可主张指示性合理使用的抗辩：

1. 若不使用该商标，所涉及的产品或服务就无法轻易被识别（Readily Identifiable）；
2. 仅为识别该产品或服务而使用「合理必要」的商标；
3. 使用者不得以任何方式（包含与商标联合使用）使人误以为商标权人对其产品或服务有赞助或背书之意。

符合「指示性合理使用」第一项、第二项要件

本案地区法院认为，「传奇重聚地，风与火」这个商标较容易让人理解是与地，风与火乐团的老成员有关，符合「指示性合理使用」第一项轻易识别的要件[6]。

至于第二项要件，对原告商标「地，风与火」使用的程度是否为必要？在本案中，若法院仅根据被告第一版宣传标志的大小、风格与外观来分析第二项要件，分析可能会更简单。被告曾以几乎镜像的名称与标志组合来推广其音乐会，其行为显然超出「合理必要」的范围[7]。

然而，在原告提出诉状之后，被告更改了其广告内容。他们停止使用Earth, Wind & Fire特有的字体，并移除具识别性的「凤凰」标志，将音乐演出的标题从「Earth Wind & Fire Legacy Reunion」改为「Legacy Reunion of Earth Wind & Fire Alumni」，并改变了配色方案[8]。

法院认为，若被告若未明确提及地，风与火，可能根本无法销售其服务。因为，若无「地，风与火」的标注，被告乐团也难以向消费者表达其演出的是地，风与火乐团的老歌。因此，标示「地，风与火」的标志，对于识别与辨认目的而言是必要的。而且，被告用一个新的设计取代原先的「凤凰」标志，该设计中包含象征山脉、阴阳符号与小火焰的小图样，以此代表「地，风与火」。被告并未使用真正的「凤凰」标志，而是于原告要求停止使用侵权标志后，自行设计的替代标志。因此，法院认为本案亦符合「指示性合理使用」第二项要件[9]。

不符合「指示性合理使用」第三要件：暗示赞助或背书（Suggesting Sponsorship）

然而，在「指示性合理使用」第三项要件中，被告必须证明其行为未曾与该商标结合使用以致暗示该商标权利人对其进行赞助或背书。

本案双方的争点聚焦于整体广告是否会让人误以为存在赞助关系。法院认同原告的主张，指出被告在使用「传奇重聚地，风与火」这个名称时，并未加入任何清楚的免责声明或限制语言来说明演出者为何人[10]。

此外，正如原告有力指出的，被告的广告结合了介绍球风火传奇历史的文字。法院理解双方对于本案中演出音乐家在原地，风与火乐团中所扮演角色的争议，但法院认为被告的广告营造出与地，风与火乐团之间过于密切且无法忽视的关联，而这并不符合单纯事实记录的程度。不论被告所使用音乐家在技术上是伴奏乐手还是正式团员，这些广告与营销仍具误导性 — 使消费者误以为原始地，风与火乐团的主要成员将会登场演出。被告所使用的「alumni」（校友／前成员）一词，不足以消除其乐团并未获得原告赞助的印象[11]。

结语

最后法院指出，即使演出者中有部分为原始成员，这些广告仍夸大其原创性。原告以多位消费者在网络上留言表达对广告与实际演出不符的失望，来证明其主张。本案中，乐团名称为「传奇重聚地，风与火成员」，仍可能引起消费者混淆[12]。

因此，法院认为被告不符合「指示性合理使用」的第三项要件，因为目前证据显示，被告并未采取足够措施消除消费者对原告赞助的误解[13]。此外，法院也驳回被告的默许、禁反言、迟延等抗辩[14]。

进而，法院进行商标混淆误认判断。法院认为，本案存在混淆可能性，主要基于三项理由：（1）被侵权商标的识别性强、（2）双方提供商品的相似性、以及（3）明确的实际混淆证据。因此，法院以即决判决裁定，Earth, Wind & Fire IP所提出的商标侵权主张获得胜诉[15]。

备注：

1. [1] Earth, Wind & Fire IP, LLC v. Substantial Music Grp. LLC, 720 F. Supp. 3d 1261, 1271 (S.D. Fla. 2024)
2. [2] Id. at 1271.
3. [3] Id. at 1271-72.
4. [4] Id. at 1272.
5. [5] New Kids on the Block v. News Am. Publ’g, Inc., 971 F.2d 302, 308 (9th Cir. 1992).
6. [6] Supra note 1, at 1273-74.
7. [7] Id. at 1274.
8. [8] Id. at 1274.
9. [9] Id. at 1275.
10. [10] Id. at 1275.
11. [11] Id. at 1275-76.
12. [12] Id. at 1276.
13. [13] Id. at 1276.
14. [14] Id. at 1276-78.
15. [15] Id. at 1280-87.

责任编辑：卢颀

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 杨智杰 现任： 云林科技大学科技法律所 教授 经历： 云林科技大学科技法律所 副教授 真理大学法律系助理教授 真理大学法律系副教授 学历： 台湾大学法律系 中央大学产业经济所硕士 台湾大学法学博士 专长： 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

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