日本知识产权审判制度运作与实务透析:2024年《审判及上诉实务研究会》综合报告

李淑莲╱北美智权报 编辑部

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日本专利局 (JPO) 审判法院;图片来源:Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

日本专利局(JPO)审判暨上诉部自2006年起,每年均召集企业知识产权实务操作者、专利律师、律师及专利局行政法官等多方代表,组成「审判暨上诉实务研究会」(Trial and Appeal Practitioner Study Group) (下称《《研究会》》。此《研究会》旨在透过对具代表性之审判及法院裁判案件进行多角度分析,进而形塑审查与审判判断的准则及将其细致化,以提升日本知识产权制度的透明度与预测性。

日本专利局 (JPO) 审判法院;图片来源:Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

2024年度的《研究会》报告 (下称《报告》)共涵盖六大领域(机械、化学一、化学二、电机、设计与商标),每领域各讨论一项共通主题与一件具体个案,成员包括42名委员与5位法院观察员,讨论重点集中于进一步明确「进步性判断」、「补充实验数据可采性」、「设计相似性」及「近似复合商标的判定」等实务焦点。

2024年《审判暨上诉实务研究会》组织结构;图片来源:Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office

专利领域分析

(1) 机械专利:于公开实施发明判断进步性的挑战

《报告》指出,相较于文献发明,证明「公开实施发明」的进步性较为困难,尤其是在产品仅外观可视、内部构造难以拆解分析时 (像是只供展示的产品),需仰赖间接证据(如模具图、证人证词等)组合构成「合理逻辑链」,以左证其技术内容。

在使用间接(辅助)证据来证明一项公开实施的发明时,证据可以为基于各种不同形式的证据,例如不同的产品、模具图、目录和证人证词。然而,这些证据的「同一性」(identity of evidence) 是有疑问的。一般来说,证据的同一性很难被严格证明,但如果能够在法庭上提出合理的同一性证据,在许多情况下证据的同一性便有可能得到确立。那么,即使每项单一证据均不足以证明公开实施发明的事实,但透过使用多项证据并提供合理解释,该事实也很有可能被承认。

(2) 化学专利一 (一般化学):参数与数值限定发明,三大审查观点交错判断创造性

在处理以参数或数值范围构成要件的发明时,审查上须同时考虑三个环节:(1)是否容易想到(easily conceived)、(2) 所欲解决课题之新颖性与技术意义、(3) 技术效果是否具不可预测性与显著性。《研究会》成员指出,在该技术领域中,「参数或数值限定的技术意涵」往往与被引用发明间的关联性密切,而是否构成创造性,关键在于其是否超越可合理预期之范围。

此外,若主引证发明与申请案所属技术领域或解决问题不一致,则更需仔细考虑该「不一致性」是否削弱推导创造性的基础。这也显示,传统以「是否可由引证文献导出」的线性思考已不足,必须导入「全貌性技术判断」模式,对比引用文献、申请案与公知技术三方技术关系。

(3) 化学专利二 (制药和生物技术):用量设计型药品发明,补充数据采纳的界线愈加清晰

在涉及「剂量设计」的医疗用途发明中,申请人常在提交后再补充药效实验数据。然而,《研究会》成员指出,除非原始说明书已明确揭示该用量配置的技术思想,否则这类补充资料通常不被纳入创造性判断。尤其当补充数据试图证明某用法具「意想不到效果」时,法院将严格要求其与原始揭示内容具有一致性。

法院并进一步强调,在此类补充资料的判断上,应优先以「申请日当时技术内容所能导出之效果」为基准,而非后见的结果。此一立场与日本最高法院2019年判决精神一致,确认「以被引用发明与既有技术状态为对比对象」之必要性,避免事后推论扭曲专利创造性门坎(详见《附录一》)。

(4) 电机专利:人为安排与心智活动之发明,专利适格性的技术化描述策略

今年的《报告》也针对是否涉及人类心理活动或非技术性安排之发明,具备「可专利性」进行深入探讨。针对涉及心智活动或人为安排的发明(如预约系统、信息显示界面等),讨论重点转向「专利适格性」的判断依据。《研究会》结论指出,仅宣称使用计算机并不足以满足专利适格条件;须具体记载讯号处理方式、数据流动架构与解决问题之技术手段,并说明该技术手段如何对应并解决特定问题。

实务上,申请人应从两方面进行抗辩:一为主张本案不属单纯心理活动或任意安排,二为主张即便目的偏向心理层面,仍透过具体技术构成实现效果,具备技术贡献。例如「点餐系统」虽表面涉及商业流程,但若能证明其包含独特装置互联与数据流处理,即可主张技术性与创造性。

设计与商标领域分析

(1) 设计:「判断主体」对相似性认定的影响

在设计相似性的判断中,研究指出「消费者」定义依产品属性而异,例如建材类产品如屋瓦,其选择主体为屋主,而非建造者。一般消费者着重整体印象与易见部位;专业者则偏重机能性构造与细部差异。故不同的判断主体将影响整体与局部的观察视角与相似性评价(详见《附录二》)。

(2) 商标:复合商标主要部分之抽取与判断准则

对于结合既注册商标与新增元素所构成的复合商标,讨论重点为「主要部分」是否能抽出。成员观察指出,若组成部分皆具辨识力,原则上均可单独观察;但亦需视实际交易使用方式、商标整体外观与语音、意义整合性加以判断。倘若新增元素仅为弱辨识性描述词,则原注册部分仍可能构成主要识别元素。

个案探讨与司法判例总结

报告亦收录6件实际个案之审判与法院判决,从「传热系统」、「锂电池」、「止痛剂」、「预约支持系统」、「手提袋设计」、「池上制面所商标」等,深入探讨相关条文(如日本专利法第29条、第36条、第126条、设计法第3条、商标法第3条与第4条)的适用。这些判例对于补充数据的采纳、设计变更与进步性关联性、以及新旧商标组合的混淆可能性,提供审判实务具体参考指标。

JPO指出,除了日文版之外,《报告》之英文版摘要亦同步发布,以利全球用户理解日本审判制度逻辑与趋势。审判实务研究会的年度运作,不仅对JPO内部审查人员与审判官提供重要指引,亦强化制度用户对日本智财保护机制的信心与预测性。2024年度《报告》所展示的多方视角、实例验证与技术细节,已成为观察日本智慧财产法制动向的重要风向球。


《附录一》:药品用途发明的补证标准 后补数据采纳界线与司法实务趋势

(1)  审查核心:是否与原始说明书之「技术思想」相连贯?

针对药品用途发明(尤其为「剂量设计发明」),补充药效试验数据是否能在进步性判断中被采纳,一直是审查与诉讼攻防的关键争点。根据2024年《研究会》分析,当申请人试图藉由后补实验资料证明某特定用量具「意想不到的技术效果」时,专利有效性的关键在于:原始说明书是否已揭示此剂量构思之技术主张。

报告明确指出,若原始揭示仅停留在「任一常规用法」,例如「此成分已知可用于疾病X治疗」,则事后补充「特定剂量下效果更佳」之数据,极可能因与原始技术思想无实质连结,而被排除于进步性审查之外。

(2)  法院裁判趋势:技术效果之「预期可能性」成为排除依据

东京高等法院与知财高等法院于近年多件药品用途发明诉讼中强调,补充数据如要具有效力,需证明其技术效果「在引用文献中无法预期」,且其「不可预测性」非属事后构造。

例如,若补充数据显示剂量5mg可比20mg显著减少副作用,仅在说明书中记载「本药具低副作用倾向」者,即被法院认为无法与5mg具体数据建立正当技术连贯性。

(3)  日本与欧、美实务的差异

欧洲与美国虽也对补充资料设有限制,但相较日本略为宽容。例如美国允许申请人在后期提交补充数据来证明「预期效果」或响应审查意见,只要数据所左证者可在整体说明书中合理推导即可能被接受。

而日本实务更偏重「申请当时即可预测」的逻辑连贯性,特许厅与法院一致倾向将后补资料作为「补强证据」,而非「修补理论」,以防申请人于事后重新构建创造性理由。

(4)  建议:日后药品专利申请之实务应对

  • 初期说明书中应明确揭示剂量区间与预期效果关联
  • 若为剂量范围主张,宜于初始阶段即纳入对照实验与副作用数据
  • 补充数据应强调与原揭示内容之一致性与技术逻辑串接,避免断裂式论证

《附录二》:设计相似性中的「消费者定义」演变 判断主体的转变与审查基准深化

(1)  问题背景:谁来判断设计是否近似?

设计法中的「设计相似性」判断传统上依「一般消费者之眼睛」为标准,但何谓「一般消费者」,实际上深受产品性质与使用脉络影响。2024年度《研究会》特别强调,产品类型的不同,决定了观察者的视角与敏感度,进而影响设计相似性评估。

例如,若产品为「屋瓦」,则最终决策者通常为房屋所有人而非工匠;若为「精密工具」,则使用者即可能为专业技术者,其观察重点与审美基准与一般消费者迥异。

(2)  实务演变:从「不特定大众」走向「脉络化消费者」

《报告》指出,近年法院与JPO审查部门均倾向采取更细致的「脉络消费者」视角。例如在建材、工具、医疗器材等案件中,将使用者分为「购买者(decision-maker)」、「安装者(installer)」与「终端用户(end-user)」三层级,并选定其中「具实质选择权限者」为设计类似性的观察主体。

此一视角转变,有助于避免对专业用途产品之误判,使评价标准更贴近真实市场机制。

(3) 第一印象法则与专业者观察的张力

在大多数案件中,设计相似性仍遵循「整体印象评价」与「视觉显著部位优先原则」。但若观察主体为专业者,则会更重视结构性差异与机能对应,导致部分外观相近但机能不同之设计被判定为「不相似」。

举例而言,若两款医疗导管仅差别在连接部卡榫位置,对一般患者毫无差异,但对医疗人员却构成操作习惯差异,此时法院将倾向认为该差异具「显著识别效果」。

(4) 影响与建议

  • 设计申请策略上,需针对「预期购买者」进行设计差异布局
  • 对于同类产品族群设计,宜考虑系列外观差异化,避免形成整体印象混淆
  • 当对手设计发生类似争议,须搜集实际使用者(如医师、建筑师等)使用行为与判断基准作为诉讼左证

参考数据:Trial and Appeal Practitioner Study Group REPORT 2024 (Summary), Trial and Appeal Department, Japan Patent Office


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