在美国专利诉讼中,实体法议题常为焦点,例如显而易见性(obviousness)、专利适格性(patent-eligibility)等,但程序法问题亦应注意,例如联邦地方法院的「对人管辖权」(personal jurisdiction),其涉及外国籍被告能否受地方法院的审判。本文旨在介绍「对人管辖权」中的「特定管辖权」(specific jurisdiction)的概念与分享四件国外案例。

特定性管辖权
根据美国联邦巡回上诉法院(United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC)的Nuance Commc’ns, Inc. v. Abbyy Software House案判决[1],联邦地方法院于行使「特定性管辖权」时应符合三项要件:(1)被告有意地针对他州的居民而从事活动;(2)原告诉之声明是源自于哪些活动或与上述活动有关;(3)管辖权的行使是合理且公平的。
原告针对第一和第二要件有举证责任,但第三要件则是被告举证。当前二项要件满足时,关于第三要件,被告必须举出强而有力的证据以主张管辖权的行使是不合理的,而相关考虑的因素包括:(1)被告所承受的负担;(2)这些州的利益;(3)原告能取得救济的利益;(4)跨州际的利益,以能得到最有效率的纠纷解决;(5)这些州之间所共享的利益,以能推广基本、基础的社会政策。
「商业通路」(stream of commerce)理论
「商业通路」理论属于「对人管辖权」法理的一支,其用于判断地方法院是否能对外国籍被告行使「对人管辖权」。此「商业通路」理论的应用常见在「特定性管辖权」的案件中。
美国联邦最高法院首度于1980年的World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson案判决[2]提出「商业通路」理论。World-Wide案被告虽贩卖产品但未直接将产品卖到某A州,而针对地方法院能否行使「对人管辖权」于该类被告,最高法院提出二个观点[3]。
「商业通路」理论所关注者是产品商业交易过程(例如材料供应、生产、制造、交货、贩卖等)时所涉及的产品流动。关键的问题是被告是否应为了其产品进入此「商业通路」而到达某B州之事实,而受到B州地方法院的管辖。最高法院于1987年的Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court案判决[4]中对该争议产生两派说法,即除了要有让产品进入「商业通路」的行为外,一派认为被告的行为必须有意地引导到B州,但另一派认为此额外的要件是不需要的;亦即,前者要求被告必须要对B州有更明显的企图。CAFC至今并对此二派的争议有机会采取任何一种立场。无论如何,只要原告能够证明较严格的要件,「对人管辖权」即可成立。
联邦长臂条款
根据Nuance案判决,联邦地方法院取得「对人管辖权」之基础是因二个要件能满足:(1)州法的「联邦长臂」条款(long-arm statute)准许法院行使管辖权;(2)该权力行使未违反联邦正当程序(due process)。「长臂条款」的关卡通常非专利侵权诉讼的议题,而主要争议常是「正当程序」问题。
地方法院在分析「对人管辖权」时,虽先检视所在州「长臂条款」之适用与否,但不少州的「长臂条款」常已经和「正当程序」合而为一,例如德州、俄勒冈州、加州和弗吉尼亚州等地方法院的「对人管辖权」审查只考虑「正当程序」原则。但威斯康星州的司法实务则有独立的「长臂条款」议题。
案例一:Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp.案
在Richtek案[5]中,原告(专利权人)是RTC公司,而被告中有数个台湾籍。其中一位被告PTC公司以无「对人管辖权」为由向地方法院声请驳回起诉。Richtek案争议仅涉及「特定性管辖权」。
承审的美国联邦地方法院加州北区分院(United States District Court for the Northern District of California, N.D. Cal.)宣告其有「对人管辖权」,并驳回PTC公司的声请。Richtek案法院所参酌的事实还涉及USC公司,而PTC公司是生产USC公司之芯片代工厂商。
N.D. Cal.在审理程序中有准许原告进行「管辖权的事实调查程序」。经事实调查后,N.D. Cal.认为因原告已经尽「初步举证责任」,故其对PTC公司有「特定性管辖权」。N.D. Cal.所依据的事实包括:(1)USC公司的芯片产品有卖到美国,并且销售至加州;(2)该芯片是由PTC公司所生产。
不过,该第二项事实是有争议的。在事实调查程序时,USC公司提供了关于被控侵权芯片的「送交制造窗体」(tape-out form)数份。在这些窗体上,PTC公司被列为制造商。虽然PTC公司的证人在庭外侦讯(deposition)时表示该窗体上的制造商名称是错误的,但N.D. Cal.最后认为此事实争议应该交由陪审团决定。
案例二:Fujitsu Ltd. v. Belkin Intern., Inc.案
在Fujitsu案[6]中,被告之一为DLC公司,其以无「对人管辖权」为由向法院声请驳回起诉。双方争执的是「特定性管辖权」议题。承审的联邦地方法院加州北区分院(N.D. Cal.)宣告其有「对人管辖权」,并驳回DLC公司的声请。
N.D. Cal.所依赖的事实为DLC公司将其商品销售给位于加州的客户,或卖给其位于加州的关系企业DLS公司,因而认定其有「特定性管辖权」。应注意的是,DLC公司有主张原告所举出的销售事实是起诉前五年的事件,因而可能使原告无法请求损害赔偿。此争点涉及所谓的损害赔偿请求之六年时效问题,但N.D. Cal.认为此并不影响法院对于管辖权的判断。
案例三:Convergence Techs. (USA), LLC v. Microloops Corp.案
在Convergence案[7]中,被告之一是MC公司,其成功地免于受到美国联邦地方法院弗吉尼亚州东区分院(United States District Court for the Eastern District of Virginia, E.D. Va.)的「对人管辖权」。Convergence案的争点在于「特定性管辖权」。
E.D. Va.以「商业通路」理论来分析管辖权的合理性,并举下列的事实来支持其无「对人管辖权」的见解:(1)MC公司并未试图把其产品销售至弗吉尼亚州;(2)未有证据显示销售到弗吉尼亚州的产品有采用MC公司的产品做为组件,且无证据显示MC公司能预期这样的事件;(3)不能左证从MC公司于台湾地区的生产行为到弗吉尼亚州之间有任何经常性的产品销售通路之建立。
案例四:Sandisk Corp. v. ITE Techs., Inc.案
在Sandisk案[8]中,被告之一为ITE公司,其以无「对人管辖权」为由向地方法院声请驳回诉讼。承审的美国联邦地方法院威斯康星州西区分院(United States District Court for the Western District of Wisconsin, W.D. Wis.)核准声请,而Sandisk案的法律争点在于「特定性管辖权」。
W.D. Wis.的讨论可分为二部分,一是「长臂条款」的适用,二是「正当程序」。关于「长臂条款」,威斯康星州的规定是只要对于个人或财产造成损害,而该损害在威斯康星州发生,且导因于被告在非威斯康星州内的行为或疏忽,则在此情况下,相关的产品、材料或物品是由被告所准备、供给、或制造,且在威斯康星州内于一般的商业过程中被使用或消费,则W.D. Wis.基本上对Sandisk案被告有管辖权。
W.D. Wis.认为被告的情况可以适用「长臂条款」,其理由为:(1)原告在位于威斯康星州的零售商店购买到侵权物品;(2)该侵权物品是由ITE公司在威斯康星州以外的地方所制造;(3)在威斯康星州内的产品购买行为是一种系争侵权物品在本州岛内于一般的商业过程中被使用或消费的证明。值得注意的是,W.D. Wis.认为虽然专利权人的购买行为不能视为一种「损害」,不过专利权人的购买行为事实可证明他人也可在威斯康星州购买到侵权物品。
针对「正当程序」议题,W.D. Wis.以「商业通路」理论作为分析的法理依据。虽然威斯康星州内的零售商有贩卖含有ITE公司生产之芯片的商品,但W.D. Wis.认为ITE公司并不在产生该商品的「商业通路」中。
W.D. Wis.所依据的事实有两类。一类是关于ITE公司芯片的使用,其包括:(1)对于相关终端商品有使用ITE公司芯片之现象,ITE公司只是把其芯片卖给终端商品制造商以做为一种零件而已;(2)这些制造商对ITE公司而言并不是通路商,因而无法从该零件的交易推测ITE公司知道该终端商品的落脚处。
另一类的事实涉及相关终端商品如何进入威斯康星州,包括:(1)无证据显示该终端商品必然会进入威斯康星州;(2)证据未左证ITE公司之芯片被大量地用于该终端商品中,以致于该芯片可预期地会出现在威斯康星州;(3)ITE公司并未参与终端产品的通路布局;(4)ITE公司并不知道该终端产品的制造商有位于威斯康星州的经销商。
延伸阅读
备注:
- [1] Nuance Commc’ns, Inc. v. Abbyy Software House, 626 F.3d 1222 (Fed. Cir. 2010).
- [2] World-Wide Volkswagen Corp. v. Woodson, 444 U.S. 286 (1980).
- [3] (1)若被告努力地将其产品提供到该州,则「对人管辖权」的行使是合理的;(2)若被告仅将其产品置于商业通路中,虽其可预期该州的消费者会购买其产品,但该州的地方法院并无法行使「对人管辖权」;亦即,被告须积极地让其产品进入该州;此2观点及其他案件分享可见北美智权报第127期《谈美国专利诉讼之第一战:「特定性管辖权」争议》。
- [4] Asahi Metal Indus. Co. v. Superior Court, 480 U.S. 102 (1987).
- [5] Richtek Tech. Corp. v. uPI Semiconductor Corp., No. C 09-05659 WHA, 2011 WL 2470341 (N.D. Cal. June 21, 2011).
- [6] Fujitsu Ltd. v. Belkin Intern., Inc., 782 F. Supp. 2d 868 (N.D. Cal. 2011).
- [7] Convergence Techs. (USA), LLC v. Microloops Corp., 711 F. Supp. 2d 626 (E.D. Va. 2010).
- [8] Sandisk Corp. v. ITE Techs., Inc., No. 07-CV-605-BBC, 2010 WL 1410728 (W.D. Wis. Apr. 2, 2010).
责任编辑:卢颀
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