《哈佛法学与科技期刊》（Harvard Journal of Law & Technology）2025年2月刊出一篇美国专利相关论文：《「劣质」专利的迷思：审查所花时间长短对专利诉讼结果的影响》（The Myth of “Bad” Patents: Impact of Prosecution Length on Patent Litigation Outcomes）(下称《论文》)。其研究发现，美国专利领证前收到的OA愈多，通常的确会导致专利范围愈窄、愈不易被认定有专利权侵害情事，但出乎意料之外的是，OA次数不见得与「专利质量」成正比，反而可能与专利被无效的风险正相关。[1]
持Patent Troll为祸论者，常主张USPTO让许多范围过大，甚至不该核准的劣质专利授权。为研究这套论述是否为真，这份研究利用PatentAdvisor搜集2000年3月至2021年4月美国地方法院及PTAB涉讼争议案件，以其中发明专利授权公告之前所经历的OA次数，衡量USPTO审查严谨程度。按一般认知所做基本假设是：OA次数愈多，会导致以下几点：
(1) 专利范围愈缩愈窄，降低专利无效的风险；
(2) 请求项愈写愈长，减少被确认有侵权行为的可能；且
(3) 实审期间拉长，愈有可能出现不正行为（inequitable conduct）、导致专利权无法行使。
不过初步分析显示，前述假设未必有客观证据能证明为真，可能（may or may not）只是一种迷思。
专利无效风险？
论者常谓，专利审得快，表示审得草率，并会由此产生容易被认定无效的劣质专利。然而，《论文》研究数据呈现的情况并非如此。
《论文》作者汇整涉讼专利最后被判定「有」专利无效（Invalidity）、「无」专利无效的件数共7633件，依所得数据制成图1之图表（图1右之图式撷取自《论文》原配图）。
《论文》作者提出几种可能解释：比方OA次数多，表示⑴相关技术领域存在较多先前技术，即使已多次提修正限缩请求项范围，但争讼程序的对造，仍不难挖掘出其他适格的102/103引证案，又或者⑵每次修正都有写入New Matter的可能，若新增组件非原始申请内容所揭露支持，就可能产生112 Written Description及/或Enablement问题。
因PatentAdvisor原始数据并未提供OA核驳事由数据，无法进一步分析原因为⑴、⑵、二者兼有，或两者皆非。但《论文》作者也在注113说明，经与多位专利诉讼专家交换意见，他们认为答案可能是⑴。
另方面，PatentAdvisor依多项数据将USPTO审查官分为红、黄、绿三组：红组审查官核准率最低、核准前所发OA次数最多；绿组审查官核准率最高、核准前所发OA次数最少；黄组审查官则介于二者之间。
《论文》作者借用此一概念，分析三组审查官OA次数与专利无效比率的关系，如图２所示（图２右之图式撷取自《论文》原配图）。
结果显示，红组审查官的审查成果相对一致，经其核准的发明专利，无效比率并未随OA次数增多而大幅提高。文中并指出，先前也曾有相关研究发现，红组审查官所审案件，一旦寄发终局核驳（Final Rejection），申请人即使再提修正，核准率相对较低，若是走入诉愿程序，翻案机率不高，需要加提RCE的可能性较大。[2]
侵权事实成立机率？
一般认为，OA次数愈多，第三方发明实施人被确认有侵权行为的风险愈低，而本项研究结果大致符合这一假设。
《论文》作者汇整涉讼专利最后被判定「无」专利权侵害（Infringement）、「有」专利权侵害的件数共4,654件，依所得数据制成图3（图3之右方图式撷取自《论文》原配图）。
之所以有这种结果，《论文》作者提出的可能解释是：OA次数多，申请期间势必有多次修正答辩，而不管是新增技术特征，又或是形成申请历程禁反言（prosecution history estoppel），都可能直接或间接限缩最后拿到的专利范围，第三方发明实施人实际踩进专利范围的机率也就随之下降。
专利权行使可能？
本项研究假设，OA次数与专利权最后被认定无法行使会有正相关关系，也就是OA愈多，申请期间愈长，未依规定向USPTO（正确）呈报陈述或产生其他错误的机会愈多，被认定有不正行为、专利权无法行使的可能性就会愈高。但研究结果却发现两者略呈负相关关系。
《论文》作者汇整涉讼专利最后被判定「无」专利权不可实施（Unenforceability）、「有」专利权不可实施之专利共1,372件[3]，依所得数据制成图4（图4之右方图式撷取自《论文》原配图）。
对此，《论文》作者提出的可能解释是：OA次数多，申请期间拉长，虽可能多说多错，却也有更多补救的时间及机会。不过，因实际被认定构成不正行为的案件数量极少，以上统计结果可能反映样本偏差，且两者间的负相关关系几乎可忽略不计，或也可由此说明，一专利是否会被宣判其专利权无法行使，其实取决于申请期间申请人本身作为，与USPTO的审查几无关联。
结语
对有意挑战「劣质」专利的第三方发明实施人来说，这样的研究在其目标及战场的选择上，有如一盏指引明灯。但对申请人、专利所有权人来说，可能也具一定的参考价值，如《论文》作者举例：申请一件美国发明专利，含规费及服务费，可能花费逾5万美金，如果加计三期大实体年费8280美元，无疑是一笔很大的开销。而其研发发现，大体而言，美国发明专利授权前的OA次数愈多，诉讼战绩愈差，尤其是让绿组审查官寄发五次或更多OA才领证的专利，涉讼结果只有49%被确认有效，且仅33%会有第三方发明实施人被认定侵权。若口袋不够深，又有庞大的专利案件组合需管理，已经被发第五次OA的申请案要不要继续争取？年费到期的专利需不需继续缴费维持？本项研究前述发现及文内其他研究成果，或能提供一些取舍依据。
备注：
[1] Avery, Matthew and Moshiri, Arya and Metro, Henry, The Myth of “Bad” Patents: Impact of Prosecution Length on Patent Litigation Outcomes (February 03, 2025). Harvard Journal of Law & Technology, Vol. 38, No. 1, 2024, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=5123132。
[2] 出处请见论文注153：Michael Sartori & Matt Welch, How USPTO Examiner Type Affects Patents: Part 3,
LAW360 (July 15, 2020), https://www.law360.com/articles/1283670/how-uspto-examinertype-affects-patents-part-3。
[3] 论文指出，Therasense案联席（en banc）判决拉高了构成不正行为的难度，本项研究在这一部分的样本选取，仅拣择Therasense案宣判后的相关案件。Therasense, Inc. v. Becton, Dickinson & Co., Fed. Cir. Case Nos. 2008-1511, 2008-1512, 2008-1513, 2008-1514, 2008-1595 (en banc) (May 25, 2011)。
