谈「定暂时状态处分」在相关诉讼中之负面案例

陈秉训/(台湾)政治大学科技管理与智慧财产研究所教授

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台《智慧财产案件审理法》第52条规定「定暂时状态处分」,即就所争执之法律关系,以防止发生重大之损害、或避免急迫之危险或有其他相类之情形等为理由,当事人一方向法院声请以命令对造为一定行为。权利人通常可藉此于诉讼中要求侵权人停止侵权行为。但本文以台智慧财产法院(智财法院)2013年度民着诉字第6号民事判决(WII案)为例,介绍此机制可能不利于损害赔偿之求偿。

图片来源 : shutterstock、达志影像

当事人背景

WII案原告为英属盖曼群岛商WII国际[1],其国际代理人为ChenZW。次代WII之事业项目包括电影片、DVD、数字影片发行等,系于初代WII处陆续承接而得。

WII案共有3位被告,第一被告ChangSW在2006年担任初代WII的总经理,后于2010年接下次代WII的总经理职务。并于2012年6月7日经WII国际以「严重损害公司利益」为由而遭解除总经理职务[2],并于当月离职[3];第二被告HsuTI亦于2012年6月间离开WII国际;第三被告为MDI公司,系在ChangSW在WII国际任职时之2011年3月1日所设立,并由其担任董事长,但该职务于2012年8月23日由TsengRW接任。HsuTI从WII国际离职后,即在MDI担任业务经理。

系争电影

WII案缘起于WII国际与SSG公司间9部电影的专属授权纠纷 — (1)编号1至3等三部电影,WII国际于2010年11月23日与SSG签订授权契约、(2)编号4至9等电影则无。但WII国际主张编号4至9等六部电影乃基于其与SSG间的独家合作关系而获有专属授权。SSG在2012年8月24日与9月3日通知次代WII解除所有电影的授权契约。并在同年9月的14日与25日,SSG分别将编号1至3等电影与编号4至9等电影转授权给MDI或替MDI经销。不过,次代WII于同年8月31日在美国联邦地方法院加州中区西分院对SSG提起确认之诉,而后经该美国法院于2013年10月15日裁定确认SSG为次代WII之隐名代理人以能与其他电影发行商签署授权契约。

于2012年10月间,WII国际指控ChangSW等就原本由SSG取得的系争9部电影之专属授权契约,指示SSG于解除授权后另专属授权给MDI。虽该专属授权的改变已因WII国际与SSG间在美国的民事诉讼而复原,故WII国际才具有系争电影的专属授权,却因MDI仍行使系争电影之权利,且造成WII国际无法从SSG取得系争电影的放映用素材。因此,WII国际主张其受有相关专属授权契约无法履行之损害。

在WII案诉讼过程中,编号1至3等电影因为WII国际声请「定暂时状态假处分」,经台智财法院于2012年度民暂字第6号裁定中,命WII国际供担保600万元后而禁止该三部电影于台湾地区上映。该裁定经另外2部裁定[4]所维持。因此,该三部电影至今未曾上映[5]。但编号4至9等六部电影则于2012年11月9日至2013年1月4日间仍由MDI安排而如期上映。

损害赔偿计算之见解

台智财法院处理损害赔偿计算时所依据之当时著作权法规定亦同于现行法,即依据台《著作权法》第88条 — 第2项及第3项提供五种损害赔偿计算方法:(1)具体损害法、(2)差额法、(3)所得利益法、(4)总销售额法与(5)法院酌定赔偿额法。

WII国际在损害赔偿计算的主张重点在「具体损害法」之所失利益部分[6],但备位请求「法院酌定损害赔偿」[7]之数额。关于所失利益之计算,WII国际的计算依据有二者:(1)其取得系争影片之授权金支出金额;(2)其因公开上映系争9部电影所应可获得之票房收入。

然而,针对WII国际对电影授权金的主张,台智财法院并不同意,其理由有三点:(1)「WII国际取得系争影片专属授权之费用支出,系WII国际取得系争电影专属授权之依据,并非其损害;(2)「此费用之支出亦非MDI等行为所造成,尚难凭此计算WII国际所受损害」;(3)「WII国际仍可在专属被授权期间使用系争电影著作,尤其附表编号1至3之影片,均尚未公开上映,WII国际仍可为首轮上映」。

针对电影票房预测的主张,台智财法院不认可WII国际就系争9部电影所估计的「全国院线票房收入共计新台币1.14亿元」。虽WII案判决内文不见WII国际之票房预估之完整说明,但台智财法院批评该预估的问题有三点:(1)「WII国际所依据之美国票房表现,姑不论WII国际仅列出数据,并无提出实际票房资料左证」;(2)「美国观众人数、地区、国情、上映期间亦均与台湾地区不同,尚难凭此估算系争9部影片于台湾地区内之票房收入」;(3)「编号1至3之电影尚未于台湾地区公开上映,故无实际票房纪录可资参酌」,且「就附表编号4至9之电影WII国际所预估之票房收入,亦与实际经本院发函向台湾地区台北市影片商业同业公会查询之总票房金额相距甚远」,此「显见就WII国际所预估之票房收入部分并非实际造成WII国际损害之金额」。

另除了批评「WII国际所预估之台湾地区票房收入,仅为单方片面之词,难谓客观」而「不能证明其损害金额」,台智财法院指出差额法亦不适用,即「原告无法以其行使权利依通常情形可得预期之利益,减除被侵害后行使同一权利所得利益之差额,证明其所受损害额」,其理由是该些票房收入预估「不能证明其得以公开上映系争影片时依通常情形可得预期之利益及被侵害后行使系争电影之专属权利所得利益」。

最后,台智财法院采取「法院酌定赔偿额法」来核定WII国际之赔偿金,理由为「原告虽无从证明其实际损害之数额,然其已证明其专属著作权遭侵害而受有损害,则其请求本院依台《著作权法》第88条第3项规定酌定损害赔偿额,自属有据」。具体而言,台智财法院核定每部电影应以新台币$1,000,000元为赔偿金额,才「有遏阻侵权之作用」。所考虑之因素包括:(1)MDI就系争9部电影之授权金支出;(2)WII国际为公开上映编号4至6等电影之实际宣传花费支出;(3)编号4至6等电影之实际票房收入;(4)编号1至3等电影因「尚未为首轮上映,观众仍有购票观赏之欲望,WII国际仍有公开上映之巿场利益」、「WII国际就系争电影于专属授权期间仍可为使用、收益」、及「MDI等侵害系争电影著作,使用系争电影著作无合法权源」等。

建议

值得探究的是,究竟在什么情况下,申请「定暂时状态假处分」才属适当?本文建议是WII国际针对系争三部电影所可请求者为:(1)MDI就票房的相关信息应揭露给WII国际,包括与各电影院间的分帐机制等;(2)MDI于首轮上映期间结束后应将总票房的信息向WII国际揭露;(3)MDI应该将所获得的票房分帐总金额提存。如此,系争电影著作既能如期上映,产生其应有的票房价值。在电影著作的专属授权纠纷中,当事人双方与观众间的三方利益亦得以均衡。

备注:

  1. [1] WII国际总公司于2006年创立(文中称之为初代WII)、并于2011年因应不同业务设立分公司(文中称之为次代WII)。
  2. [2] 台智慧财产法院2017年度民着上更(一)字第3号民事判决。
  3. [3] 台高等法院2015年度上诉字第2373号刑事判决。
  4. [4] 台智财法院2012年民暂抗字第8号裁定台最高法院2013年台抗字第963号民事裁定
  5. [5] 3部电影版权惹火,CatchPlay三巨头炮轰前总经理‧2012/10/22‧数位时代
  6. [6] 「具体损害法」即依台《民法》第216条之规定请求,其「以填补债权人所受损害及所失利益为限」;「所失利益」指「依通常情形,或依已定之计划、设备或其他特别情事,可得预期之利益」。
  7. [7] 「法院酌定赔偿额法」乃若原告不易证明其实际损害额时,得请求承审法院按照该案件之侵害情节,「在新台币一万元以上一百万元以下酌定赔偿额」。另如果被告的损害行为属故意且落入情节重大之请况,法院得将赔偿金额增至五百万元。

责任编辑:卢颀

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 陈秉训
现任: (台湾) 政治大学科技管理与智慧财产研究所教授
经历: (台湾) 台北科技大学智慧财产权研究所助理教授
华邦电子公司制程工程师
联华电子公司制程整合研发工程师
台湾茂硅电子公司专利工程师
禹腾国际智权公司专利工程师
威盛电子公司专利工程师
亚太国际专利商标事务所专案副理
学历: 美国圣路易华盛顿大学法律博士
美国圣路易华盛顿大学智慧财产暨科技法律法学硕士
(台湾) 政治大学法律科际整合研究所法学硕士
台湾大学化工所硕士
台湾大学化工系

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