欧盟提起的SEP禁诉令争端落幕:WTO仲裁裁定中国禁诉令违反《TRIPS协议》

杨智杰/云林科技大学 科技法律研究所 教授

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近五年来,手机通讯标准必要专利(standard essential patent, SEP)的诉讼若在中国法院提起,法院会核发禁诉令,不准当事人在他国法案提起诉讼,避免与其认定有所矛盾。欧盟(EU)认为中国法院这种作法违反WTO下的《TRIPS协议》(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights,全称为《与贸易有关之知识产权协议》),请求WTO进行仲裁(WTO DS611案)。原本第一阶段的DSB专家小组报告对中国方有利,但经上诉后,2025年7月仲裁庭推翻专家小组报告,认为中国法院的禁诉令(anti-suit injunctions, ASIs)政策,确实会妨碍其他国家在SEP的专利保护与诉讼程序,违反了WTO的《TRIPS协议》[1]

图片来源 : shutterstock、达志影像

中国法院对SEP争议的禁诉令

近二十年来,SEP的侵权诉讼在各国法院进行。但有些国家的法院认为自己有权在判决中决定SEP全球范围的FRAND授权费率[2]。而且,有些国家的法院会偏袒自己国家的企业。因此,若涉及SEP的侵权诉讼,到哪一国进行官司就变得非常重要。

近五年,一些中国手机通讯大公司在中国法院提起SEP诉讼时,会要求中国法院判决行动通讯产品SEP的FRAND授权费率,并请求核发禁止对方在其他国家提起特定法律行动的禁诉令。自2020年8月中国最高人民法院(The Supreme People’s Court Of The People’s Republic Of China, SPC)的一项判决开始,中国法院已在受理的五件案件中核发禁诉令(另有一件遭驳回)[3]

欧盟认为中国法院的判决违反WTO下的《TRIPS协议》

2022年2月18日,EU就中国法院在SEP诉讼中采取的禁诉令措施,主张其对EU专利权人依法在EU法院行使专利权造成不利影响,因而要求与中国进行磋商,并向WTO提出争端解决申诉[4]

EU主张如下,

(1)中国法院颁布「禁诉令」的作法(其称为「禁诉令政策」),违反WTO的《TRIPS协议》之相关规定。其最主要的理由是,中国法院的禁诉令,会导致EU会员国无法用自己的专利法与诉讼程序,决定EU自己的专利侵权与授权争议。

(2)中国法院作出的五项禁诉令判决,也违反了《中国入世议定书》第2(A)(2)节所规定应「以统一、公正、合理的方式适用其法律、法规与其他措施」的义务[5]

(3)中国法院未公布与争端措施有关的某些司法判决,违反了《TRIPS协议》第63.1条下的义务;以及中国未向EU提供所要求的三份与争端措施有关的司法判决,违反了其在《TRIPS协议》第63.3条下的义务[6]

DSB成立的专家小组于2025年4月之认定

WTO争端解决委员会(Dispute Settlement Board, DSB)决议成立专家小组。经过约二年调查,在2025年2月21日,DSB专家小组向当事方EU提交最终报告,并于2025年4月10日向WTO的会员国流通。大体来说,DSB专家小组的报告结论对中国方有利,认为ASIs政策并没有违反《TRIPS协议》中的相关规定[7]

关于不成文的禁诉令政策

首先,DSB专家小组认为,EU已证明,中国法院确实存在ASIs政策,且其具体性质是具有普遍性的规范或准则。但是,DSB专家小组却认为,EU法院未能证明,中国法院采取的禁诉令政策违反《TRIPS协议》相关规定,包括:(1)第28.1条(无论是否结合第1.1条第1句解读,涉及专利权人的专有权)及(2)第28.2条结合第1.1条第1句(涉及专利权人授权的权利);(3)第41.1条(涉及知识产权的执行程序);(4)第44.1条第1句,结合第1.1条第1句(涉及禁制令)。

最关键在于《TRIPS协议》第1.1条第1句中「会员必须使TRIPS协议条款生效」的义务。DSB专家小组认为,上述内容只是要求WTO会员国须将《TRIPS协议》在自己国内法律中落实,但没有额外要求去顾及其他WTO会员国的制度,也没有规定必须避免挫败(frustrate)其他国家落实《TRIPS协议》。

关于五件中国法院核发禁诉令的判决

针对这五件判决,EU所提出的质疑理由与针对ASIs政策所提的理由相同。由于DSB专家小组已经认定ASIs政策没问题,为避免重复,未就这五件具体判决做出认定。

关于TRIPS协定下的透明义务

DSB专家小组认定,中国法院未公布小米诉InterDigital一案中的禁诉令判决,以及该案的再审决定,违反了《TRIPS协议》第63.1条的公布义务。而且,中国未准备提供EU所要求的信息,也违反了第《TRIPS协议》63.3条第1句内容。至于EU依《TRIPS协议》第63.3条第2句提出要求提供具体司法判决的主张,DSB专家小组认为超出了其审理范围。

关于《中国入世议定书》的义务

最后,对于EU主张中国法院的五项禁诉令判决违反了《中国入世议定书》第2条(A)(2),DSB专家小组认定,EU未能证明中国法院在适用中国法律、法规或其他措施时,存在不统一、不公正或不合理的情形。

欧盟提出上诉,WTO仲裁庭翻案

EU对DSB专家小组报告结果不满,于2025年4月22日,依《争端解决规则与程序谅解》(Dispute Settlement Understanding, DSU)第25条之「同意仲裁程序」,对DSB专家小组报告提出上诉。双方依程序同意组成仲裁庭。

并于2025年7月21日,WTO仲裁庭就ASIs政策部分与《TRIPS协议》相关条文做出最终裁决书,大致推翻了DSB专家小组的认定[8],分述如下。

更正DSB专家小组在《TRIPS协议》第1.1条第1句的解读

DSB专家小组在解释《TRIPS协议》第1.1条第1句「使TRIPS协议条款在WTO会员领域内生效」的义务时不正确。WTO仲裁庭解释应为:WTO会员国在履行该义务时,不得挫败其他WTO会员国在各自领域内所建立之知识产权保护与执行制度的运作。

中国禁诉令与《TRIPS协定》第28.1条不一致

WTO仲裁庭认为,《TRIPS协议》第28.1条结合第1.1条第1句解读,要求WTO会员国不得挫败专利权人行使另一WTO会员国依该条所赋予的专有权之能力,即「防止未经专利权人同意的第三人制造、使用、要约销售、销售或进口专利产品」。而ASIs政策与第28.1条(结合第1.1条第1句)不一致。

中国禁诉令与《TRIPS协定》第28.2条不一致

WTO仲裁庭认为,《TRIPS协议》第28.2条结合第1.1条第1句解读,应解释为,WTO会员国不得挫败专利权人行使其在另一WTO会员国领域内所享有的「缔结授权契约之权利」。而ASIs政策与第28.2条(结合第1.1条第1句)不一致。

欧盟未证明中国禁诉令与《TRIPS协定》第44.1条不一致

WTO仲裁庭基于不同理由,于此条文判定维持DSB专家小组提出的结论。认为EU未能证明ASIs政策与《TRIPS协定》第44.1条(涉及禁制令,结合第1.1条第1句解读)不一致。

维持DSB专家小组判断,《TRIPS协议》第41.1条不适用中国禁诉令

WTO仲裁庭于此条文判定维持DSB专家小组的结论,认为《TRIPS协议》第41.1条第2句的义务不适用于ASIs政策,因为ASIs政策并非《TRIPS协议》第三部分所规定的执行程序。

结语

此次WTO DS611案所涉及的中国法院禁诉令政策,仲裁结果将导致SEP的争议当事人可以同时在不同法院进行诉讼,然而,不同法院的判决可能会有不一致的结果。EU在2025年1月又进一步向WTO提出DS632案的仲裁申请,主要涉及中国法院对SEP决定全球FRAND授权费率的争议[9],目前,WTO还没有做出DS632案的仲裁结果。但后续此案也值得继续关注,DS632案的仲裁结果将会影响各国法院在处理SEP诉讼时的权力范围。

备注:

  1. [1] WTO, DS611: China — Enforcement of Intellectual Property Rights, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds611_e.htm.
  2. [2] FRAND授权费率系指「公平、合理、无歧视」(Fair, Reasonable, And Non-Discriminatory)的授权原则。
  3. [3] Id.
  4. [4] Id.
  5. [5] Id.
  6. [6] Id.
  7. [7] WTO, China — Enforcement of Intellectual Property Rights — Report of the Panel, WT/DS611/11, 24 April 2025.
  8. [8] WTO, China — Enforcement of Intellectual Property Rights — Arbitration under Article 25 of the DSU — Award of the Arbitrators, WT/DS611/ARB25, 21 July 2025.
  9. [9] WTO, DS632: China — Worldwide Licensing Terms for Standard Essential Patents, https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds632_e.htm.

责任编辑:卢颀

【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】

作者: 杨智杰
现任: 云林科技大学科技法律所 教授
经历: 云林科技大学科技法律所 副教授
真理大学法律系助理教授
真理大学法律系副教授
学历: 台湾大学法律系
中央大学产业经济所硕士
台湾大学法学博士
专长: 知识产权、美国专利法、美国著作权法、宪法

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