
凡是人類設計之物品,或多或少都有設計自由 — 連洋芋片也不例外。歐盟智慧局(European Union Intellectual Property Office, EUIPO)上訴委員會透過R1747/2022-3裁決告訴大眾,在一片波紋造型之外,洋芋片還擁有千變萬化的可能性。
前情提要
本案[1]系爭設計為FAM於2015年註冊之第002610592-0001號歐盟設計(以下稱系爭設計),其指定之產品類別為「洋芋片」(crisps)。2020年,Frito-Lay North America, Inc.以《歐盟設計規則》(European Union Design Regulation, EUDR)第25(1)(b)條及第4(1)條為由,請求EUIPO宣告系爭設計無效;其所引證之先前公開設計為第001301733-0001號(D1)及第001301733-0008號(D2)歐盟設計,指定之產品類別均為「零食」(snack foods)。

2022年,EUIPO無效部門(Invalidity Division)裁定系爭設計無效。其認為洋芋片之造型雖受部分限制,但至少仍有中等以上設計自由度(designer’s degree of freedom),惟與先前設計D2相較之下,兩者在波紋數量及振幅、厚度等方面皆高度近似,主要差異僅在於D2沿兩軸呈現曲線,而系爭設計則無。儘管有認知使用者(informed user)應可察覺此一差異,惟該差異程度仍未能改變系爭設計與D2兩者整體印象之近似性。FAM對此不服,遂上訴至EUIPO上訴委員會(Board of Appeal, BoA)請求撤銷該裁定。然而,BoA認同無效部門見解,仍維持原裁定並駁回上訴。
獨特性判斷分析步驟
評估設計是否符合EUDR第6(1)條之獨特性時,須遵循判例法所確立之四項審查步驟,包括:(1)確定可能內含或應用系爭設計之產品類別;(2)確定有認知使用者及其對設計間近似點與差異點之注意程度;(3)確認設計者創作系爭設計時之設計自由度;(4)綜合比較系爭設計與各先前公開設計對有認知使用者所形成之整體印象。BoA針對該四項步驟,逐一分析說明如下。
相關產品:洋芋片
儘管系爭設計與D1及D2指定產品類別不同,惟就相關圖示觀察,皆是洋芋片外觀設計,故BoA認定本案之相關產品市場為「洋芋片」,而非泛指整個零食市場。不過,BoA並未進一步將產品類別限縮至「馬鈴薯製之洋芋片」,因為無論是設計說明或產品指定,均未暗示此等特性。
有認知使用者:習慣購買洋芋片之消費者
有認知使用者屬於法律概念,須以概括方式界定並說明其具備之標準特性,而非逐案決定相關產品之個別使用者。依據判例法解釋,有認知使用者並非相關產品之製造商或銷售商,係指依產品預定用途而為使用之人;且「有認知」一詞意指,該使用者雖非設計師或技術專家,但知悉相關領域中各種既存設計及通常設計特徵,且基於興趣,使用相關產品時有較高注意程度。
因此,就系爭設計而言,有認知使用者應指習慣購買洋芋片產品之人,係基於其使用情形而對洋芋片產品有相當認識,且透過瀏覽產品目錄、造訪實體或網路超市及雜貨店、閱讀洋芋片市場相關資訊或文章等途徑,熟悉市面上現有洋芋片造型。
設計自由度:寬廣
設計自由度意指,設計者創作時因產品或其元素之技術功能及相關法規要求而受到限制,導致某些特徵標準化或成為該產品之共通特徵。在此概念操作下,若自由度越受限,設計間之細微差異越可能使有認知使用者產生不同整體印象;反之,若自由度越大,該細微差異越難產生不同整體印象,換言之,若無顯著差異將導致整體印象雷同。
BoA認為,為發揮方便食用目的,洋芋片產品須具備若干特徵,包括足以自原料完整切製(且不易破碎)之形狀、尺寸與厚度;然而,基於產品預定用途而要求特定特徵,尚不能以此證明設計自由度受限。根據在程序中提交之市售產品圖樣以及其他註冊設計(如下圖所示),BoA認為,儘管多數洋芋片皆具有類似圓形外觀,惟其比例(高度與寬度)、曲線(或波紋)配置、大小及數量等仍存在各種變化(亦即替代形狀),正足以證明設計者享有寬廣之設計自由度 — 此點即不同於無效部門所認定之中等設計自由度。

至於FAM主張鮮切洋芋片所受限制較組合(compound)洋芋片為多,且波紋造型之生產流程亦對設計自由度造成限制,BoA指出,單憑相關產品專利存在,不足以證明洋芋片厚度或曲線 / 波紋形狀設計係完全由技術功能所決定,仍必須綜合考量其他證據。然而,FAM並未提出可資說明洋芋片開發受技術限制之事證。
整體印象比較:極為近似
比較涉訟設計間之整體印象時,應直接比對兩者並採綜合性評估,不得僅就所羅列之近似點與差異點逐項分析比對。再者,比較係以註冊申請案中所述及所示設計為主,實際產品圖像僅能作為確認比對結果之例證。
在實際比對上,BoA與無效部門均以程序經濟為由,優先比對先前設計D2與系爭設計,並分別列出兩者設計特徵如下:
| 特徵描述 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 系爭設計 | 外部輪廓呈橢圓形 | 整體脆片係平坦 | 雙側具有規則之圓滑波紋 | 整體脆片共七個峰頂(波峰) | 整體脆片具有一定厚度 |
| 先前設計D2 | 外部輪廓呈圓形 | 整體脆片呈彎曲 | 雙側具有規則之圓滑波紋 | 整體脆片共六個峰頂(波峰) | 整體脆片具有一定厚度 |
表1. D2與系爭設計特徵描述;資料來源:由北美智權報/許慈真整理自FAM v. Frito-Lay North America, Inc., Case R1747/2022-3.

顯然,兩者設計在(1)外部輪廓、(3)波紋形狀及(5)厚度上雷同或相當一致,(4)波紋數量亦相差不遠,可以說所產生之整體印象極為近似;主要差異僅在於,系爭設計(2)整體脆片為平坦,先前設計則呈現彎曲。然而,考量到兩者設計有多項特徵幾乎相同,單憑整體脆片有無曲度此點差異,並不足以形成不同之整體印象;更何況,本案所涉洋芋片係由生鮮蔬菜切製而成,「呈現彎曲」此點極可能被視為原料本身特性或油炸調理後之結果,反而導致有認知使用者不會特別關注特徵(2)。再者,BoA指出,縱使有認知使用者之注意程度相對較高,但仍不會詳盡縝密地檢視整體產品,因此,極為細微之特徵差異(例如波紋形狀)或難以察知之特徵(例如系爭設計頂部與底部),均難以成為有認知使用者之關注焦點。
至於程序中提交之產品圖樣及其他註冊設計,對本案判斷有何種影響?BoA認為,此類證據之數量與相關性,均不足以證明於系爭設計申請當時,相關市場既有技術已達飽和狀態(saturation of the state of the art);相對地,反而突顯洋芋片波紋形狀具有多樣性,其數量、高度、寬度及位置均存在各種變化。其次,此類證據(亦即替代形狀)亦證明洋芋片造型並無EUDR第8(1)條「純為功能性考量」情形,換言之,單憑多數洋芋片整體輪廓呈現圓形,或是系爭設計與先前設計外觀極為近似,均無法直接推論出相關特徵係完全由產品功能所支配。
結語
本案裁決除了主題相當趣味外,也為設計自由度認定與功能性解釋指出了兩個重點:其一,基於產品預定用途而需要特定特徵,並不當然代表設計自由度受限;換言之,仍須藉由其他事證說明設計自由度受限與否,在本案,即是從「存在替代形狀」此點反面認定自由度並未受限 — 甚至相當寬廣!。
其二,多數市售產品間(或系爭設計與先前設計間)之輪廓或其他外觀特徵高度相似,既無法證明相關市場既有技術已達飽和,亦無法直接推論出相關特徵係完全基於功能性考量;因為,造成市售產品設計大同小異之背後理由,並非僅止於技術功能需求或設計自由度受限而已,消費者偏好、時尚趨勢或商業成功等因素,都可能造成產品同質化(homogenization)之表面現象 — 這正是因設計者自選限制(self-chosen limitation)所致[2],而近年歐洲法院判決[3]已明確否定該等因素對設計自由度之影響。
備註:
- [1] FAM v. Frito-Lay North America, Inc., Decision of the Third Board of Appeal of 29 January 2024 (Case R1747/2022-3).
- [2] Andreas Haberl, Eva Maierski & Oliver Nilgen, Comments of the GRUR Committee for Design Law on the request for a Preliminary Ruling in Case C-323/24 – Deity Shoes, S.L. v Mundorama Confort, S.L. and Stay Design, S.L., GRUR, ¶ 91.
- [3] Deity Shoes, S.L. v Mundorama Confort, S.L., Stay Design, S.L. (Case C-323/24) ECLI:EU:C:2025:983.
責任編輯:盧頎
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