用AI辅助发明到底能否当发明人？USPTO《AI辅助发明之发明人指引》之具体案例分析

杨智杰／云林科技大学科技法律研究所教授

2025 年 5 月 1 日

美国专利商标局（USPTO）在2024年2月公布《AI辅助发明之发明人指引》（Inventorship Guidance for AI-assisted Inventions），除了强调专利发明人必须是真人外，也肯定人类若仅是利用AI辅助发明仍可以获得专利，但前提是人类对发明之构思须具有重要贡献。本文以USPTO假设案例的几种情境，说明当人类利用AI辅助发明时，人类所付出的贡献是否足以作为发明人？

以Pannu案之判准判断人类贡献

USPTO在2024年2月公布《AI辅助发明之发明人指引》，其引述1998年联邦巡回上诉法院（CAFC）在Pannu v. Iolab Corp.案[1]对「谁足以作为共同发明人」所提出之见解，认为要担任共同发明人必须符合以下3点：

（1）以某种重要的方式对发明的构思（conception）或具体实施（reduction to practice）作出贡献，

（2）对所请求保护发明所作的贡献，其质量在衡量整体发明的范围下，并非无足轻重（not insignificant），且

（3）不能仅是向真正的发明人解释众所周知的概念和／或现有技术[2]。

USPTO提出之五项指导原则（Guiding Principles, Gp）

上述CAFC在Pannu案提出之判准下，USPTO接续提出五项指导原则，

Gp1：自然人在创作AI辅助之发明时，若使用AI系统，并不因此否定其作为发明人所作之贡献。
Gp2：仅仅辨识问题，或仅具备一般性目标或研究计划，尚不足以构成发明之构思（conception）。
Gp3：仅将发明加以具体实施（reduction to practice），本身不足以构成发明人之重要贡献。
Gp4：若自然人发展出所请求发明所依据之核心基础（essential building block），即使其未参与每一促成发明构思之活动，仍可能视为对该发明之构思作出重要贡献，进而具备发明人资格。
Gp5：仅对AI系统拥有「智能控制权」（intellectual domination），本身不足以构成发明人资格。

指导原则的援引范例 — 遥控车之变速箱

除了上述的指导原则外，USPTO亦提供两个案例，以协助说明指导原则之适用 — （1）遥控车之变速箱（Transaxle）[3]及（2）用于治疗癌症的治疗性化合物之开发[4]。以下将介绍遥控车变速箱的三种情境来说明「自然人」的贡献[5]。

情境1：使用AI辅助研发初步设计提出请求项1

Ruth和Morgan是XYZ玩具公司的工程师，他们使用一套名为Puerto5的AI系统，输入提示 — prompt，以生成遥控车变速箱（transaxle）的初步设计。提示词prompt的涵义为：「设计一个模型车变速箱的原创设计，应包含变速箱的示意图与描述。」

依照上述提示词，Puerto5生成的内容包括：一个变速箱的初步设计，该设计包含一个壳体（casing）、一个可拆卸安装于壳体内的变速机（transmission）以及从壳体延伸出的车轴。该壳体由2个组件构成，可沿垂直平面分离。Ruth与Morgan检视该输出后，一致认为这个设计适合他们的遥控车使用。

XYZ公司随后提交的专利申请中，请求项为：

「一种变速箱，其包括：

一个壳体；

一个变速机；

所述变速机与所述壳体分离，且可拆卸地安装于该壳体中；

车轴从该壳体延伸出来；

该壳体由两个可分离之壳体组件构成，该两组件定义该变速箱的壳体；且

该变速机上设有一固定件（fastener），可将其可拆卸地安装于其中一个壳体组件上。」

USPTO制作下述表格，对Ruth与Morgan的贡献进行分析。

Ruth与Morgan的贡献	贡献的分析
辨识出问题（需要变速箱）	指导原则Gp2 －仅辨识问题不足以构成构思
向AI系统输入提示以解决问题	提示内容仅重述问题本身，在提示设计上未具创意性贡献，无法构成发明贡献
检视AI输出结果	指导原则Gp3 －仅对AI输出结果之理解与认可，若未对构思有所贡献，则不足以构成发明人

表1. 情境1中自然人的贡献；数据源：USPTO, Inventorship guidance for AI-assisted inventions(简报), at 29, March 5, 2024.

由上可知，USPTO认为，Ruth与Morgan所做之行为，均未对主张发明之构思做出重要贡献，因此并不符合Pannu案第一项判准。故Ruth与Morgan并非请求项1之适当的共同发明人。

情境2：根据请求项1制作出的变速箱、选择材料后增加请求项2

Morgan接着根据Puerto5所生成的示意图制作出请求项1所述的变速箱，具体行为包括：（1）完全依照AI所生成的示意图施工，未做任何设计变更；（2）选择钢材（steel）作为变速箱壳体的材料，钢材为遥控车产业中常见的材料。

他们接着所提出的专利申请中的请求项2为：

「如请求项1所述之变速箱，其中，该壳体由钢材构成。」

USPTO依据情境2制作下表，分析Ruth与Morgan的贡献。

Ruth与Morgan的贡献	Morgan的贡献	贡献的分析
辨识问题；输入提示词至AI系统；检视AI输出		基于情境1所述之相同理由，Ruth与Morgan就识别问题并促使Puerto5解决该问题所作之贡献，并不具重要性。
	将变速箱具体实施（reduction to practice）	根据指导原则Gp3 — 仅具体实施发明本身，不足以构成具发明人资格之贡献。
	选择钢材作为构造材料	根据Pannu案第二项判准（贡献之质量），选用业界众所周知的材料（如钢材）为发明材料，与整体发明范围相比，其贡献可视为微不足道。

表2. 情境2中人类发明人的贡献；数据源：USPTO, Inventorship guidance for AI-assisted inventions(简报), at 31, March 5, 2024.

首先，USPTO认为，Ruth与Morgan均未对发明构思作出重要贡献，不符合Pannu案第一项判准。

其次，选用通用材料之行为，与整体发明相比，其质量贡献极为有限，属于无足轻重的贡献，因此亦未符合Pannu案的第二项判准。

由上分析可知，Ruth与Morgan仍非请求项2适当的共同发明人。

情境3：根据请求项1提出AI设计修正，并经过实验后由自然人发展出新设计并提出请求项3

Ruth与Morgan提示Puerto5，要求其提供替代的变速箱设计方案。Puerto5再次生成的输出为一个沿水平平面（而非垂直）可分离的壳体设计。Ruth与Morgan针对该替代设计进行实验，进而由Morgan发展出一个附加的全新设计 — 一种夹式固定件（clip fastener），用于该新设计中。

其所申请专利之请求项3为：

「一种变速箱，其包括：

一个延长型壳体（elongated casing）；

一个变速机；该变速机与壳体分离，且可拆卸地安装于该壳体下方三分之二处；

车轴从该壳体下方三分之二处延伸出来；

该壳体由两个可分离的壳体组件构成，其分离位置沿与车轴平行的水平平面；

且该壳体组件于壳体上方三分之一处可分离；

另设有一夹式固定件（clip fastener），可将变速机可拆卸地固定于其中一个壳体组件上。」

USPTO提供下表说明Ruth与Morgan的贡献分析。

Ruth与Morgan的贡献	贡献的分析
根据AI系统的建议，创造新设计，具体包含：・延长型壳体（elongated case）・组件在壳体中的特定配置・殼體分離位置的具體設計	指导原则Gp1 — 自然人即使使用Puerto5辅助创作发明，仍可对发明构成实质性贡献，并获得发明人资格。
Morgan设计夹式固定件（clip fastener）	该夹式固定件为自然人原创设计，属于请求项所述发明的重要技术元素。

表3. 情境3中人类发明人的贡献；数据源：USPTO, Inventorship guidance for AI-assisted inventions(简报), at 33, March 5, 2024.

因此，USPTO认为，因为Ruth与Morgan所提出的新设计与夹式固定件，皆属于发明请求项所揭示之实质性创新内容。故符合第一项Pannu案判准。

根据Pannu案第二项判准，Ruth与Morgan对AI系统所生成的一般性想法进行实验与具体改良，最终形成特定结构与排列方式，并加入原创之夹式固定件设计。这些元素在请求项中为核心技术特征。

根据Pannu案第三项判准，贡献不能仅是对现有技术的说明。Ruth与Morgan的贡献并非仅是说明已知概念或现有技术，而是针对AI提示进行创新发展与原创设计。故Ruth与Morgan符合发明专利的适当发明人。

结语

USPTO虽然承认人类利用AI辅助发明仍可申请专利，但从上述案例的说明中可看出，对人类发明人的标准采用Pannu案之判准，其实非常严格。如上例显示，自然人利用AI生成基本发明概念（通常为请求项第1项），再对此基本概念做修正加工，申请为第3项。然而，USPTO只允许请求第3项的申请，第1项则因欠缺人类发明人的贡献而不得申请。此种思考方式是将人类和AI辅助发明予以切割、分离，只有人类有重要贡献的请求项才能申请。

因此，这样的标准对人类利用AI辅助发明并不友善。若能打破Pannu案的判准，将人类与AI当成一整体，亦即人类只要对整个请求项（假设为5项）中任一项有贡献，即可将整体5个请求项提出申请，才可能是AI时代下鼓励人类利用AI辅助发明的友善态度。