邱英武╱北美智權 智權法規研究員
在競爭激烈的市場中，品牌業者無不絞盡腦汁透過諧音梗或創意詞彙註冊商標，以提升產品的能見度與吸引力。然而，當競爭對手在商品包裝或廣告文案中，同樣使用了相關的形容詞或說明文字時，是否就必然構成商標侵權？
筆者藉本文以 A、B 兩家保健商品公司的「賦活奇肌」商標爭議為例，剖析《商標法》第 36 條關於「合理使用」與「功能性必要說明」的規範基準。透過實際案例說明，讓讀者了解如何判斷業者是在進行「商標使用」還是單純的「描述性說明」，以及企業在進行市場行銷時該如何合法避險、保護自身的商業利益。
A和B二家公司是從事保健商品的製造與銷售的競爭對手，A公司在商品銷售過程中，發現商標的註冊可以提升產品能見度。公司內部討論後，取產品使用在肌膚上，可以有保濕功能以增加水嫩感，便採諧音梗，借用「復活」與「奇蹟」二詞結合，提出「賦活奇肌」字樣，向智慧局提出申請，順利取得註冊。
B公司既然是與A公司為競爭對手，故非常清楚同樣功效的結果，也是有其他可成分可替代。於是在此前提下，B公司積極尋找相似功效成分的產品。終於在多年後，找到相似的產品，且與該產品公司合作，進行該產品的再進化，使肌膚更快速吸收成分，加速呈現肌膚的透亮與水嫩感。
既然產品已經沒有問題，接下來就是對於產品銷售使用的廣告與產品說明用詞，銷售部門在了解產品功效後，提出多個產品說明呈現樣式，文案中當然包括水嫩、透亮、晶瑩等詞語，也因為是用在肌膚上，修復肌膚狀況，煥發生機更是不可脫離，所以，「復活」以及「奇蹟」的二個字詞，躲也躲不開。再加上同音異字的運用更是上場上的行銷策略，B公司產品說明運用同音異字的方式，將「復活」變更成「賦活」，而「奇蹟」則是變更成「奇肌」。
A公司見到B公司產品外包裝中有「賦活奇肌」四字眼，為保護自己的商標權，便直接提出商標侵害訴訟。此時，要先理解的是商標法36條第1項第3款的「為發揮商品或服務功能所必要者。」
商標法第36條第1項
下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：
一、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示自己之姓名、名稱，或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。
二、以符合商業交易習慣之誠實信用方法，表示商品或服務之使用目的，而有使用他人之商標用以指示該他人之商品或服務之必要者。但其使用結果有致相關消費者混淆誤認之虞者，不適用之。
三、為發揮商品或服務功能所必要者。
四、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之範圍為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示。
經查B公司使用「賦活奇肌」四字的狀況，係將該四字置在於商品功能說明中，且未以放大或特殊字體的明顯突出方式呈現，因此B公司的使用屬於商標法36條第1項第3款的「為發揮商品或服務功能所必要者。」再則，B公司在產品上的明顯突出呈現的是該公司已註冊取得的商標權樣式，這也就證實B公司使用「賦活奇肌」四字，並無侵害A公司商標權的故意。
綜上，無法說明Ｂ公司的使用行為，有影射Ａ公司商標或產生商標「識別性」的效果，即Ｂ公司係非基於行銷之目的，用以行銷商品而作為商標使用，屬於善意且合理使用之方法，非作為指示商品來源之行為。A公司不能僅以商品功能說明中存在「賦活奇肌」四個字，即認定Ｂ公司有侵權故意。
