圖片來源 : shutterstock、達志影像 Cubist Pharmaceuticals, Inc. v. Hospira, Inc. (Fed. Cir. 2015).[1] 是一件與環脂胜肽類抗生素藥物 (cyclic lipopeptide) 相關之美國專利訴訟判決，除了涉及環脂胜肽類抗生素藥物之顯而易見性議題外，專利權人也曾對於專利說明書中之環脂胜肽類抗生素藥物化學結構圖式申請更正，然而，此更正行為是否會造成專利申請專利範圍的擴張呢？將於本文中詳細討論。
案件背景
本案被告赫士睿 (Hospira) 學名藥廠因為向美國食品藥物管理局 (FDA) 提出了抗生素藥物Cubicin® (達托黴素，Daptomycin) 的學名藥許可之簡易新藥上市程序 (ANDA) ，原告卡畢特藥廠 (Cubist Pharmaceuticals, Inc.) 於是向美國德拉瓦州 (the District of Delaware) 的聯邦地方法院提出專利侵權訴訟。
訴訟中，原告卡畢特藥廠主張被告赫士睿學名藥廠侵害了系爭專利的申請專利範圍，赫士睿學名藥廠則主張原告卡畢特藥廠曾更正專利說明書中達托黴素之化學結構圖式造成申請專利範圍擴張，該更正無效，且系爭專利亦因顯而易見而無效。然而，地方法院認為原告卡畢特藥廠所為之更正不會造成申請專利範圍擴張、系爭專利申請專利範圍部分有效且赫士睿學名藥廠侵害系爭專利，但部分系爭專利申請專利範圍因顯而易見而無效。原告卡畢特藥廠與被告赫士睿學名藥廠均不服判決，二者皆提出上訴。本文僅討論原告卡畢特藥廠所為之更正是否會造成申請專利範圍擴張，而不討論專利顯而易見性之議題，先予敘明。
本案系爭專利
本案之系爭專利有五，為美國再發證專利39,071號(RE‘071專利)、6,852,689號(‘689專利) 、6,468,967號(‘967專利)、8,058,238號(‘238專利)，及8,129,342號(‘342專利)[2]，專利權人為卡畢特藥廠。其中，RE‘071專利與本文最為相關， RE‘071專利之原案為美國專利5,912,226號(原‘226專利)[3]，RE‘071專利中揭露有達托黴素、與達托黴素相關之藥劑組成、治療感染症之方法。
環脂胜肽類抗生素藥物達托黴素
達托黴素 (圖1) 為一種環脂胜肽類抗生素，是由玫瑰孢鏈黴菌 (Streptomyces roseoporus) 發酵所產生。達托黴素的作用機制是與細菌細胞膜結合引起細胞膜的膜電位改變，此膜電位改變可進一步抑制細菌蛋白質、DNA和RNA的合成，造成細菌的死亡[4]。達托黴素的臨床應用為治療革蘭氏陽性菌 (Gram-positive bacteria) 之感染，例如：治療革蘭氏陽性菌引起的複雜皮膚性和皮膚組織感染、金黃色葡萄球菌(Staphylococcus aureus)引起之血液感染(菌血症)包括由具有甲氧西林(methicillin)抗藥性菌株造成之感染性心內膜炎[5]。
由於達托黴素之化學結構 (圖1) 中包含了13個胺基酸 (amino acids) ，將該13個胺基酸皆以縮寫表示，可簡化為圖2之化學構造圖。化學構造圖 (圖2) 中之D為D立體異構物(“D” stereoisomer)的縮寫、L為L立體異構物(“L” stereoisomer) 的縮寫，圖2下方星號為D – Asn，則是胺基酸中 D – 天門冬醯胺酸 (D – asparagine) 的縮寫。
RE‘071專利中達托黴素之更正
RE‘071專利中提及三種化合物，包含無水達托黴素 (anhydrodaptomycin) 、β-同分異構物 (beta isomer) 達托黴素，及達托黴素。RE‘071專利說明書中則以三種方式描述達托黴素，有A–21978C環狀肽 (A–21978C cyclic peptide) 、LY146032，及直接揭露達托黴素之化學結構。
於原‘226專利申請時，原告卡畢特藥廠於專利說明書中將本應為D – 天門冬醯胺酸記載為L – 天門冬醯胺酸，並於專利公告後數年，才向美國專利商標局 (USPTO) 申請更正，其更正之理由為描述錯誤 (mischaracterization) ，經原告卡畢特藥廠解釋後，美國專利商標局准許原告卡畢特藥廠更正，因此，RE‘071專利中的L – 天門冬醯胺酸記載錯誤也一併更正為正確之D – 天門冬醯胺酸。值得一提者係於原告卡畢特藥廠更正RE‘071專利當時，普遍該發明所屬技術領域中具通常知識者皆認為達托黴素係具有該L – 天門冬醯胺酸之化學構造。
更正RE‘071專利說明書中之達托黴素化學結構圖式是否造成申請專利範圍擴張？
地方法院認為原告卡畢特藥廠所為之RE‘071專利更正不會造成申請專利範圍擴張。上訴時，上訴人赫士睿學名藥廠抗辯被上訴人卡畢特藥廠之RE‘071專利更正並不屬於些微特徵(minor character)之差異，而係將RE‘071專利之申請專利範圍變更為更廣的範圍，因為將圖式中L – 天門冬醯胺酸變更為D – 天門冬醯胺酸，使更正後的申請專利範圍能讀取(真正的)達托黴素，此為擴張申請專利範圍，該更正應屬無效。
上訴法院確定上訴人赫士睿學名藥廠所主張之爭議為地方法院不將被上訴人卡畢特藥廠於RE‘071專利中，達托黴素圖式的變更視為申請專利範圍的變更，反而是認為該變更符合說明書與申請專利範圍所涵蓋的範圍。上訴法院進一步解釋，被上訴人卡畢特藥廠之RE‘071專利原本記載錯誤的圖式，並未造成RE‘071專利中之化合物導向其他不屬於達托黴素之化合物，因為化學結構僅係用於描述化合物，非代表整體RE‘071專利之發明。換言之，RE‘071專利所揭露之化學化合物，不應被侷限於說明書中的結構圖式，而應考量整體說明書之內容。
實際上，RE‘071專利說明書中並非只依賴該(錯誤的)化學結構圖式來描述達托黴素，參酌其他參考資料後可知由玫瑰孢鏈黴菌發酵獲得者係(真正的)達托黴素，而非具L – 天門冬醯胺酸之化學化合物。此外，RE‘071專利說明書中亦有使用代號LY146032，也係指(真正的)達托黴素。上訴法院亦說明上訴人赫士睿學名藥廠所援引之Bayer案件[6]於本案中並不適用，因為本案化學結構圖式錯誤之更正係源自於RE‘071專利申請當時對於該化合物之誤解，而非如Bayer案件中，專利權人有意從原始申請專利範圍用語獲得更廣之範圍。
因此，上訴法院同意地方法院對於RE‘071專利更正並未變更其申請專利範圍之認定，RE‘071專利並不被錯誤之L – 天門冬醯胺酸所限制。
RE‘071專利是否違反專利說明書應明確揭露之要件？
上訴人赫士睿學名藥廠進一步主張若被上訴人卡畢特藥廠所為之RE‘071專利更正有效時，則RE‘071專利違反說明書應明確揭露之要件而無效。因為RE‘071專利之說明書並未揭露正確的達托黴素化學結構圖，無法使他人知悉發明人係使用正確化學結構的達托黴素。
上訴法院認為，此部分如同前述爭議所論，被上訴人卡畢特藥廠之記載錯誤無法被視為RE‘071專利說明書未明確揭露達托黴素的化學結構。於RE‘071專利申請當時，該RE‘071專利說明書之揭露已足使他人知悉發明人擁有達托黴素。因此，上訴法院同意地方法院的認定，RE‘071專利並無說明書未明確揭露之情事。
RE‘071專利申請專利範圍是否有復奪 (recapture) 之情事？
上訴人赫士睿學名藥廠再抗辯被上訴人卡畢特藥廠所為之RE‘071專利更正有申請專利範圍復奪之情事而無效。惟上訴法院說明復奪原則 (recapture rule) 係建立於該再發證專利申請專利範圍有擴張，且該擴張部分與申請歷程中所拋棄的部分相關，本案並無復奪原則之適用。
綜上，考量被上訴人卡畢特藥廠所為之RE‘071專利說明書更正有效、說明書未違反明確揭露之要件，及該申請專利範圍無復奪原則之適用，上訴法院維持了地方法院對於系爭專利有效，且赫士睿學名藥廠侵權之認定。
小結
在本案件中可見被上訴人卡畢特藥廠有RE‘071專利說明書中所揭露之達托黴素化學結構式的更正，該案件之爭議在於達托黴素由錯誤的L – 天門冬醯胺酸更正為正確的D – 天門冬醯胺酸是否屬於擴張申請專利範圍呢？無論是地方法院或上訴法院均認為RE‘071專利說明書中原本錯誤的達托黴素圖式，並未使RE‘071專利導向其他不同於達托黴素的化合物，因為化學結構僅係用於描述化合物，並不能代表整體RE‘071專利之發明，故在本案中並非屬於申請專利範圍之擴張。
上訴法院進一步指出RE‘071專利所揭露之化學化合物，不應被侷限於說明書中的結構圖式，而是須考量整體說明書之內容，例如：RE‘071專利中亦有教示由玫瑰孢鏈黴菌發酵獲得之達托黴素，及使用代號LY146032，這些教示皆可指向(真正的)達托黴素。因此，由本案件亦可知悉專利說明書中之化學結構僅係用於描述所指的化合物，但該化合物真正所指為何，仍須以詳細之專利說明書中整體內容為考量。
備註：
[1] Cubist Pharmaceuticals, Inc. v. Hospira, Inc. 805 F.3d 1112. (Fed. Cir. 2015)
[2] US RE39071, US 6852689, US 6468967, US 8058238 and US 8129342.
[3] US 5912226.
[4] 台灣東洋藥品工業股份有限公司，救必辛®注射劑Cubicin® Injection，網址：http://www.chimei.org.tw/main/cmh_department/55500/Dinfo/data/11D119.pdf (最後瀏覽日：2025年4月20日)。
[5] 健仁醫院，Daptomycin，網址：https://www.jiannren.org.tw/jiannren/upload/health_area/Daptomycin.pdf (最後瀏覽日：2025年4月20日)。
[6] Bayer v. Dow AgroSciences LLC, 728 F.3d 1324 (Fed.Cir.2013).
責任編輯：李淑蓮
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