从两案例看CAFC对设计专利中透明性的专利范围解读 – 4：Think Green案带来的警讯

延续北美智权报第203期文章，本次第204期开始介绍第二个案例 — Think Green v. Medela案[1]。此案件向申请人提供一则警讯：如果申请人不希望受限于所示表面的外观，则不应使用计算机生成的数字精描图。为了保护真正不受表面外观（尤其是不透明度）限制的设计，线条图是最佳选择。 

Think Green Ltd.v. Medela AG and Medela LLC

在Think Green v. Medela一案中[2]，原告Think Green对其硅胶母乳收集器的设计专利向被告Medela提起诉讼，Medela则提出简易判决动议，请求认定被告不侵权。本案中，对外观设计表面特征的解释也存在争议，但方式有所不同。Think Green专利图采用的是计算机生成的图像，而非线条图。Think Green认为，其设计专利对表面材料或特征不作限定，因此应涵盖被告产品中所呈现的透明特性。地方法院则对此持不同意见。

地方法院首先讨论了权利范围的解释。对于设计专利，附图定义了所请求保护的设计。地方法院指出，如果附图是线条图，则可以包含线条阴影符号来表示不同的材料、颜色和半透明度。例如，可以使用斜线阴影来表示透明、半透明以及高度抛光或反光的表面。如果没有明确显示半透明度，则权利请求应作广义解释，涵盖不透明和半透明材料。另一方面，如果附图是照片，地方法院指出，权利请求的范围仅限于照片中所显示的半透明度（如图9所示）。

接下来，地方法院审理了D006号专利后指出，该专利并未包含线条图或照片，而是使用了计算机产生的影像。地方法院认为，该影像介于线条图的广泛权利请求范围和照片的狭窄权利请求范围之间。使用计算机产生的影像构成对表面材料的选择，并将D006号专利解释为请求保护不透明物体，而非半透明或透明物体。地方法院认定，该计算机生成的影像在容器内部投射出阴影，这「清晰地描绘了一个不透明物体」，因为「半透明或透明物体不会在其内部投射出如此深的阴影」。

因此，地方法院不同意Think Green关于该专利对表面材料和特征不加区分的论点。相反，地方法院认定，「Think Green故意选择了一张看起来不透明的计算机生成影像」，并认为「这种故意选择具有明显不透明外观图像的行为，表明其意图是主张对不透明物体的权利」。

地方法院强调Think Green「刻意选择」具有明显不透明外观的图像，其请求专利范围是不透明物体，因此，必须理解为其对不透明物体的权利主张[5]。鉴于Think Green的专利仅限于不透明物体，而Medela的涉案产品是透明的。法院认为，不透明物体和半透明物体本质与外观上均截然不同，一般观察者不会混淆。因此，由于被控侵权产品是半透明的，而权利范围被解释为请求的不透明物体，法院裁定Medela不构成侵权。本案凸显了使用计算机生成的图像而非传统专利图纸提交设计专利申请可能带来的意想不到的后果。虽然影像通常更精确，且提交速度快、成本低，但它们可能会不必要地缩小保护范围。在地方法院作出最终判决之前，简易判决尚不具备上诉条件。

在Think Green案中，地方法院裁定：「发明人若意图主张一种通用的不透明表面，而非任何特定的材料类型，则会使用一张空白表面的线条图，该表面除了轮廓线之外没有任何其他内容，从而同时主张了不透明和透明表面。」因此，地方法院认定，D006号专利中透明物体生成的影像「必须被解释为不透明和透明表面。」因此，法院认定，D006号专利中透明物体生成的影像「必须被解释为不透明和透明表面」。

地方法院随后认定，Medela的帮浦与D006号专利的设计实质上并不相同，因此不构成侵权。地方法院表示：「即使Medela的产品在其他所有方面都与Think Green的设计完全相同，法院也认为，一般观察者不会认为半透明物体与不透明物体实质相同。不透明物体和半透明物体本质上是不同的，它们『明显不同』，一般观察者不可能将它们混淆。…事实上，物体是不透明还是半透明是最明显、最显著的特征之一。」[6]接下来将D006专利的图纸与乐高集团（Lego A/S）拥有两项专利的图纸进行比较。

地方法院说明，图11左侧的USD 951366（D366专利）以传统的黑白线条图形式展示了一种玩具积木组件。图11右侧的USD 951365（D365专利）是一张照片，显示该玩具积木组件是透明的或至少是半透明的。D365专利显然涵盖透明或半透明的玩具积木组件，但根据Think Green案的推理，透明产品可能不涵盖不透明产品。但「D366号专利」是否涵盖透明或半透明产品？Transmatic公司案和Think Green 案的判决理由表明，答案是肯定的。然而，MPEP规定「必须使用斜线阴影来表示透明、半透明和高度抛光或反射的表面，例如镜子。」[9]

法院指出：「MPEP的相关章节1503.02(II)仅规定，发明人若要将特定表面限定为透明、半透明或反光材料，必须使用斜线标示该表面。该章节并未规定，未使用斜线必然排除使用透明表面的可能性[10]。其他地方法院在Water Tech案[11]判决中认为，设计专利D556396（如图10所示）图纸中的吸尘器被解释为涵盖不透明和透明表面。

结语

虽然Think Green案并非CAFC的判例，但它仍然为申请人提供了一则警讯 — 如果申请人不希望受限于所示表面的外观，则不应使用计算机生成的数字精描图。为了保护真正不受表面外观（尤其是不透明度）限制的设计，线条图是最佳选择。

系列主题：

1. 从两案例看CAFC对设计专利中透明性的专利范围解读 – 1：美国专利审查程序手册规定介绍
2. 从两案例看CAFC对设计专利中透明性的专利范围解读 – 2：SMG案与2项专利分析
3. 从两案例看CAFC对设计专利中透明性的专利范围解读 – 3：SMG案框架判读与均等侵权原则

备注：

1. [1] 参见Think Green Limited v. Medela AG and Medela LLC, 2022 WL 6123348 (N.D. Ill.)。
2. [2] 同注1。
3. [3] 图源：USPTO 2014年8月5日公告的USD710199设计专利。
4. [4] 图源：USPTO 2006年8月15日公告的USD 5265850设计专利。
5. [5] Id。
6. [6] 参见Id。
7. [7] 同注1。
8. [8] 同注1。
9. [9] 参见MPEP 1503.02(II)。
10. [10] 参见2012 US Dist. LEXIS 105125, at *24-25 (ND Cal. July 27, 2012)。
11. [11] 参见Water Tech., LLC v. Kokido Dev. Ltd., No. 4:17-cv-01906-AGF, 2019 U.S. Dist. LEXIS 42420, at *42-44 (E.D. Mo. Mar. 15, 2019)。 and Lifted Ltd., Ltd. Liab. Co. v. Novelty Inc., Civil Action No. 16-cv-03135-PAB-GPG, 2020 U.S. Dist. LEXIS 92102, at *19-20 (D. Colo. May 27, 2020)。
12. [12] 图源：USPTO2007年11月27日公告的USD 556396发明专利。

责任编辑：卢颀

【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】

作者： 叶雪美（Sherry H.M. Yeh） 学历： (台湾) 世新大学法律研究所法学硕士 (台湾) 成功大学工业设计系学士 经历： (台湾) 「智慧财产局」专利一组 简任专利高级审查官 (台湾) 中央标准局新式样专利主任审查员（75-76） (台湾) 中央标准局专利审查委员（80-89） (台湾) 台湾科技大学 专利所 兼任助理教授 著作： 《美国外观设计侵害认定相关问题研究－兼论我国新式样专利侵害认定问题》，2004。 《外观设计申请实务－台湾及美国专利申请策略》，元照出版公司，2008。