立体商标或颜色商标若具有功能性,不能获得商标保护。但如何认定其具有功能性?倘若该立体形状或颜色特征曾经获得专利,是否能以这点强烈推定这个特征具有功能性?2025年联邦巡回上诉法院CeramTec GmbH v. CoorsTek Bioceramics LLC案[1],涉及陶瓷髋关节组件粉红色外观是否具有功能性的争议。

粉红色外观的人工髋关节商标
CeramTec公司制造的人工髋关节组件采用经氧化锆强化的氧化铝(ZTA)陶瓷,并以「Biolox Delta」为品牌进行销售。这种陶瓷材料中含有氧化铬(chromia),使其呈现出独特的粉红色。CeramTec已通过美国专利号5830816(烧结模塑),获得对Biolox Delta化学组成的专利保护(简称’816号专利)。该专利于2013年10月到期。
‘816专利的说明书及其审查过程详细阐述了添加氧化铬如何使得该化学组合物首次达到前所未有的硬度水平。ZTA陶瓷中的氧化铬含量会影响其呈现颜色,其中包括可能产生:粉红色、红色、紫色、黄色、黑色、灰色和白色等多种颜色变化。Biolox Delta中添加氧化铬的重量百分比为0.33%,使其呈现出粉红色外观[2]。2012年1月,CeramTec申请将其陶瓷髋关节组件的粉红色外观注册为二个商标,并于2013年4月登记于补充注册簿(Supplemental Register)。图1为这二个商标的注册内容。

CoorsTek公司是CeramTec的商业竞争对手,同样是制造类似的陶瓷髋关节植入物。2014年3月,CoorsTek在地方法院对该商标提出诉讼并向商标审理救济委员会(Trademark Trial and Appeal Board, TTAB)提交撤销请求,主张髋关节部件的粉红色外观具有功能性,不能作为商标保护。
商标是否具有功能性之四项因素
TTAB最终裁定CoorsTek胜诉,认定粉红色外观对陶瓷髋关节组件具有功能性[3]。
美国联邦巡回上诉法院(CAFC)前身 — 美国海关和专利上诉法院(CCPA)在In re Morton-Norwich Products(1982)案,曾提出判断商标是否具有功能性的四项因素测试:(1)是否存在专利揭露了该设计的功能性优势;(2)设计创始人在广告素材中是否宣传了该设计的功能性优势;(3)竞争者是否有等效功能的设计可供选择;(4)使用该设计是否其能以相对简单或低成本的方式制造产品。
TTAB根据此四项功能性因素对CeramTec提出申请商标的粉红色外观陶瓷髋关节组件进行分析:(1)专利:CeramTec的’816号专利及其公开信息揭露了氧化铬的功能性优势,包括提高硬度;(2)广告:CeramTec的广告中强调了具备粉红色外观的功能性益处;(3)替代设计的可用性:无法证明存在具有功能等效性的设计;(4)制造成本:关于制造成本的证据存在冲突。
此外,TTAB否定CeramTec基于德国专利诉讼所提交的实验测试,认为该测试存在方法学缺陷。TTAB也驳回CeramTec提出的「不正当行为抗辩」(unclean hands defense),该抗辩主张CoorsTek曾经表示氧化铬并无材料上的实质性益处,因此不应有权挑战商标。
CAFC支持TTAB决定
CAFC于2025年1月3日判决,确认TTAB取消CeramTec对粉红色外观陶瓷髋关节部件的商标保护决定。该判决强调,即使专利权主张未明确披露作为商标注册设计的实用优势,实用专利权主张仍然对商标功能性学说至关重要。CeramTec的上诉主要集中在Morton-Norwich的第一因素,该因素要判断专利是否揭露了商标设计的实用优势。CeramTec声称,TTAB错误地将硬度以外的功能性利益归因于氧化铬,并不当引用了美国最高法院在TrafFix Devices v. Marketing Displays(2001)案中的商标功能性先例[4]。
CAFC则指出,专利权人已承认,TTAB正确解读了’816专利,将氧化铬的添加与ZTA陶瓷硬度增加联系起来。至于TrafFix案,美国最高法院解释,由于专利是针对「独特且有用」的发明授予的,因此专利「强烈证明所声明的特征具有功能性」。因此,如果对这些特征的商标请求保护,专利「极大程度」上支持该商标的功能性认定。最高法院还指出,功能性分析可以透过审查专利说明书及其审查历史来辅助判断该特征是否被认为是发明中有用的一部分[5]。
关于TrafFix Devices案标准的适用,CAFC认为TTAB正确运用了该案的见解。CeramTec承认,添加氧化铬会使ZTA陶瓷呈粉红色,且’816专利保护了Biolox Delta。「这些承认显示,’816专利请求了一项特征,即粉红色外观,而CeramTec已对其进行商标注册,」CAFC如上指出,并补充说明,「其他专利及专利申请进一步证实了氧化铬对ZTA陶瓷硬度的影响[6]」。
TTAB错误声称功能性案件中不适用不洁之手抗辩
CAFC还认为,TTAB正确拒绝了德国测试结果。该测试声称,在ZTA陶瓷中添加不超过0.5%重量的氧化铬对硬度或耐磨性无影响。然而,CAFC指出,TTAB的结论得到了CeramTec自身实验的支持,该实验证明,当氧化铬含量超过0.5%重量时,ZTA陶瓷会呈粉红色。
因此,CAFC最终裁定,CeramTec陶瓷髋关节组件的粉红色外观具有功能性,因而无法获得商标保护。
备注:
- [1] CeramTec GmbH v. Coorstek Bioceramics LLC, No. 2023-1502, 2025 WL 29252, at *1 (Fed. Cir. Jan. 3, 2025).
- [2] Id, at *1 .
- [3] Coorstek Bioceramics LLC, No. 92058796, 2022 WL 17547263, at *1 (Dec. 6, 2022).
- [4] CeramTec GmbH v. Coorstek Bioceramics LLC, at *3 .
- [5] TrafFix Devices, Inc. v. Mktg. Displays, Inc., 532 U.S. 23, 29-31(2001).
- [6] CeramTec GmbH v. Coorstek Bioceramics LLC, at *3–4.
责任编辑:卢颀
【本文仅反映专家作者意见,不代表本报立场。】
|