延续北美智权报第202期文章，本次第203期继续介绍第一个案例（编号2024-1616） — SMG案[1]的框架与侵权分析。SMG与Opti-Luxx认为，地方法院在解释第491号专利中「框架」一词的权利请求以及在等同侵权问题上未准予初步裁定（JMOL）时存在错误，本文即针对这2项问题深入进行探讨。
「框架」权利范围解读
SMG认为，地方法院在解释第491号专利中「框架」一词的权利请求时存在错误 — 将权利请求中的「框架」解释为与标志其余部分「分离的独立部件」（JA 77），并据此指示陪审团[2] — CAFC已确定「框架」一词应赋予其通常分离的部件，但独立部件。由于地方法院在解释「框架」时仅依赖内在证据，因此CAFC将对该权利范围解释进行重新审查[3]。
地方法院确实有责任解释和界定发明专利，明确其权利请求的范围[4]。权利范围请求的解释是基于发明时相关术语对发明人而言的「通常和惯常含义」[5]。此意义既要结合权利请求本身的脉络来理解，也要结合「整个专利，包括说明书」的脉络来理解。
地方法院认定，491号专利的说明书表明，「框架」是与标志其余部分分离且不同的组件[6]。（确认地方法院基于「清晰明确」的内在证据对权利请求的狭义解释）。说明书「反复、一致且专门地」提及「框架」[7]，并且还提到了「无框」标志或「可更换镜像」[8]。
正如稍后将详细讨论的，该专利描述了所请求保护的发明功能，而这些功能带有整合框架的标志无法实现。专利说明书描述了框架如何「配置成可拆卸地容纳标志」，以便「无需将整个装置从车辆上拆卸下来即可对标志进行维修或更换」，并且车辆制造商可以轻松地将定制的标志插入到已安装的框架中。
CAFC同意地方法院的观点，即在「491号专利」的脉络中，「框架」一词指的是与标志面板分离且不同的框架。经审查，「没有任何迹象表明…所请求保护的『装置』可以包含」带有集成框架的标牌，「相反，『该』专利始终表明恰恰相反的情况。」[9]因此，CAFC驳回SMG关于地方法院在权利范围解释方面存在错误，以及可以透过认定「491号专利」的字面侵权来维持侵权判决的论点。
均等侵权原则
Opti-Luxx认为，地方法院在等同侵权问题上未准予初步裁定（JMOL）是错误的。「等同原则旨在防止被控侵权人仅透过改变被控发明中细微或无关紧要的细节，同时保留其基本功能，来规避侵权责任。」[10]根据此理论，「即使产品或工艺并未直接侵犯专利权利请求的明确条款，但如果被控侵权产品或工艺的要素与专利发明的权利请求要素之间存在等同关系，则仍可能被认定为侵权[11]」。
虽然CAFC对等效性检验有两种不同的表述方式，但每一种表述都「旨在探究同一『本质问题』」[12]。当「所请求保护的发明与被指控侵权的设备或工艺之间的差异『微不足道』」时，即可认定构成等效侵权[13]。功能—方式—结果检验法旨在判断被控侵权产品是否「以基本相同的方式执行基本相同的功能，从而获得相同的结果」[14]。双方均同意，功能—方式—结果架构是本案等效性检定的适当表述。根据功能—方式—结果检验法，专利权人若要胜诉[15]，必须证明其专利发明中每一项权利请求要素均具有等效性，并需提供特定的证词与说明。
CAFC对驳回简易判决动议的决定进行重新审查。[16]如果任何经过适当指导的合理陪审团都无法认定每一项权利请求要素与被控产品相应特征之间存在等同性，则简易判决动议是适当的[17]。在进行此项分析时，CAFC必须以对非动议方（本案为SMG）最有利的方式看待证据[18]。
被控侵权产品是否执行与专利公开的功能相同的功能，是一个事实问题[19]。CAFC曾裁定，「功能—方式—结果」检验的重点在于「审查权利请求及其在专利说明书中的解释」[20]。在决定专利公开的功能时，「专利的公开内容具有相关性，有时甚至可以起到决定性作用」。因此，专利中的内在证据可以确定权利请求要素的功能[21]。CAFC查阅了说明书以确定权利请求要素，垫子的功能，并得出结论 — 说明书「清楚地表明，权利请求中所述垫子主要目的之一是为患者提供支撑」[22]。由于涉案产品并未实现此功能，地方法院认定不存在均等侵权。
如果一项专利对权利请求限定的功能、方式或结果「保持沉默」，则「应求助于本领域技术人员」[23]。在本案中，491专利并未对独立框架的功能保持沉默。事实上，请求项明确请求保护「围绕半透明面板外围并形成标志外围的框架，以便将标志安装到校车上」。此外，正如地方法院所承认的，491专利的说明书「赞扬了其独立安装框架的优点」。例如，由于该框架「配置成可拆卸地容纳标志」、「无需从车辆上拆卸整个装置即可对标志进行维修或更换」。
这样「如果标志发生故障，即可更换标志；如果服务类型从校车改为活动巴士，或者巴士要转移到语言不同的服务区域，则可以更换为带有不同校车标识的标志。」标志嵌件可以重复使用，「而不会像直接安装那样，在间接安装的标志上留下钻孔或其他缺陷。」使用单独框架还可以让制造商透过预制各种可以轻松插入已安装框架的标志，高效率地为客户定制车辆 — 这些功能都无法透过带有整合框架的标志来实现。
SMG引用「491号专利」中的一句话，声称该专利设想的框架实施例是将框架「永久固定」在标志牌上的（被上诉人简述第39-40页）。该专利说明书指出，「在某些实施例中，框架可以是一体式框架，标志牌透过对框架进行有意变形而被包裹在其中。」然而，这句话是否公开了一种框架「永久固定」的标志性（被上诉人简述第42页）。即使假设这句话公开一种最终会永久固定的框架实施例，它仍然能够使制造商轻松地定制待售车辆，因为框架必须密封在选定的标志牌面板周围。正如地方法院所指出的，这句话仍然清楚地设想了一种标志牌和框架是独立组件的系统 — 此一规范确定了独立框架的功能。
SMG的专家证人约克提供的证词并不能与专利对该功能的描述相矛盾。约克作证称，被控侵权产品的集成框架「以完全相同的方式」实现了与第491号专利所请求保护的框架「完全相同的功能」，从而达到相同的结果，因为它同样实现了「环绕」标志和「形成标志的周界以便将其安装到校车上」的功能。然而，正如CAFC已经解释过的，地方法院正确地将框架的功能解释为必须与标志的其余部分分离且独立 — 远不止是「环绕」和「安装」。在交互诘问中，约克承认，被控产品不允许框架以可拆卸的方式安装标志，也不允许制造商轻松地为车辆定制不同的标志[24]。
证据表明，被控侵权设备无法实现所需功能。专利显示，所请求保护的发明「可拆卸地安装标志」[25]。约克承认，被控侵权产品「无法做到这一点」。因此，CAFC推翻了JMOL关于认定被控侵权第491号专利的驳回裁定。
系列文章：
备注：
- [1] Smartened Manufacturing Group （SMG）, Inc. v. Opti-Luxx Inc.（CAF, 2025/11/13）.
- [2] 参见Trial Tr. vol. 3, 643:12–14, Smartrend, Nos. 1:21-cv-1009, 1:22-cv915 (W.D. Mich. Nov. 29, 2023)。
- [3] 参见Cal. Inst. of Tech. v. Broadcom Ltd., 25 F.4th 976, 985 (Fed. Cir. 2022)。
- [4] 参见Markman v. Westview, 517 U.S. 370, 372 (1996)。
- [5] 参见Phillips, 415 F.3d at 1312–13 (quoting Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1582 (Fed. Cir. 1996))。
- [6] 参见Poly-Am., L.P. v. API Indus., Inc., 839 F.3d 1131, 1137 (Fed. Cir. 2016) (affirming district court’s narrow construction of claim based on “clear and unequivocal” intrinsic evidence)。
- [7] 参见491 patent, col. 2 ll. 5, 43; id. col. 4 l. 48; id. col. 7 l. 51; id. col. 11 l. 41; id. col. 21 ll. 49–62, and also references a “frameless” sign or “replaceable lens,” see id. col. 6 l. 15; id. col. 7, ll. 43, 50, 56; id. col. 18 ll. 16, 46–50。
- [8] 参见In re Abbott Diabetes Care Inc., 696 F.3d 1142, 1150 (Fed. Cir. 2012) (quoting Irdeto Access, Inc. v. Echostar Satellite Corp., 383 F.3d 1295, 1300 (Fed. Cir. 2004))。
- [9] 参见In re Abbott Diabetes Care Inc., 696 F.3d 1142, 1150。
- [10] 参见Sage Prods., Inc. v. Devon Indus., Inc., 126 F.3d 1420, 1424 (Fed. Cir. 1997); accord Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320, 1335 (Fed. Cir. 2019)。
- [11] 参见DePuy Spine, Inc. v. Medtronic Sofamor Danek, Inc., 469 F.3d 1005, 1016 (Fed. Cir. 2006) (internal quotation marks omitted) (quoting WarnerJenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 21 (1997))。
- [12] 参见NexStep, Inc. v. Comcast Cable Commc’ns, LLC, 119 F.4th 1355, 1370 (Fed. Cir. 2024) (quoting Warner-Jenkinson, 520 U.S. at 40)。
- [13] 参见Tex. Instruments Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 1563–64 (Fed. Cir. 1996)。
- [14] 参见Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 608 (1950。
- [15] 参见Lockheed Martin Corp. v. Space Sys./Loral, Inc., 324 F.3d 1308, 1321 (Fed. Cir. 2003), with particularized testimony and linking argument, VLSI Tech. LLC v. Intel Corp., 87 F.4th 1332, 1343 (Fed. Cir. 2023)。
- [16] 参见Bettcher Indus. v. Bunzl USA, Inc., 661 F.3d 629, 638 (Fed. Cir. 2011) (applying Sixth Circuit law)。
- [17] 参见Lab’y Corp. of Am. Holdings v. Qiagen Scis., LLC, 148 F.4th 1350, 1361 Case: 24-1616 Document: 64 Page: 14 Filed: 11/13/2025 SMARTREND MANUFACTURING GROUP (SMG), INC. v. OPTI-LUXX INC.。
- [18] 参见Sundance, 550 F.3d at 1365 (applying Sixth Circuit law)。
- [19] 参见Intendis GMBH v. Glenmark Pharms. Inc., USA, 822 F.3d 1355, 1362 (Fed. Cir. 2016)。
- [20] 参见Stumbo v. Eastman Outdoors, 508 F.3d 1358, 1364–65 (Fed. Cir. 2007) (quoting AquaTex Indus., Inc. v. Techniche Sols., 479 F.3d 1320, 1326 (Fed. Cir. 2007))。
- [21] 参见Hill-Rom Co. Inc. v. Kinetic Concepts, Inc., we looked to the specification to define the function of a claim element (a “cushion”)。
- [22] 参见209 F.3d 1337, 1341 (Fed.0.200)。
- [23] 参见Intendis, 822 F.3d at 1362。
- [24] 参见J.A. 1831 ll. 13–16; J.A. 1832 ll. 16–23 (“It’s not capable of doing that。
- [25] 意即，可以在不拆卸整体装置的情况下更换、定制或维修标志。
责任编辑：卢颀
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