本次延续北美智权报181期及182期介绍内容，最后将在183期由一件台湾地區厂商的维权案件 — Lu v. Hyper Bicycles, Inc.做结尾，并以181-183期介绍过之案件的法律意见做一总结。
Lu v. Hyper Bicycles, Inc.案件[1]
价值百万美元的谜团 — 近期因Rule 36败诉的复杂专利案件
美国上诉法院依据CAFC上诉程序规则（Federal Circuit Rule）第36条规定（Rule 36)，在CAFC上诉案件中，特别是专利审判和PTAB的裁决中，不带书面意见即发布简易确认书，此举引发了激烈的批评。最近向美国最高法院提交的简报和向CAFC提交的重新审理请愿书都主张进行变革。
Rule 36规定，当法院认定符合五项标准之一时，法院可以在不发表意见的情况下确认上诉。CAFC解释说，简易确认既不拒绝也不认可下级法庭的基本推理，因此不具有先例效力。尽管如此，Rule 36的确认构成了法庭上诉讼当事人的最终判决，并且可以作为诉讼请求排除、争议点排除、司法禁反言和案件法律的依据。
美国专利法第144条[2]的「应发出」（shall issue）语言要求法院在USPTO程序上诉中发布意见。法院仍延续了这项做法。在In re Google案[3]中，法院立即维持了专利审判与PTAB对热门新闻检测系统相关诉讼请求的驳回。这是Google聘请最高上诉律师挑战PTAB显而易见性分析的案例。同样，在Maxell v. Amperex案[4]中，法院错过了提供类似技术判定的机会，这是显而易见性判定的关键混淆面向。
尽管一些法官为Rule 36的确认辩护，认为它适用于容易被看出是「失败者」的情况，但对这些近期案件的审查揭示了涉及数百万美元争议的复杂法律问题。例如：在Lu v. Hyper Bicycles案中，法院拒绝解决设计专利案件中简易判决所需的证据数量这一重要问题。
案件背景
Lu案的焦点是两项设计专利 — 美国设计专利D529,842（D842专利，如图9左侧）和D556,642（D642专利，如图9右侧），涵盖自行车的装饰设计，专利权人是台商卢兴发（Fa-Hsing Lu）先生。
地方法院判决Hyper胜诉，认为Lu未能提供足够的侵权或损害证据。Lu提起上诉，称地方法院不恰当地忽视了Hyper执行长克莱·戈德斯米德（Clay Goldsmid）承认「基于Lu专利中的图纸」设计的证词以及Hyper自己关于销售被控产品的反诉声明。该案件的程序态势有些不寻常，因为尽管跨越了近三年的时间，但涉及的证据开示（minimal discovery)却很少，Lu在简易判决之前没有进行任何书面证据开示或证词。但是地方法院没有理由相信该诉讼最初是恶意提起的，或原告有不当行为。Lu是否从一开始就应该知道他的诉讼毫无根据，这一点还有待商榷。但无论如何，由于Lu在诉讼期间的拖延行为，使得该案属于特殊情况。因此，地方法院判决被告须支付2022年1月3日之后所产生的律师费和诉讼费用。
鉴于设计专利案件中关于简易判决的证据要求的先例很少，Rule 36的确认在这里似乎特别不合适。CAFC本可以就几个关键问题提供宝贵的指导：（1）被告承认使用专利设计的作用；（2）当被告承认生产被控产品时，在简易判决中是否需要提供具体销售情况的证据。即使是针对这些问题的非先例性意见也会对地方法院和从业者在未来的设计专利纠纷中提供帮助。法院的沉默让人无法确定卢的证据是否在法律上不足，还是只是这些具体事实上不足。
地方法院的不侵权意见因缺乏对不侵权的分析而引人注目。但是，Lu案看起来很简单，基本上，可以很快地交由陪审团审理。因为记录显示，Hyper执行长已在证词中承认，他们的MotoBike和SpeedBike设计「基于Lu设计专利中的图纸」 — 这一项承认至少应该能够产生关于侵权的实质性事实问题。在一个简单的设计专利案件中，法院强调Lu未能进行广泛的调查或聘请专家证人似乎是不恰当的。Lu是来自台湾的一名个人发明家，他正在寻求向一家实质上承认抄袭其设计的专利维权。地方法院随后判决Hyper取得律师费，但其他费用予以驳回，目前也已上诉至CAFC。
总结
在审查人员与PTAB依据§102(a)(1)规定提出核驳的确认实例 — In re Samuels案中，CAFC说明：设计专利的预见性及侵权都是采用一般观察者检测，一般观察者检测「不是逐各个造形元素的比较」，而是要求事实认定者「比较整体设计的相似性，更不是孤立地比较装饰特征的相似性」，。而且，上诉人未能解释任何所谓的差异是如何改变一般观察者对所请求保护的格子松饼设计与先前技艺的格子松饼的「整体视觉印象」，亦即在一般观察者眼中，所请求保护的设计与先前技艺的格子松饼实质上相似。
在涉及不洁之手相关的Apple Inc. v. Masimo Corp.案件中，法院强调如果某人没有主张自己是发明人，那么未能将他发明列为人并不构成不公平行为。法院的结论是，将这些工程师排除在专利申请之外并非有意欺骗。PTAB在评估记录证据时多次提到「实质证据」审查标准。该审查标准源自于「行政程序法」的法定条款，该条款规定了法院审查委员会决定的标准，而不是PTAB评估审查员行为的标准[7]。上诉人并未声称PTAB引用「实质证据」标准而产生任何可逆转的错误。
在Top Brand LLC案件中，被告Top Brand因为LKQ案判决后新的检测标准而申请重新审判，但即使根据新标准，Top Brand也未能提供有效的主要参考以使专利显而易见，因此陪审团的裁决应该成立。
最后，观察2025年迄今为止CAFC发布的8起Rule 36案件的简报[8]，这些案件很好地说明了透过Rule 36确认处理的问题的范围和复杂性，每一起案件提出的问题都应该从法院的合理分析中受益。并不是说法院的判决是错的 — 只是律师们需要一些文字来解释和证明判决结果。
通常，这些案件不见得是明显的失败者，我们发现它们更有可能涉及详细的事实记录，特别是在充满技术细节的知识产权上诉中。因此，大家可以理解为什么法院可能不愿意深入研究棘手的案件，但这是法官的职责。并且，法院不应允许PTAB透过Rule 36复杂性来逃避审查。CAFC在Lu v. Hyper Bicycles, Inc.案的处理体现了这种担忧，法院没有努力解决PTAB是否有能力填补请愿人显而易见性论点的空白等重要问题，而是选择了不发表任何意见的简易确认。这种做法不仅使专利界失去了宝贵的先例，而且还引发了人们对法院是否充分参与许多专利上诉案件中具有挑战性事实裁定的质疑。写作的过程本身常会暴露出笔者在最初考虑问题时并不明显的分析差距或不一致之处。因此，法官应需要明确地将他们的推理从前提连接到结论，而这可以透过总结性确认来避免。
书面意见具有多种重要作用 — 它们迫使法官阐明其推理、为专利界提供指导并确保司法决策的透明度。虽然在真正简单的案件中，简易确认可能是合适的，但最近Rule 36的复杂性质表明，法院过度使用了这一工具，而忽视了其解释和发展专利法的基本职责。
备注：
- [1] 参见Lu v. Hyper Bicycles, Inc. 24-1081. (Fed. Cir. 2025)。
- [2] 参见美国专利法典第144条：美国联邦巡回上诉法院应根据专利商标局的记录审查上诉决定。法院裁定后，应向局长发出授权书和意见，该授权书和意见应在专利商标局登记，并应指导案件的进一步审理。
- [3] 参见In re Google, 23-2119。
- [4] 参见Maxell v. Amperex Technology, No. 2023-2285 (Fed. Cir. 2024)。
- [5] 图片来源：2006年10月10日美国专利公报USD52,846；2007年12月4日美国专利公报的USD556,642。
- [6] 图片来源：https://cdn.patentlyo.com/media/2025/02/HypervLu.png?_gl=1*ibqtzp*_ga*NTE0NjQ1MDc4LjE3MzUxNTI4Njg.*_ga_G57FX3W4N3*MTc0NDcyOTA1Mi4xOS4xLjE3NDQ3Mjk0NDguMC4wLjA.
- [7] 参见In re Gartside, 203 F.3d 1305, 1316 (Fed. Cir. 2000。
- [8] CAFC公布的8起Rule 36案件包括：(1) Lu v. Hyper Bicycles, Inc. 24-1081, (2) Wilson v. Corning, No. 24-1065, (3) In re Google, 23119, (4) Maxell v. Amperex Technology, No. 2023-2285 (Fed. Cir. 2024, (5) In re Soto, 23-2008, (6) Shell USA v. Scientific Design, 23-1937, (7) Ward Participations v. Samsung, 24-1065. (8) Lynk Labs v. Home Depot, No. 23-2185。
系列主题：
- 以2025年设计专利实例探讨CAFC在2024年发布的几项重大决定 － 1：审查人员与PTAB依据有关§102(a)(1)规定提出核驳的确认
- 以2025年设计专利实例探讨CAFC在2024年发布的几项重大决定 － 2：涉及诉讼不正行为及因应新检测标准重新审判的裁定
责任编辑：卢颀
【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】
|
