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介紹CAFC全體法官聯合重審(en banc) – 2:CAFC簡易判決分析

圖片來源 : shutterstock、達志影像

延續北美智權報在第414期介紹的內容,在上訴中,RoM首先對地方法院的權利範圍解讀提出質疑,認為法院不當地將整個結構元素(特別是手臂的形狀)從請求設計中剔除,因為它們被標記為功能性的特徵。

權利範圍解讀及區分功能性特徵與裝飾性特徵

CAFC首先審議地方法院的權利範圍解讀意見,並同意地方法院關於權利範圍非常狹窄的評估。法院首先解釋了在設計專利同時包含功能性和非功能性要素時的先例,以及其用於評估專利是否「由功能決定」的多部分檢測。這些因素包括:(1)保護的設計是否代表最佳設計[1];(2)替代設計是否會對特定產品的實用性產生不利影響[2];(3)是否存在任何相關發明專利;(4)廣告是否宣傳該設計的特定特徵具有特定用途;(5)以及該設計或整體外觀中是否存在任何明顯不受功能影響的元素[3]。

圖5. Bergstrom的USD 228,728設計專利與其他可行方案[4]
圖6. Best Lock的D327,632設計專利[5]
圖7. Best Lock的D327,632設計專利[6]
本案中,地方法院認定按摩臂的形狀具有功能性。地方法院參考了一項與Armaid按摩器相關的發明專利中的措辭,以及RoM的營銷材料,其中解釋說「蛤蜊形滾輪臂可提供顯著的槓桿作用」。基於上述證據,地方法院裁定按摩臂的「蛤蜊形」具有功能性(如圖8紅色圈選處所示),而其他細節僅為裝飾性。CAFC同意了地方法院的裁決。

圖8. D155專利與081發明專利之比對圖[7]

然而,RoM辯稱,圖紙表明貝殼形狀是裝飾性的,因為它是用實線而非虛線繪製的。CAFC並不同意這一觀點,認為判斷元素是裝飾性的還是功能性的,不應僅依據圖紙本身。RoM公司也辯稱,Armaid公司本身的先前技藝設計表明存在其他可行的設計方案。CAFC認為,這項因素不足以推翻其他因素。

CAFC認定權利範圍狹窄,且不包括手臂的蛤殼形狀,因此維持了未侵權的裁決。地方法院指出,兩種設計「在概念層面上……看起來非常相似」,然而,當根據適用標準適當考慮其功能特徵時,差異遠大於相似之處,並指出了兩種設計間的許多不同之處。

CAFC對此表示贊同:「我們認為,地方法院在認定Armaid2的設計與D155專利保護的狹窄設計明顯不同方面,並未犯下可撤銷的錯誤。」既然地方法院已得出此結論,則無需進行涉及先前技藝比較的三方分析。儘管如此,CAFC仍確認了地方法院的結論,即使採用三方分析,也應認定未侵權。

首席法官Moore的反對意見:呼籲重新審視埃及女神

首席法官Moore認為,一個合理的陪審團可能會認定這兩個設計實質上相同,「這當然是一個事實問題」,發表了長篇異議意見,敦促最高法院全體法官重新審議設計專利侵權的法律標準。Moore認為,最高法院在「埃及女神案」中採用「明顯不同」標準而非「實質相似」標準是錯誤的。Moore指出,關注否定性特徵「明顯不同」和關注肯定性特徵「實質相似」之間的差異會扭曲分析結果。

結論

鑑於我們認同地方法院在得出其「明顯不同」的結論時並未犯下構成可撤銷原判依據的錯誤,因此法院無需進行侵權分析中的「三方比對」步驟[8]。儘管如此,即便確需進行三方比對,我們也認同地方法院的觀點:將D155專利設計和Armaid2設計與先前技藝中的Armaid1設計進行比對,進一步支持了以下結論 — 即沒有任何合理的陪審團會認定涉案設計在實質上是相似的[9]。在考慮功能性因素後,地方法院認定Armaid1與Armaid2之間最顯著的差異在於:(1)「臂部的形狀」,特別是上述複製圖示中「圓柱形把手正下方區域」的形狀;以及(2)「固定臂與鉸鏈裝置的連接方式」。地方法院將這些特徵納入設計整體相似性的比對考量中,並得出結論:「即便進行上述比對,結果依然相同,即沒有任何合理的陪審團會認定權利範圍所涵蓋的設計與被控侵權設計在實質上相似。根據我們的判例法,這種審查方式是恰當的[10]。我們認定,地方法院在其分析中未犯構成撤銷原判理由的錯誤,因此我們也將維持原判」。

系列主題:

  1. 介紹CAFC全體法官聯合重審(en banc) – 1:2026年2月RoM v. Armaid地方法院裁決分析

備註:

  1. [1] 參見Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co., 496 F. Supp. 476(D. Minn. 1980)。
  2. [2] 參見Best Lock, 94 F.3d at 1566 (“A design is not dictated solely by its function when alternative designs for the article of manufacture are available.”。
  3. [3] 參考Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1322(Fed. Cir. 2016)。
  4. [4] 圖片來源:Bergstrom v. Sears, Roebuck and Co., 496 F. Supp. 476(D. Minn. 1980)。
  5. [5] 圖片來源:Best Lock Corp. v. Ilco Unican Corp., 896 F. Supp. 836 (S.D. Ind. 1995), qff’d, 94 F.3d 1563(Fed. Cir. 1996)。
  6. [6] 圖片來源:Sport Dimension, Inc. v. Coleman Co., Inc., 820 F.3d 1316, 1322(Fed. Cir. 2016)。
  7. [7] 圖片來源:Range of Motion Products, LLC v. Armaid Co. Inc.No. 2023‑2427 (Fed. Cir. (D. Me.) Feb. 2, 2026)。
  8. [8] 參見Ethicon, 796 F.3d at 1337。
  9. [9] 參見Order at *11。
  10. [10] 參見Crocs, Inc. v. Int’l Trade Comm’n, 598 F.3d 1294, 1303 (Fed. Cir. 2010)。

責任編輯:盧頎

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

作者: 葉雪美(Sherry H.M. Yeh)
學歷: 世新大學法律研究所法學碩士
成功大學工業設計系學士
經歷: 科技部 研發成果管理審查會委員
經濟部智慧財產局專利一組 簡任專利高級審查官
中央標準局新式樣專利主任審查員(75-76)
中央標準局專利審查委員(80-89)
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授
著作: 《美國設計專利侵害認定相關問題研究-兼論我國新式樣專利侵害認定問題》,2004。
《設計專利申請實務-台灣及美國專利申請策略》,元照出版公司,2008。

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