黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組
USPTO有意仿效外國主要專利局，遇有無美國居所的專利申請人、專利所有權人，改為一律須委託美國專利代理人辦理USPTO相關業務。
USPTO發布修法提案，有意仿效外國主要專利局，遇有無美國居所（domicile）的專利申請人、專利所有權人（提案中以foreign applicants/inventors and patent owners稱之），改為須一律委託美國專利代理人辦理USPTO相關業務。[1]
提案修法緣由
之所以有修法構想，USPTO列出數點理由：美國專利申請人、專利所有權人在外國亦須委任外國代理人；減少USPTO須為無代理人（pro se，即自行申辦）申請人額外挹注的資源；方便USPTO以現有機制推動落實專利事務法遵（compliance）；及讓USPTO更能有效應對虛偽聲明、不實表述、詐欺問題。
USPTO表示，該局注意到愈來愈多違規案例，係利用虛偽實體聲明享受規費折扣、取得加速審查資格，而美國專利代理人皆須遵循USPTO專業行為準則（Rules of Professional Conduct），可依相關辦法追究責任，由美國專利代理人居中處理，應有助減少這類違規或錯誤。
且依37 CFR 11.801(b)，美國專利代理人有責任配合調查、回應有正當性的資訊提供要求，而37 CFR 11.804(c)及(d)明文規定，美國專利代理人不誠實、詐欺、欺騙、不實表述、妨礙司法公正等，皆屬違反專業操守行為，其違紀行為可依37 CFR 11.15至11.20規定移送處分。既關乎其切身利害，美國專利代理人一般會回應官方提問並配合調查，不致因單一案件程序走完就相應不理。
USPTO舉例說明：發現有人疑似提交虛偽微實體聲明時，該局會先寄發欠款通知，而針對明顯有不實表述者，則會索取進一步資訊或寄發理由陳述令（show cause order，簡稱SCO）。若相關案件以發明人作申請人，依現行規定，毋須委任美國專利代理人，則申請人只要放手讓申請案廢案，就能有效阻止USPTO向下挖掘，之後若再就相同發明提出申請案，USPTO不一定能證明新案與廢案是同人申請或屬同人所有；反之，假設這類案件曾委任美國專利代理人，即使廢案，USPTO仍可繼續追查。
簡而言之，USPTO相信，要求外國申請人及專利所有權人一律須委任美國專利代理人，將有助於減少這類弊端，讓美國專利制度更能健全發展。
修法提案內容
此次修法提案，預定於既有的37 CFR 1.9條文新增(p)項，並修訂37 CFR 1.31至1.33條文。主要會有以下變化：
(1) 新增37 CFR 1.9(p)條文，定義「居所」一詞
簡單二分法：自然人居所，指其合法常住地/永久居住地（permanent legal place of residence）。法人居所，則指其主要營業處所（principal place of business）。
若發明人即申請人，USPTO一般看ADS的Residence欄位，要是沒有ADS可參考，可能改以發明人宣誓書（含37 CFR 1.64替代聲明）所錄為準。而非以發明人作申請人者，USPTO通常會看ADS裡Applicant Information欄位的通訊地址。
ADS所載資訊偶爾會不同於一起併送或先前所送文件內容，USPTO原則上會依最新的ADS所載資料下判斷，但也不排除參考其他資訊的可能，比方像是經公證的Patent Electronic System Verification表格、其他身分驗證資料之類。
(2) 改寫37 CFR 1.31及33(b)(3)條文，縮減無代理人適用範圍
按現行規定，法人申請美國專利，需委託美國專利代理人處理，自然人申請人、自然人專利所有權人、法人專利所有權人，無論其居所是否在美國，皆不在此限。也就是即使是法人，也只規定法人申請專利期間需委任美國專利代理人，但拿到專利之後，就無強制規定。
可是若依提案文字修法，此一委任要求將延伸到領證前的外國自然人申請人，及領證後的外國自然人專利所有權人、外國法人專利所有權人。只要任一共同申請人、任一共同專利所有權人（含自然人及法人）居所不在美國，或申請人、專利所有權人為法人，就需委任美國專利代理人。
外國發明人申請人可先自行提交美國申請案及繳費，但新案送件之時或之後所提ADS及後續其他文件，含優先審查請求書、領證時的PTOL-85 B表，皆須委請美國專利代理人簽字。
可能執行方式
依USPTO現行作業原則，無人署名或不當署名的文件，不納入申請案或專利案卷官方紀錄。有此前提，未來若依提案修法，遇有應委任美國專利代理人的案件，而修正答辯、ADS、IDS、Petition等文件欠缺美國專利代理人簽名，即無法由USPTO正式列入案卷記錄。當然，這項規定不適用依法應由特定人簽署的文件，像是發明人宣誓書，依法仍須由發明人簽字。
至於已領證的專利案件，以專利所有權人名義向USPTO送件時，可一併提示此一專利所有權人資訊，因為要是程序上需USPTO考慮案卷中的這類文件，而文件非由美國專利代理人簽字，在無法確認該案專利所有權人是否可自行送件的情況下，USPTO可不實質考慮問題文件。譬如，領證專利的年費未於規定官期內繳納，也未及加繳滯納金於寬限期內補救，隨後專利所有權人雖提Petition欲請求復效，可是Petition沒有美國專利代理人的簽名，USPTO有可能因無法確認須否美國專利代理人簽字，進而不加考慮、直接駁回。
USPTO提醒，無論是由申請人、專利所有權人、美國專利代理人向USPTO送件，都視為已依37 CFR 11.18(b)宣誓聲明。而錯誤陳述申請人、專利所有權人居所，不會被認可是「在相關情境下合理核實後，當事人據其知識、資訊、信念得出的最佳結論」（to the best of the party’s knowledge, information and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances），更白話一點說，也就是錯誤陳述相關人員居所可能被認定違反37 CFR 11.18(b)(2)規範，無論錯誤是否出自美國專利代理人，USPTO認為皆可依37 CFR 11.18(c)究責，可能後果包括程序中止。
初步回饋意見
初步觀察，美國智慧財產權法協會（AIPLA）、美國智慧財產權所有人協會（IPO）兩大組織都支持USPTO公告的修法框架。[2]
AIPLA提醒，多年來持續推動Global Assignment等專利事務跨國調合計畫，希望USPTO最終修法方向不會與之衝突。同時AIPLA拋出數點議題，比方：建議讓旅居海外的美國公民，保有自行於USPTO辦理專利業務的彈性；美國個人申請人若與外國共同發明人合作，能否改為僅需由美國共同申請人代表，否則就是變相懲罰居住美國但選擇與外國夥伴合作的美國發明人。AIPLA並籲請釋明，37 CFR 1.31及1.33預定修改後條文，會否適用像是PGR、IPR之類的PTAB程序？以及，無論申請人居所在何處，只要滿足申請日登錄最低要求，即使未委任美國專利代理人，是否都可取得申請日？
IPO的意見書也提出類似疑慮，直言不建議申請日登錄要件新增代理人委任規定，也就是，即使外國申請人、專利所有權人在新案送件之時，並未委託美國專利代理人處理，不應影響其申請日登錄資格，也不應損及後續對應案的優先權主張基礎。未來若USPTO確定朝此一方向修法，而外國申請人、專利所有權人應委託但未委託美國專利代理人，IPO建議於初審的補件通知如Notice to File Missing Parts，又或利用實質核駁或其他官函，提示此一新增規定。
另一個引發關注的是，美國專利年費（維持費，maintenance fee）繳納，以及其他行政程序類作業，是否會獲得豁免？有人認為，USPTO修法提案成本比較表，明示不含毋須法律諮詢的服務項目，且括號內所舉範例即專利年費繳費作業，或有可能（may or may not）並非此次修法提案想規範的業務內容。只不過，這一樂觀解讀是否正確？最終仍待USPTO釋疑。
備註：
[1] Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner（90 FR 60594），請見https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/29/2025-23917/required-use-by-foreign-applicants-and-patent-owners-of-a-patent-practitioner。
[2] AIPLA意見請見https://downloads.regulations.gov/PTO-P-2025-0008-0009/attachment_1.pdf ；IPO意見請見https://downloads.regulations.gov/PTO-P-2025-0008-0010/attachment_1.pdf。