美国CAFC近期的一项裁决凸显了设计专利申请中的一个风险 — 即试图主张发明专利申请的优先权。在「In re Floyd」一案中，CAFC维持了美国专利审判和上诉委员会（PTAB）的裁决，驳回了外观设计专利申请援引较早的发明专利申请日的请求。讽刺的是，用于主张优先权的同一份发明专利申请随后又被援引为先前技艺，依据《美国法典》第35篇第102条，以缺乏新颖性为由驳回了该外观设计专利申请。
In re Floyd案
发明人邦妮·艾瑞斯·弗洛伊德最初于2016年1月23日提交了一项发明专利申请（申请号：15/004,938），该专利申请涉及一种带有集成通风系统和多个密封隔间的冷却毯（如图4所示）。申请中包含的图示描绘了6 × 6和6 × 4的隔间数组。
PTAB决定
在审查过程中，审查委员驳回了设计申请的优先权主张，认为所要求保护的6 × 5结构并未得到发明申请公开内容的充分支持。由于优先权被驳回，发明申请成为现有技术，并被认定为违反了《美国法典》第35篇第102条，构成对外观设计申请的预先公开。
专利审判和上诉委员会（PTAB）确认了审查委员的决定，强调虽然发明申请中包含关于毛毯可以「以任何尺寸」制造的一般性陈述，但这些陈述并没有充分公开外观设计申请中请求的具体装饰特征，即6 × 5的数组[4]。
CAFC裁决
CAFC维持了PTAB的裁决，认为设计专利申请无权享有发明专利申请的较早申请日。重要的是，法院还确认，一旦优先权被驳回，发明专利申请可以作为先前技艺对抗设计专利申请。
针对这一看似矛盾的现象 — 即一项发明专利申请如何能在缺乏书面描述支持的情况下，又能预先公开该设计 — 法院澄清，书面描述和预先公开的标准是不同的。即使先前的专利申请未能满足书面描述要求，无法支持后续权利请求的延续，它仍然可能预先公开后续权利要求。CAFC的理由是该主张未能充分支持所请求的设计，同时认定发明专利申请中的相同公开内容已经预先公开了所请求的设计。
结论
综上分析，这些裁决不仅明确了关键的法律标准，而且对企业如何保护和执行其外观设计产生了深远的影响。地方法院在PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC案件[6]的简易判决提出了有趣的优先权日评估和不确定性分析裁决。部分延续申请是在早期非临时申请的有效期内申请的，重复一些大部分或全部早期非临时申请，并添加先前非临时申请中未揭露的事项。只有以美《专利法》第112条(a)规定之方式揭露部分延续申请的权利主张时。该权利主张有权享受较早非临时申请的申请日利益。
当第一件申请案依35 U.S.C.第112条规定认定有关键性的严重瑕疵，因其所揭露内容不足以支持其为可接受的申请专利范围时，而这种情况应由审查人员做成记录，为补足瑕疵而提出之第二件设计专利申请案作为第一件申请案的「部分延续申请案」（continuation -in-part），但无法取得较早申请日利益[7]。如果后申请案将较早申请案所揭露设计范围中的某一部分由实线改为断线，这种改变就不是法院在Salman案例中所定义的「造形构成的改变」[8]。一般而言，除非实际上需要较早申请案的申请日，避免申请日间的先前技艺介入，否则审查人员不会考虑在CIP申请案中符合较早申请日利益的取得要件[9]。
然而，In re Floyd案的判决对专利从业人员来说是一个警示：设计申请和发明专利申请之间的相互作用不仅仅是程序上的，它甚至可能决定专利性的成败。在撰写阶段进行策略性预见对于维护各类专利权至关重要。申请人在准备并行提交设计申请和发明申请时，如果一项发明的商业价值在于其功能和外观，申请人应考虑并行提交设计申请和发明申请，而不是依赖后续申请程序。并行审查消除了Floyd案中强调的风险，因为每份申请都基于其自身的书面说明。这种双轨策略也拓宽了维权选择。申请人应尽可能在一开始就并行提交申请做好准备并执行，以避免在后续提交的外观设计申请试图追溯性地从发明说明书中获取美学支持时可能出现的证据缺口。申请人应注意的是，在较早的发明专利申请中应准备充分外观设计揭露文件。如果设计保护只能在发明专利申请之后才能进行，申请人应考虑在申请中包含大量且充分的设计外观揭露文件 — 图纸、照片或其他图示，甚至在实施例中增加更多的设计变体，即使这些文件并非发明专利权利要求所必需，但应能清晰地展现产品的各种美学特征 — 以便任何未来的外观设计申请都能将较早的申请作为所要求外观设计的清晰书面说明。
申请设计专利并要求优先权有时可能是一种策略性举措 — 例如，为了获得最初未请求保护的美学元素的保护。此外，由于设计专利的保护期限是从授权日（而非申请日）开始计算的，因此在最初的发明专利申请提交数年后提交的继续设计专利申请，有可能获得长达15年的额外保护。然而，In re Floyd案强调了一个至关重要的注意事项：设计专利要正确主张对发明专利申请的优先权，在先申请必须清晰、具体地公开外观设计中要求保护的装饰性特征。相似的设计、笼统的语言或宽泛的功能描述均不足以构成优先权。
重点关注对拟请求保护的特定外观设计的书面描述支持。进行内部审核可以避免日后代价高昂的驳回或诉讼风险。
系列主题：
备注：
- [1] 参见https://cdn.patentlyo.com/media/2025/04/ColdBlanket.png?_gl=1*1sphw96*_ga*MTUxNTk1MDY3My4xNzYyMDEzNDQw*_ga_G57FX3W4N3*czE3NjU2OTM2MDMkbzkkZzAkdDE3NjU2OTM2MDMkajYwJGwwJGgw。
- [2] 图源：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2395.OPINION.4-22-2025_2502257.pdf
- [3] 图源：https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2395.OPINION.4-22-2025_2502257.pdf. Case: 23-2395 Document: 40 Page: 1 Filed: 04/22/2025
- [4] The Board addressed Floyd’s argument that finding the prior filed utility application fails to provide written description support and yet anticipates the claimed design is “grossly inconsistent.” J. App’x 7. The Board rejected this argument, explaining that “the standard for evaluating whether a claim obtains the benefit of an earlier filing date is different than the standard for evaluating anticipation.” Id. We need not address this issue because Floyd agrees that, if the claimed design lacks written description support, it would be anticipated.
- [5] 图源：https://www.afslaw.com/sites/default/files/inline-images/Patent%20Lit%20FIG%202.JPG
- [6] 参见PainTEQ, LLC v. Omnia Medical, LLC, No. 8:2020cv02805 – Document 144 (M.D. Fla. 2024)。
- [7] 参见Hunt Co. v. Mallinckrodt Chemical Works, 177 F.2d 583, 83 USPQ 277（F.2d Cir. 1949）及其中所引用之案例。
- [8] 参见In re Salmon, 705 F.2d 1579, 217 USPQ 981（Fed. Cir. 1983）。
- [9] 参见In re Corba, 212 USPQ 825（Comm’r Pat. 1981）。
责任编辑：卢颀
【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】
|
