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无美国居所者2026/07/20起须委任美国代理人代办专利业务

黄兰闵/北美智权 智权法规研究组

USPTO正式于2026年3月20日发布修法公告:2026年7月20日起,无美国居所(domicile)的专利申请人及所有权人(以下称外国专利申请人及所有权人),改为须一律委托美国专利代理人办理USPTO相关业务。本项修法适用2026年7月20日起的送件缴费,生效日前已申请的旧案,生效日起亦须依循新规定办理。[1]

2025年底USPTO即先释出修法提案[2],在意见征集期间,USPTO共收到9份公众意见,包括美国知识产权法协会(AIPLA)、美国知识产权所有人协会(IPO)两大组织在内,多数都支持修法,故此次公告虽来得相对迅速,却也不让人感到讶异。

正式修法内容

最终修法内容与先前草案大致相同,于既有的37 CFR 1.9条文新增(p)项,并修订37 CFR 1.31至1.33条文。

(1) 新增37 CFR 1.9(p)条文,定义「居所」一词

自然人居所,指其永久合法居所(permanent legal place of residence)。法人居所,则指其主要营业处所(principal place of business)。

若发明人即申请人,USPTO一般看ADS的Residence字段,要是没有ADS可参考,可能改以发明人宣誓书所录为准。而非以发明人作申请人者,USPTO则看ADS里Applicant Information字段的通讯地址。

ADS所载信息,偶尔不同于一起递交或先前所送文件内容,USPTO原则上会依最新的ADS所载数据下判断,但也不排除参考其他(非该案案卷)数据的可能,比方为取得Patent Center账号而向该局EBC提交的Patent Electronic System Verification表格(PTO-2042a),又或是其他身分验证数据。

USPTO认为,多数案件应不难判断是否有外国人专利申请人及所有权人,但万一真有自然人在美国国内外皆具永久合法居所,依其正式修法公告意见回复#4,判断原则将一如美国税务居民身分的认定标准(见26 U.S.C. 7701)。

(2) 改写37 CFR 1.3133(b)(3)条文,缩减无代理人适用范围

按现行规定,法人申请美国专利需委托美国代理人,自然人专利申请人及所有权人、法人专利所有权人,无论其居所是否在美国,皆不在此限。也就是即使是法人,也只规定申请专利期间需委任代理人,但拿到专利之后就无强制规定。

然而,新法生效后,此一委任代理人的要求,将延伸到领证前的外国自然人专利申请人、领证后的外国自然人专利所有权人,及领证后的外国法人专利所有权人。只要任一共同申请人、任一共同专利所有权人不住美国,或申请人、专利所有权人为法人(无论该法人主要营业处所是否在美国),就需委任美国专利代理人。

外国发明人申请人可先自行提交美国申请案及缴费,但新案送件之时或之后所提ADS及后续其他文件,含优先审查请求书、领证时的PTOL-85 B表,皆须委请美国专利代理人签字。

*依37 CFR 1.42,因具(共同)发明人、法定代表人、发明人(有义务对其转让权利)的受让人、其他证明有充分所有权权益等身分,为申请案所载申请人者;整理制表:北美智权报/黄兰闵[
AIPLA曾建议让旅居海外的美国公民、有美国发明人参与的跨国研发团队豁免配合此一要求,但USPTO拒绝采用。正式修法公告意见回复#2列举数项理由:该局目前并未搜集国籍资料,若修法重新要求提供,不仅涉及敏感的个人资料揭露问题,并会形成庞大的行政负担、分流原可集中投入审查等工作的资源;另方面,开放跨国团队毋须委任代理人,可能给不肖人士可乘之机,捏造发明人名单、钻法律漏洞。

重点是,USPTO提醒,无论是由申请人、专利所有权人、美国专利代理人向USPTO送件,都视为已依37 CFR 11.18(b)宣誓声明。而错误陈述申请人、专利所有权人居所,不会被认可是「在相关情境下合理核实后,当事人据其知识、信息、主观相信得出的最佳结论」(to the best of the party’s knowledge, information and belief, formed after an inquiry reasonable under the circumstances),更白话一点说,错误陈述相关人员居所,可能被认定违反37 CFR 11.18(b)(2)规范,则无论错误是否出自美国专利代理人,USPTO认为皆可依37 CFR 11.18(c)究责,可能惩处包括相关案件程序中止。

新制影响范围

本次修法,不适用依法应由特定人签署的文件,比方发明人宣誓书,依法仍须由发明人签字。

正式修法公告并新增说明,PCT案申请人为满足进入美国国家阶段要件,根据35 U.S.C. 371(c)/(f)所提文件及所缴规费,USPTO会依法接受。国际阶段官方(含受理局、国际检索单位、国际初步审查单位、国际局)经手的文件及规费,不受此次修法影响。[3]

而37 CFR 1.53申请日登录要件规定不在此次修法范围内,若外国申请人自行提交美国申请案及缴费,只要符合申请日登录要件,即使有文件未依规定署名或署名方式未满足规定要件(例:外国申请人申请案,但有文件缺美国代理人签名),仍可登录申请日。若有需要,之后可再以补件方式处理案件瑕疵。

USPTO正式修法公告意见回复#6并说明,新制未排除暂时案之适用,不过依其判断,对暂时案申请的影响预料有限,因为外国自然人申请人毋须委任代理人,即可自行提交暂时案并取得暂时案申请日,只有少数后续需变更发明人或有其他特殊程序的暂时案,才会被要求委任代理人。

至于维持授权专利有效所须缴付的年费(maintenance fee),USPTO公告强调,本次修法亦未改动37 CFR 1.366(a)条文,USPTO不会因专利所有权人居所在美国或外国,而决定接受或拒收其年费缴纳款项。

预定实施方式

依USPTO现行作业原则,无人署名或不当署名的文件,不纳入申请案或专利案卷官方纪录。有此前提,新法生效后,凡属应委任美国专利代理人的案件,而其修正答辩、ADS、IDS、Petition等文件欠缺美国专利代理人签名,即无法由USPTO正式列入案卷记录。USPTO公告中说,这种情况下,该局「可」(may)发函提示相关规定及美国专利代理人名录连结,必要时,官函内并会指定回复期限。假使专利申请人及所有权人自认不应受新制约束、回复主张USPTO处置有误,即使未延聘代理人,USPTO也会实质考虑其回复。

只不过,这类回复有些细节须特别留意:USPTO可要求提交相关证据,例如,USPTO基于取得的资料作成了原判断,而专利申请人及所有权人只是笼统声明在美国有永久合法居所,在缺乏其他数据左证的情况下,恐怕难令USPTO改变初始判断结果。再有一种假设状况:USPTO官函所提瑕疵有二,一是外国申请人所提文件缺代理人签名,二是新案图式有格式问题,而申请人回复中同时就两事争执,若USPTO认为申请人回复中的争执一不具说服力,即官方认定该案所提文件仍应有合格代理人签字具名,就可不考虑申请人回复中的争执二,原官函的回复官期将持续倒数。

原则上,无论是暂时案或正式案,一旦因文件签名瑕疵衍生补件或有后续流程,难免有其代价。例如:

USPTO并提醒,已领证的专利案件,若以专利所有权人名义向USPTO送件,可考虑一并提示专利所有权人相关信息,因为万一程序上需USPTO考虑案卷中的这类文件,而文件非由美国专利代理人签字,在无法确认该案专利所有权人是否可自行送件的情况下,USPTO可不实质考虑问题文件。譬如,领证专利的年费未于规定官期内缴纳,也未及加缴滞纳金于宽限期内补救,随后专利所有权人虽提Petition请求复效,可是Petition没有美国专利代理人的签名,USPTO有可能因无法确认须否美国专利代理人签字,进而不加考虑、直接驳回。

强化非诚实信用行为管理

去年底USPTO公告修法提案时,特别罗列多项修法理由,其中包括方便USPTO以现有机制推动落实各项专利法规,及让USPTO更能有效应对虚伪声明、不实表述、诈欺问题。对此,USPTO特别指出,许多人利用虚伪实体声明享受规费折扣、取得加速审查资格,因此,本次修法也是为增加USPTO查处究责工具,以俾遏阻这一歪风,毕竟,比对USPTO近期查到的违规案例,很多都涉及外国专利申请人及所有权人。

事实上,USPTO内部已为此组成专责单位,发现有人疑似提交虚伪优惠实体声明时,就会先寄发欠款通知,而针对明显有不实表述者,则会索取进一步信息或寄发理由陈述令(show cause order,简称SCO),一旦确认误缴优惠规费,且无法证明错误声明是无心之过,即可依法加征欠缴金额至少三倍的罚款,及/或作其他惩处。USPTO 2026年3月新闻稿指出,自2026年1月以降,该局已自这类案件收得罚款逾14万美元,而开罚原因,主要是确认误缴优惠规费者,多半无法证明在提交相关声明、缴纳优惠规费之前,曾先依规定做过合理调查、核实其优惠资格。[4]

有鉴于此,有意在USPTO利用这类优惠机制的专利申请人及所有权人,务须做好两个基本动作:

过去部分代理人会请客户自行签署小实体、微实体优惠声明,以期降低,甚或转嫁错误主张的风险,但无论其作法是否有法律实益,此次修法生效后,法人及外国人将无法自行签署这类声明文件,是否影响部分代理人承接优惠实体案件的意愿,又或会否有其他作业程序上的调整,有待观察。

同时值得一并关注的是,不诚实的违规行为人,在各地都可能有不诚实的违规行为,如何揪举防治这类不诚实的违规行为,显然不只是USPTO要面对的课题。

今年3月中国国知局官员公开表示,正加力遏制违反诚实信用原则的申请行为、加强发明人等申请信息的核验和费用减费的审核。[5]同月该局费减备案系统页面更新,新增红框重要告知及红字填表声明文字,明示会跨部门查核费减备案请求人的收入、缴税等数据。[6]而后,4月公布《2026年知识产权行政保护工作方案》,祭出申请人及代理机构双处罚手段,再次强调将加强查处违反诚实信用原则的专利申请人及代理机构。[7]面对类似问题,USPTO、国知局不约而同选择强化代理人究责管理。

USPTO近期的风纪调查公告显示,当官方查出违规情事,代理人如果无法证明递件前曾做过合理核实,往往无法以信任(外国发案代理人)客户的说词过关。[8]如今USPTO修法,扩大强制要求委任代理人的业务适用范围,外国专利申请人及所有权人的案件,改为一律须由美国专利代理人做第一线把关,此举能否有效减少不实优惠资格声明引发的问题?USPTO积极查处违规行为,会否影响代理行业作业模式、生态环境?种种问题,唯有时间能解答。

備註:

[1] Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner(91 FR 13510),请见https://www.federalregister.gov/documents/2026/03/20/2026-05564/required-use-by-foreign-applicants-and-patent-owners-of-a-patent-practitioner

[2] Required Use by Foreign Applicants and Patent Owners of a Patent Practitioner(90 FR 60594),请见https://www.federalregister.gov/documents/2025/12/29/2025-23917/required-use-by-foreign-applicants-and-patent-owners-of-a-patent-practitioner

[3] USPTO日前公告,针对PCT进入美国的美国国家阶段申请案,推出新试行办法PIER(PCT Informed Examination Request),将由USPTO主动挑选美国国家阶段申请案、发函请申请人确认其继续申请意愿,未于指定官期内提交有合格签名的合格回复,将导致该件美国国家阶段申请案废案。请参考官方新闻稿:USPTO implementing PCT Informed Examination Request Pilot Program for National Stage applications(https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/411db74);并可参考《北美智权报》报导〈向积案宣战!USPTO 启动 PIER 试点计划:「雀屏中选者」须限时表态,PCT 申请人不能再「被动等待」〉(https://naipnews.naipo.com/59264/)。PIER办法发布于此次正式修法公告之后,因非PCT国际阶段官方经手文件,也不属于进入美国国家阶段初始申请文件,其回复应不在新制豁免范围内。

[4]Reminder: Conduct a reasonable inquiry before claiming small or micro entity status,请见https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/40e9136。依USPTO新闻稿所述,该局并曾听闻,有被控侵权方在法院主张,专利所有权人「错误主张具优惠资格」系不正行为(inequitable conduct)。

[5]请参考:国新办举行新闻发布会介绍专利转化运用专项行动(2023—2025年)实施情况(http://www.scio.gov.cn/live/2026/38188/index.html)。

[6] 请参考:重要通知!国知局将对费减备案请求人的收入、纳税等信息进行跨部门核查(https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA3MDQxNjg3NQ==&mid=2650797408&idx=1&sn=6b20cd604dfbb4a9931c1c2320e6bfe0&poc_token=HNL-3WmjN3fKlcZtVrDXmEHBv5Y_6HTGORyLaEUE)。

[7]请参考:国家知识产权局关于印发2026年知识产权行政保护工作方案的通知(https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/4/10/art_75_205652.html)。此外,这份通知第六点提及,将依法严格管理技术出口中知识产权对外转让行为,有人担心,未来外国企业在中国的发明可能被盯上,相关权利要转回母集团的难度可能加大,请参考https://www.linkedin.com/posts/aaron-wininger-135113_chinas-national-intellectual-property-administration-activity-7448468165287747584-HpwN

[8]USPTO于2024年10月针对一起冒名借牌事件作成终局命令,中止约3100件美国专利申请案相关程序,而持续经年的违规行为之所以东窗事发,是因为USPTO注意到多件微实体声明明显违规,随后主动调查;本案报导可参考《北美智权报》〈USPTO近月专利通知新讯〉「冒名借牌重大违规案例」https://naipnews.naipo.com/7881/#%E5%86%92%E5%90%8D%E5%80%9F%E7%89%8C%E9%87%8D%E5%A4%A7%E9%81%95%E8%A6%8F%E6%A1%88%E4%BE%8B。而整起事件,后续还有余波:原委托借牌事务所处理的客户案件中,有970案在USPTO发下SCO后转委其他代理人接手,这970案没因转案起死回生,接手的代理人也遭调查,其调查记录重点可参考〈近1,000件美国专利申请遭终止 – 跨境合规危机与应汲取的教训〉