當員工退休後仍有侵害公司營業秘密的可能，一般企業應有預防措施。本文將介紹美國聯邦第三巡迴上訴法院（第三巡院）在2022年PPG Indus.案進行的判決[1]及幾項台灣類似案例的分享。
非法取用行為
在PPG Indus.案中，系爭營業秘密涉及原告公司PPG Industries的飛機窗戶塑膠材料技術（稱Opticor™）。被告為設立於中國的公司TMG，其透過原告的前員工Rukavina，以非法取得系爭營業秘密。Rukavina在原告內任職35年，並於2012年7月間退休，期間內曾擔任數項研發工作，包括研發Opticor™技術。
被告於2013年初接洽Rukavina，並希望其能幫被告取得原告的營業秘密。在2014年，Rukavina同意以職務與獎金等為回饋，而為被告蒐集原告具財產價值資訊。之後，Rukavina與被告的公司負責人Wu與工程暨採購代表Zhang等二人會面，並討論所需材料與設備等，以用於製造類似於Opticor™的新產品。後來，Rukavina即整理Opticor™技術的細節內容為報告（系爭技術報告），並提供給Wu與Zhang。Rukavina後續還有營業秘密資訊揭露的行為。
被告除使用系爭技術報告來規劃生產Opticor™等級的玻璃外，還於2015年接洽原告的供應商，並要求該供應商使用其替原告代工Opticor™窗戶時所用模具，來為被告生產。被告於接洽時有附上相關的照片與圖示，該等照片與圖示是直接從系爭技術報告中取用，並移除原告於該等文件上的標識與保密註記。
不過，該供應商心生疑慮而要求澄清相關文件的來源合法性。對此，Rukavina竟假冒為原告研發人員，且表示原告正在將Opticor™技術移轉給被告以於中國生產，故要求該供應商繼續提供原本的代工產品。之後，對被告所下的訂單，該供應商並未處理，而是轉向通報原告，因而揭發此犯罪行為。此導致Rukavina後來遭逮捕與刑事追訴。
侵權訴訟
PPG Indus.案屬民事糾紛，而原告所提請求權之一源自被告的營業秘密非法取用行為，準據法為賓州的《統一營業秘密法》。地方法院依原告聲請而做出「一造判決」（default judgment）。最後，地方法院所裁定損害賠償金包括依原告對Opticor™技術研發成本為計算基礎的不當得利。
上訴時，被告有爭執本案地方法院不應准許原告列舉Opticor™技術之研發成本，以用於估算被告在不利用系爭技術報告與原告其他營業秘密下所避免的研發成本，但第三巡院不同意被告所提的理由。
被告主張《統一營業秘密法》並不准許原告能復得研發自身Opticor™產品時所花的成本。不過，第三巡院指出不當得利的損害賠償實際上在計算被告所受利益，故原告所花費的成本是不相關因素，但地方法院並非以原告研發成本來補貼原告。具體而言，第三巡院認為地方法院僅是考量被告以非法取用原告成果方式所避免成本時，將原告研發成本視為相關因素之一。
另第三巡院指出其他法院亦持相同見解，且為符合計算損害賠償時所必要之「合理確信度」（reasonable certainty），從原告研發成本來推估是可准許優化的計算方式；亦即，原告在研發上所投入費用為被告所節省費用代表值。
Rukavina刑事追訴
Rukavina犯罪行為調查在2015年告一段落，Rukavina隨即於5月遭檢方起訴，並經大陪審團（grand jury）宣告刑事追訴程序之成立，且所涉犯行為聯邦《經濟間諜法》（Economic Espionage Act）的營業秘密竊取罪（18 U.S.C. § 1832）[2]。竊取營業秘密罪欲成立，檢方必須證明Rukavina：（1）意圖將營業秘密轉化為非所有人經濟利益；（2）營業秘密係關於商品或服務，且該商品或服務係使用於或欲使用於州際或外國商務；（3）意圖或知悉其犯行會傷害營業秘密所有人。
根據起訴狀[3]，Rukavina曾對TMG公司相關人員表示：「如果他腦袋的東西一生都是PPG Industries所有，那麼PPG Industries每年要支付200萬美金，這樣清楚了吧」。Rukavina另於電子郵件寫到：「我離開PPG Industries時的薪水為17萬美金。如果可以，我想要的簽約獎金是8萬美金，如此你們將能取閱PPG Industries自1947年起所發展之全部技術」。
檢方具體指控Rukavina的罪刑包括複製資訊的行為﹝18 U.S.C. § 1832(a)(2)﹞及相關著手行為﹝18 U.S.C. § 1832(a)(4)﹞。不過，因同年6月初Rukavina於執法單位的居家逮捕行動中自我了結，本案件於同年8月經聲請而遭地方法院駁回。
台灣類似案例
在《智慧財產及商業法院108年度刑智上更（一）字第3號刑事判決》中，系爭營業秘密涉及乙烯—醋酸乙烯（ethylene vinyl acetate）共聚合物乳膠（VAE乳膠）之製程技術。被告從1989年6月21日起任職於DL公司至2014年6月26日在DL公司之高雄大社廠退休。被告曾擔任主辦工程師、課長、副部長、部長、VAE乳膠事業部生產部長及總經理室專員等職務。被告曾經手VAE乳膠之生產管理與銷售業務。在2014年5月中旬，被告受到化工廠H的招募，而同意在退休後赴化工廠H設於雲南昆明海口工業園區之新廠區工地擔任建廠總工程師，以負責VAE乳膠生產線的建設，並答應在建設完工後出任該廠區之廠長，以負責管理VAE乳膠生產。值得注意的是招募者Zu原本也是DL公司的員工。被告之後在5月28與30日透過公司配發的電腦，擅自下載系爭營業秘密，具體資料包括生產VAE乳膠應設置管線儀表控制圖（piping & instrument diagram, PID）、製程圖（process flow diagram, PFD）、管線配置、設備清單、設備圖、槽體及閥門規格、原物料規格、和生產數據等。
在離職後，被告修改相關設備圖或製程圖，並提供給化工廠H與相關公司的人員。被告更於2014年9月間，將其非法取得的DL公司資訊存入工作用的筆電與隨身硬碟，並預備帶至境外。被告犯行在2015年被揭發。經DL公司訴請法務部調查局高雄市調查處進行調查後，檢察官在2015年於高雄地院起訴被告。地院在2016年於《104年度智訴字第14號刑事判決》中，判被告犯《營業秘密法》第13條之2第1項之罪，且涉及第13條之1第1項第2或4款意圖於境外地區非法使用或洩露營業祕密行為。
不過，地院不同意檢方指控被告有第13條之1第1項第1款以擅自重製之非法方法而取得之行為，而認為證據僅顯示被告於2014年5月28與30日所取得之系爭營業秘密，僅落入工作上所得資訊範疇。檢方後來上訴，而在2018年智財法院於《105年度刑智上訴字第35號刑事判決》中維持一審有罪認定。不過，該二審判決經最高法院在2019年於《107年度台上字第2950號刑事判決》中廢棄，原因是針對所主張各項營業秘密，該二審判決內並未完整討論是否皆符合保護要件。
本件回到智商法院後，該法院於《108年度刑智上更（一）字第3號刑事判決》改判被告犯《營業秘密法》第13條之2第1項，但僅有第13條之1第1項第2款之使用及洩漏營業秘密之行為。
理由一為被告離職後隨即前往化工廠H工作並擔任其子公司廠長，以負責與DL公司相同VAE乳膠產品研發業務，並領取年薪約300萬元，相關證據為偵查記錄、被告使用電子郵件及相關公司設立登記資料等。
理由二是被告從DL公司離職前，已答應招募者Zu前往化工廠H任職，且雙方達成合意為以年薪300萬元作為化工廠H得使用系爭營業秘密代價，此有被告供承、被告銀行帳戶交易明細資料等證據佐證。因此，智商法院認為「被告無論在2014年5月中旬離職前或離職後」，皆具「未經授權而重製或取得、使用、洩漏系爭營業秘密目的」，因而顯然意圖在國境外使用。
退休後競業禁止約定
台美案例的差異是被告心生非法取用原公司營業秘密的時點。為防止退休員工侵害營業秘密，除要求離職時刪除或繳回公司資料外，一般公司必須要和退休員工約定競業禁止。
根據《最高法院103年度台上字第793號民事判決》，競業禁止約定有效性是基於雇主是否提供「代償措施」，其考量僱主的「締約優勢」使得員工同意簽訂競業條款，但若未給予任何補償，卻迫使勞工於離職後無法以其主要專業技能從事相關工作，導致僅能以非專長或次專長另覓新職，則屬生存權與工作權保障不足。
若勞工「自請退休」且獲有退休金時，即「應受有效且合理競業禁止特約拘束」，而不論代償措施。不過，應注意競業禁止區域及職業活動範圍不逾越合理範圍，才能確保競業禁止條款有效。
備註：
- [1] PPG Indus. Inc v. Jiangsu Tie Mao Glass Co. Ltd, 47 F.4th 156, 163 (3d Cir. 2022).
- [2] PPG Indus., Inc. v. Jiangsu Tai Mao Glass Co., No. 2:15-CV-00965, 2022 WL 247755 (W.D. Pa. Jan. 27, 2022).
- [3] https://www.wtae.com/article/feds-ex-ppg-employee-stole-trade-secrets-for-chinese-firm/7471529。
責任編輯：盧頎
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