美国一家长年处于亏损状态的房地产公司Dewberry Group，帮同集团下约30家附属公司的房产做管理出租，而侵害他人商标。美国地区法院和上诉法院判决认为，以被告获利做商标损害赔偿计算时，应将其另做房产管理出租的30家公司中的获利都纳入。然而，美国最高法院在2025年2月底推翻原判决，认为不能将上述提及同集团其他公司的获利一起算入。
案件事实
Dewberry Engineers（Engineers）和Dewberry Group（Group）这两家公司使用的商标都含有「Dewberry」。对于商标使用上可能产生的冲突，双方曾于2007年签署一保密协议，约定Group可继续使用「Dewberry Capital」商标，但不可在建筑和工程服务上使用「Dewberry」商标。然而，在2017年Group违反协议，开始将「Dewberry」商标使用于房地产开发业务，故Engineers指控Group侵害其商标[1]。
Group的老板John Dewberry共拥有约30家的公司。这约30多家的附属公司各自拥有一处用于出租的商业房地产，但都没有员工实际执行出租业务。Group则是为这些附属公司提供必要的服务，包括财务、法律、运营及市场营销等，帮助这些公司从拥有的房地产中获取租金收入。但这些租金收入是记录在附属公司的账册上，而Group本身仅收取事先约定的服务费。然而，这些服务费显然低于市场价格。根据报税记录，Group已连续亏损数十年，其运营仅能依赖老板John Dewberry本人不定期的现金资助。但这些30多间的附属公司已为Group累积数千万美元的利润[2]。
地区法院认定Group确实构成恶意侵权，故以被告侵权所获利润（defendant’s profits）作为赔偿金。但上诉法院决定将Group及其附属公司「视为单一法人实体」，而将附属Group的公司从房地产业务获得的利润都计算在内，最终判决Engineers可获得近4,300万美元的赔偿。上诉法院维持跟地区法院一样的判决，但有一位法官提出不同意见[3]。最高法院受理该案，于2025年2月26日做出全体一致判决。
法条中「被告利润」中的被告
美国《商标法》第1117条(a)乃侵权损害赔偿之规定：「原告…有权获得：（1）被告的利润（defendant’s profits）、（2）原告因侵权所遭受的损害、（3）诉讼费用。…在评估损害赔偿时，法院可以根据案件具体情况，判决原告获得超过实际损害金额的赔偿，但最高不得超过三倍于该金额。如果法院认为基于利润计算的赔偿金额过低或过高，则可依据案件情况，酌情判决一个合理的金额。无论适用上述哪种情况，该金额均应被视为补偿，而非惩罚。[4]」（下称第1117(a)条）
Kagan大法官撰写的全体一致意见认为，第1117(a)条规定的是原告可获得「被告的利润」，故法院只能判决与「被告」本身相关的利润。而「被告」一词应当按照其通常的法律含义理解，即指向其寻求救济或赔偿的当事人，在本案中就只有Group。Engineers选择不将Group的附属公司列为共同被告。因此，30多间附属Group的公司利润并不属于「被告的利润」[5]。
揭穿公司面纱原则？
最高法院认为，美《公司法》原则并不会将附属公司的利润转化为被告的利润。若法律明文规定，将Group所有附属公司视为「单一法人实体」，则可以扩大解释「被告」一词。然而，若没有明文规定，根据美《公司法》的长期确立原则，分别设立为法人实体的组织应被视为独立的法律主体，拥有各自的法律权利和义务。即便这些公司因拥有共同所有人而存在关联，这一原则仍然适用[6]。
法院在某些情况下可以「揭穿公司面纱」（piercing the corporate veil），特别是在防止公司形式被滥用以掩盖欺诈行为时。但Engineers承认其从未试图提供必要证据来主张揭穿公司面纱。因此，仍须遵守公司法律形式。而这一要求也与联邦《商标法》的文本一致：「被告的利润」就是指被告的利润，而不是被告及其附属公司的总和[7]。
以「合理金额条款」作为裁量依据？
Engineers另外主张，法院可以依据联邦《商标法》第1117条(a)中的另一句话而纳入Group附属公司的利润 — 第1117条(a)后面写道：「如果法院认为基于利润计算的赔偿金额过低或过高，则法院可依据案件情况，酌情判决一个合理的金额。」其被称为「合理金额条款」（just-sum provision）[8]。
Engineers认为，该规定允许法院在初步评估「被告利润」后，再行判定是否应适用不同的金额，以更准确地反映「被告的实际财务收益」。Engineers主张，在这「第二步」的评估过程中，法院可以将关联企业的利润作为「相关证据」加以考虑[9]。
然而，最高法院指出，地区法院并未依据「合理金额条款」作出裁决。相反，它是在计算条文中的「被告的利润」时，直接将Group及其附属公司「视为单一法人实体」[10]。而美国第四巡回上诉法院判决是维持地区法院对法条的适用与计算，认为在具体情况下，忽略关联企业的法人独立性是合理的，也没有讨论合理金额条款[11]。
最高法院认为，由于「合理金额条款」在本案中并未被用作判决依据，因此，它不能作为支持4,300万美元赔偿判决的法律依据[12]。
发回后仍可讨论合理金额条款
最高法院最后强调，其判决只是根据「被告利润」进行解释。并未对Engineers主张的「合理金额条款」作出解释。其指出，「下级法院是否（或如何）原可引用该条款，不在审理范围。而且，在案件发回后，在权利丧失规则（forfeiture rules）的影响下，Engineers是否仍可主张「合理金额条款」，我们也未表示意见[13]」。
其次，美国政府法庭之友[14]意见认为，即使法院未依据「合理金额条款」的情况下，仍可在被告税务或会计记录以外，考虑「交易的经济现实」，认定被告的「实际财务收益」。最高法院最终指出，「是否接受政府的建议，将由下级法院决定[15]」。
备注：
- [1] 请参考杨智杰，违反商标和解协议导致要赔偿子公司所获利益？美国第四巡回法院Dewberry Engineers Inc. v. Dewberry Group, Inc.案，北美智权报，142期，2023.9.6。
- [2] Dewberry Grp., Inc. v. Dewberry Eng’rs Inc., No. 23-900, 2025 WL 608108, at *2 (U.S. Feb. 26, 2025).
- [3] Id. at *3.
- [4] 15 U.S.C. § 1117(a).
- [5] Dewberry Grp., Inc. v. Dewberry Eng’rs Inc., No. 23-900, 2025 WL 608108, at *3.
- [6] Id. at *3.
- [7] Id. at *4.
- [8] Id. at *4.
- [9] Id. at *4.
- [10] Id. at *4.
- [11] Id. at *4.
- [12] Id. at *5.
- [13] Id. at *4.
- [14] 美国「法庭之友」制度简介，台湾地区司改杂志第93期，2012/12/30。
- [15] Id. at *4.
责任编辑：卢颀
【本文仅反映专家作者意见，不代表本报立场。】
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