美国TaiDoc案判决[1]涉及原告TDT和其美国业主DDI间营业秘密侵害纠纷之和解契约，争点是虽然被告OK Biotech有非法使用相关营业秘密，但是否仍为和解范围所涵盖。美国北卡罗莱纳西区联邦地区法院（北卡罗地院）认为OK Biotech不是系争和解契约原当事人之受让人，因而不受和解契约保障。由于TaiDoc案当事人为台商，相关侵权事实若依台湾地区现行《营业秘密法》，将有犯第13条之2意图于境外使用营业秘密罪之疑虑，值得探讨。
行为主体
OK Biotech从DDI非法取得TDT的营业秘密，并利用该些信息从事研发，相关犯行为OK Biotech内部人员（包括高阶主管、产品经理或研发人员等）所执行。非法使用营业秘密属该些人员职务上之行为，故可视OK Biotech为犯罪主体。该些人员为台《营业秘密法》第13条之1或2制裁对象，而OK Biotech则依第13条之4规定而受罚金惩罚。
犯行类别
系争营业秘密的取得有两个来源。一是DDI主动提供，其所涉及的犯行是台《营业秘密法》第13条之1第1项第4款明知他人知悉或持有之营业秘密是非法取得，进而取得、使用或泄漏者。「他人」指DDI，其涉及第13条之1第1项第2款「知悉或持有」他人的营业秘密，却「未经授权或逾越授权范围而重制、使用或泄漏该营业秘密」之行为。OK Biotech看到相关文件上的机密标示时，即可知该些信息系属于竞争者TDT的营业秘密。
第二个来源是OK Biotech要求DDI协助取得。此可能犯台《营业秘密法》第13条之1第1项第1款以「其他不正方法」而取得营业秘密，或取得后进而使用、泄漏之行为。「不正方法」包括第10条第2项「不正当方法」之「引诱他人违反其保密义务或其他类似方法」。OK Biotech因指示DDI向TDT取得何类信息，此使DDI违反对TDT的保密义务。
「意图在境外使用」要件
OK Biotech使用系争营业秘密，以协助位于美国的DDI发展血糖仪产品，且也生产与贩卖血糖仪予DDI之意图与实际行为，且该产品是针对美国市场所研发。欲判断该使用行为是否构成「意图在境外使用」要件，关键问题在于「意图在外国、大陆地区、香港或澳门使用」的「使用」应如何解释。
「使用」一词亦出现在台《营业秘密法》第10条，该条定义民事侵权行为，并在台《智慧财产及商业法院2022年度民营诉字第1号民事判决》中解释为「利用营业秘密信息内容之行为，包含从事研究、修改、改作、实际用于生产、经营等方式运用营业秘密信息内容者均属之」。既然「从事研究」属于「使用」的范围，则「从事研究」的地理范围应如何界定，其攸关OK Biotech是否意图在境外使用系争营业秘密。
参酌最高法院于台《2022年度台上字第3655号刑事判决》中批评前审，指出「相关证据倘均无讹，二位被告上开不利于己或共同被告陈述，与其余证据相互勾稽，如何不足以认定被告H等3人有将所示营业秘密于外国地区使用之主观意图？并非全无疑义，尚待厘清」。
系争证据可分为三类。第一类证据是非法取用系争营业秘密者是否「知道」其违法行为之受益者为境外单位，包括：（1）被告W供称其将系争营业秘密交付给UMC主管L，并知道该信息的使用目的是为了完成UMC和外国JHA间的制程开发合作计划、且该制程开发完毕后将技术移转给JHA；（2）被告W与被告H间的通讯记录显示二者知道该合作计划为特殊模式、且被告W于离职被害公司前即知道该合作计划、并知悉UMC欲在外国设厂生产；（3）被告W与其亲友的通讯记录揭露被告W是在台湾地区搞RD后技转外国。
第二类证据是系争营业秘密在UMC的使用状态，包括；（1）在扣案的笔记本电脑内，有内容在讲述系争制程技术开发计划的电子档案，且该内容使用简体字之原因是简报对象为UMC设于中国的人员；（2）主管L左证被告W有提供系争营业秘密，并将该数据交给某Q；（3）某Q左证主管L交给他系争营业秘密，并指示他与被告W讨论；（7）UMC向经济部投资审议委员会申请并获准其与JHA的合作计划。
第三类证据涉及被告是否受有利益或有期待利益，且该利益来自境外单位的提供，包括：（1）被告W与其亲友的通讯记录显示其欲至外国工作；（2）被告H供称其与JHA间订有内容包括项目奖金之劳动契约，且其曾和被告W讨论争取以产品开发完成为条件的额外激励奖金；（3）该合作计划之负责主管C供称其期待UMC技术的增进，以能成功完成该合作计划，且也左证JHA有发给研发人员奖励金的规划。
从最高法院的司法实务，OK Biotech有机会符合「意图在境外使用」要件。OK Biotech受美国DDI之委托而研发产品，且也和美国公司沟通讨论研发方向，特别是其虽接受DDI的指示而使用TDT的营业秘密，却也透过DDI再取得更多的TDT的营业秘密来进行研发。况且所发展的产品也送到美国去测试或检验。此等事实显示OK Biotech知道其非法取用系争营业秘密之结果将使美国籍DDI受益。
其次，于OK Biotech成功开发出DDI所期待的血糖仪产品后，DDI即和OK Biotech签约以确认OK Biotech成为其血糖仪供货商。此事实意指OK Biotech将从DDI取得销售血糖仪利益。
因此，OK Biotech非法取用系争营业秘密的情境相似于上述判决[2]，而应构成「意图在境外使用」要件。除了相关人员犯台《营业秘密法》第13条之2之罪，OK Biotech也因第13条之4而负刑事责任。
代工厂的法律风险与预防
代工厂在面临业主的请求下，如何于服务客户之际却能避免侵害他人营业秘密，此有赖相关执行业务人员严格检视所收信息的性质。否则，不查相关信息为国内厂商之营业秘密而取用，如前述案例分析，除了代工厂之执行业务人员会触犯台《营业秘密法》第13条之2之罪外，该代工厂可能依第13条之4而连带负罚金之刑责。
至于风险降低流程，首先是对所接受信息的外观进行初步检视，例如文件的注记（包括数字来源、文件所有人、机密标示等），以确认文件是否为客户所属信息或他人的营业秘密。
第二是当该文件有属他人的营业秘密之疑虑时，应向客户确认该文件的信息性质（包括信息的归属、权限等）。
第三是即使客户回复其有权限，应请该客户提供相关授权证明，例如授权契约，并厘清授权范围。
最后是虽客户澄清对于他人的营业秘密有合法的权限，于相关信息利用时，应避免要求该客户再提供新的信息。若有新信息的需求，应重复第一步到第三步的过程；避免侵害他人营业秘密是现代企业应有的商业道德。
备注：
- [1] TDT Tech. Corp. v. OK Biotech Co., No. 12 CVS 20909, 2015 WL 4394084 (N.C. Super. July 17, 2015).
- [2] 此处提及判决为《2022年度台上字第3655号刑事判决》。
责任编辑：卢颀
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